惩罚性赔偿制度在商标侵权案件中的适用

2015-03-28陆仙

潍坊学院学报 2015年5期

陆仙

（华东政法大学，上海 201600）

一、惩罚性赔偿制度概念的理解

惩罚性赔偿，指判定的损害赔偿金不仅是对被侵权人的补偿，而且也是对加害人的惩罚，是侵权责任法中的一项重要制度。通常是针对侵权性质严重的恶意侵权者处以的高于实际损害数额的赔偿，具有补偿受害人遭受的损失、惩罚和遏制不法行为等多重功能。惩罚性赔偿是独立于补偿性赔偿的一种赔偿，是对被侵权人因侵权人的恶意和故意等不法行为所导致的损害进行的赔偿，但是它通常不考虑对被侵权人造成的实际损失的大小。

惩罚性赔偿和补偿性赔偿的区别主要如下：

（一）目的不同

补偿性赔偿是为了填补受害人的损害，通过补救使得受损害的权利得以恢复到未受到损害前的原状。惩罚性赔偿的目的是在于惩罚和制裁严重过错行为，当行为人主观过错较为严重,具有恶意的动机时，就可适用惩罚性赔偿。一般情况下，补偿性赔偿不具有遏制不法行为的作用。

（二）归责原则不同

对于补偿性赔偿来讲，行为人承担责任并不以其主观上是否存在过错作为考量因素，只要行为人客观上造成了受害人的损失，就应当承担责任。一般情况下，补偿性赔偿的归责原则是无过错责任。承担惩罚性赔偿责任需要以行为人的主观过错、主观动机等意志因素作为重要的确定标准，因此惩罚性赔偿的归责原则是过错责任原则。

（三）赔偿范围不同

补偿性赔偿主要以实际发生的损害为赔偿的范围，损害有多大，赔偿就多大。惩罚性赔偿以实际损害的发生为适用前提，但它并不以实际的损害为赔偿的范围，当事人的实际损害可以通过补偿性赔偿来解决。惩罚性赔偿主要是对加害人的一种惩罚，并通过这种惩罚在社会中起到一种警示劝诫作用，阻止类似行为发生。

（四）数额确定方式不同

补偿性赔偿有时候，特别是在合同领域中，可以由当事人事先约定赔偿数额和范围，而惩罚性赔偿数额则取决于法律规定或者法院的裁定。

二、我国商标侵权惩罚性赔偿制度的演进

我国自1982年制定《商标法》以来，经过了1993年、2001年和2013年的三次修改，商标侵权惩罚性赔偿制度在不断发展与完善。特别是《商标法》在2001年第二次修改时确立了法定赔偿制度、《商标法》2013年第三次的修改突出了惩罚性赔偿的力度，表现为：

（一）加大了对恶意侵权行为的惩治力度

在适用惩罚性赔偿时应当遵循合理性原则，避免打破权利人利益与公众利益之间的平衡。2013年《商标法》第六十三条明确对恶性侵犯商标专用权行为，情节严重的，按照一倍以上三倍以下判赔，这无疑对商标权利人维护合法权益，打击商标侵权行为起到积极作用。

（二）对重复商标侵权行为进行从重处罚

2013年《商标法》规定，对五年内实施两次以上商标侵权行为的，应当从重处罚。[1]上述规定实际上参照刑法关于一般累犯的规定，对于在特定时间范围内多次从事商标侵权行为的，应当从重处罚。

（三）增加了商标侵权惩罚性赔偿金计算方法

2013年《商标法》关于侵犯商标专用权赔偿数额的计算，在原有的“获利”、“损失”和法定赔偿三种方法的基础上增加了新的计算方法，更加合理，可操作性更强。[2]

1.增加了“商标许可使用费”的计算标准。为了使赔偿计算方法回归“以实际损失为主，以法定赔偿为辅”的立法初衷，改变法定赔偿适用泛化甚至唯一化的现状，此次新《商标法》第六十三条加入了第三种计算商标侵权实际损失的方法——商标许可使用费的合理倍数。在“损失”和“获利”的计算方法都存在一定的适用困难，而商标作为一种无形的财产权，对其受到侵害的评估也存在较大难度。用商标许可使用费的合理倍数计算，不仅能反映出权利人的意志和商标的实际市场价值，而且具有一定的裁量弹性（合理倍数）。

2.损害赔偿计算方式的顺序问题。从2001年商标法条款来看，计算方式没有明确的顺序问题，这导致司法机关在实际操作中存在不同理解，有的根据当事人举证符合上述哪种计算方式就适用哪种计算方式，有的则要求先按损失举证，举证不能的，再根据获益举证。新《商标法》吸收司法政策的合理内核，明确规定对恶意侵权的加重赔偿，体现了民事赔偿的惩罚功能。新《商标法》第六十三条第一款在规定了三种确定赔偿数额的方式即按权利人损失、侵权人获利、商标许可使用费的倍数确定之后，又规定“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”也就是说，对于恶意侵权且情节严重的，无论按三种方式中的哪一种方式确定，都可按实际查明数额的一至三倍确定赔偿数额。这一规定突破了民事赔偿的一般原则，体现出对恶意侵权的惩罚和制裁。新《商标法》明确规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，首先按照权利人因被侵权人因侵权所受到的实际损失确定，实际损失难以确定的可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定，前两种都难以确定的则参照该商标许可使用费的合理倍数确定，上述情况都不能确定的，处以法定赔偿额。

三、惩罚性赔偿制度的构成要件

（一）案例实证

案件简介：宝马公司在中国拥有注册在第12类汽车等商品上和第25类服装商品上的“BMW”等商标。世纪宝驰公司生产并销售标注“FENGBAOMAFENG及图”等标识的服装产品，并使用“德国世纪宝马集团股份有限公司”企业名称。宝马公司以侵害商标权及不正当竞争为由诉至北京市第二中级人民法院，请求判令世纪宝驰公司等停止侵权，并赔偿经济损失人民币200万元。

判决结果：北京市高级人民法院二审认为，世纪宝驰公司在其生产的服装及宣传中突出使用与宝马公司的注册商标相近似的被诉侵权标识，侵犯了宝马公司的商标专用权；其在服装吊牌等处使用“德国世纪宝马集团股份有限公司”企业名称的行为违背诚实信用和公认的商业道德，意在利用宝马公司的商誉牟取非法利益，构成不正当竞争。宝马公司提交的证据足以证明世纪宝驰公司侵权的主观恶意明显，侵权时间长、范围广、获利巨大，远远超过人民币200万元，侵权情节极其严重，加之宝马公司的涉案注册商标具有较高的知名度，宝马公司为制止侵权行为亦支付了合理费用。为保障权利人合法权益的充分实现，加大侵权代价，降低维权成本，对宝马公司关于损害赔偿的诉讼请求予以全额支持。据此，判决被告停止侵权、消除影响、赔偿经济损失人民币200万元。同时，针对世纪宝驰公司的恶意侵权行为，对其处以罚款人民币10万元的民事制裁。

（二）商标侵权案件中惩罚性赔偿责任的构成要件：

1.恶劣之主观意识

《商标法》第六十三条第一款中，用“恶意”一词表述商标侵权人的过错形态，这在我国侵权立法上尚属首次，显然商标法的修改借鉴了英美法系侵权法的经验。

根据《兰哈姆法》第三十五条（b）款，惩罚性赔偿适用的主观要件是恶意、邪恶的动机或对他人权利的漠不关心，或造成重大过失的行为。首先，对于惩罚性赔偿制度之故意的理解是认定惩罚性赔偿制度之适用的最主要的前提条件，此故意的含义即是，恶意侵权行为人在为侵权行为前，对自己的行为有一定的认识，这种认识包括提前预想和行为时瞬时的明知，认识到其行为之结果所必然带来一定的危害或对被侵害人造成一定之损害，而仍然放纵其行为的发生，这种故意可以说即是希望其所预想到的危害结果之发生。

另外，这种故意所包括的两个层面就是恶意侵权人主观意识和其主观行为。在这一点上，美国《侵权法重述》第九百零八条二款的规定就有相关的完整解释，即在确定惩罚性赔偿时应当考虑被告造成或有意造成对原告损害的性质和内容。[3]故意放纵的主观心理而做出的恶意侵害行为，并且这种恶劣行为也造成了备受非议的损害结果，法律就应当就此做出惩罚性的规定加以惩治。如在美国Cooper案中，陪审团认定有明确且令人信服的证据证明Cooper在从事虚假广告或假冒中对非常不合理的损害风险存在恶意，并对Leatherman的权利有意识地淡漠，由此作出惩罚性赔偿。因此，在侵犯商标权案件中，美国法院在决定是否判决惩罚性赔偿时，考虑的侵害情节包括侵权人的主观态度，如故意、恶意、邪恶动机、重大过失等。

2.责难之不法行为

被告承担惩罚性赔偿责任，必须是实施了某些特定范围的不法行为。这里所谓特定的不法行为，是指根据制定法规或判例法可以适用惩罚性赔偿的不法行为。这是惩罚性赔偿适用的客观要件。在我国，根据《商标法》第六十三条第一款，将“恶意侵权”与“情节严重”予以并列规定，因此，这种不法行为必须达到严重的程度。假若被告的行为在社会可容忍的范围之内，那么，对于被告所为的侵权行为或违约行为，仅使其承担填补性损害赔偿责任即可。判断是否超过社会可容忍的范围，又需要结合被告的主观心理状态、侵权行为的方式、侵权行为造成的影响、是否重复侵权等等综合考虑。

3.损害后果

在适用惩罚性赔偿时，美国大多数法院认为，受害人首先必须证明已经发生了实际损害，而且这种损害是被告的行为造成的。在我国，只有商标权人因商标侵权行为遭受经济损失，才可能对侵权人适用惩罚性赔偿责任。如果商标侵权行为尚未造成权利人经济损失，如侵权人许诺销售侵权产品，但侵权产品尚未实际销售的，由于商标权人的市场份额并未被侵占，商标权人没有遭受实际经济损失，侵权人也未因侵权行为而获利，此时商标权人至多只能获得为制止侵权行为所支付的合理开支的赔偿，不能获得其他损失赔偿金，更不能获得惩罚性赔偿金。

另外，适用惩罚性赔偿必须以根据实际损害判定的补偿赔偿为基础，不能在没有补偿性赔偿的情况下直接判给惩罚性赔偿。如在Wyatt TechnologyCorporationv.TimSmithson案中，上诉法院虽然承认被告确实存在主观上的恶意，但仍撤销了地方法院的惩罚性赔偿判决，理由是地方法院在没有判给任何补偿性赔偿的情况下直接判给了惩罚性赔偿。上诉法院说明“惩罚性赔偿通常限于一个以补偿性赔偿数额为基础的数值”。可见，在美国惩罚性赔偿的判决需要以补偿性赔偿为基础的。

四、我国商标法上惩罚性赔偿制度存在的问题

（一）对“恶意”的判断

在法律层面，“恶意”一词第一次出现是在1986年《民法通则》第五十八条的规定，恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的；该词第一次出现在知识产权法律中始于1992年《专利法》第五十条的规定，但是因专利权利人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿；该词第一次出现在《商标法》中始于2001年第二次修改第四十一条的规定，对恶意注册的驰名商标所有人不受五年的时间限制，通观全文使用恶意一词的地方只有这一处；该词第一次用于判定商标侵权则始于2013年的《商标法》修改，此次一共在四个地方使用了“恶意”一词，其中从严格意义上来讲，与商标侵权有关的是惩罚性赔偿。这也意味着，我国法院至今未对商标侵权中“恶意”进行过判定。在中国知识产权裁判文书中，对知识产权侵权判决文书进行分析，发现“恶意”一词主要出现在原告一方的诉讼请求中①2014 年10 月17 日上中国知识产权裁判文书网（http：//ipr.court.gov.cn），查阅相关判决文书。，只有少数几份判决在“本法院认为”以后使用了“恶意”一词。

另外，我国《著作权法》第三次修订草案送审稿第七十六条第二款规定：“对于两次以上故意侵犯著作权或者相关权的，人民法院可以根据前款计算的赔偿数额的二至三倍确定赔偿数额。”我国《专利法》第四次修订草案建议稿对原法第六十五条增加了第三款：“对于故意侵犯专利权的行为，管理专利工作的部门或者人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害结果等因素，将根据前两款所确定的赔偿数额提高至三倍。”两部法律的修改方案均以“故意”为主观要件，即侵权人明知会发生损害结果依然为之。

（二）对“情节严重”的判断

情节严重是我国立法中使用频率极高的一个词，但是该词主要使用的领域是在认定行政责任或刑事责任时，而在民事责任中甚少使用。《商标法》仅在1982年版和2013年版中出现了这个词，但是仅在2013年版中的民事责任认定时要求证明“情节严重”。何为“情节严重”，这给法官留下了很大的自由裁量空间。

（三）惩罚性赔偿金数额的确定

商标侵权案件中，大多数案件的判决书中只是笼统地写明“根据侵权行为的性质、影响、侵权时间长短等因素，结合权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，酌情确定侵权损害赔偿的金额”。这使得法院在确定赔偿数额时不能够量化操作，会导致类似案件出现不同赔偿数额，不同地区和不同法院的赔偿数额差距很大，结果难以令当事人信服。

五、对我国商标法惩罚性赔偿制度的建议

（一）惩罚性赔偿的适用条件必须严格

首先，用“恶意”一词表述商标侵权人的过错形态，这在我国侵权立法上尚属首次，显然是借鉴了英美法系侵权法的经验。[4]但是没有对“恶意”给出一个明确的界定。根据商标法的立法宗旨、立法体例及相关条款的文义，结合我国民事立法和民法理论的现状，“恶意”一词应当理解为：第一，“恶意”是“故意”的一部分，是“故意”中过错程度特别严重的部分。第二，“恶意”的过错程度非常严重，达到了明知会侵犯他人商标专用权，仍然希望侵权损害后果发生的程度，也就是“故意”中的“直接故意”。明知可能侵犯他人商标专用权，仍然放任侵权损害后果发生的，属于“故意”中的“间接故意”。“间接故意”不构成“恶意”。第三，“恶意”是对侵权人过错程度的界定，不是对侵权行为方式的界定，因此，无论是直接侵权行为，还是间接侵权行为，无论是单独侵权行为，还是共同侵权行为，均有可能构成恶意侵权。

其次，在商标侵权适用惩罚性赔偿，需达到情节程度时，用了“严重”一词。如何主张或认定“情节严重”，对商标法的实施有着重要的影响。在适用惩罚性赔偿时，受害人必须首先证明已经发生了较为严重的损害，而且这种损害是由被告的行为造成的。确定情节严重的情形可以参照《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定：具有下列情形之一的，属于“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；（三）其他情节严重的情形。

再次，我国法院适用惩罚性赔偿的条件，除了需要行为人具有主观故意之外，至少还需要考虑其行为是否造成严重后果、其侵权情节是否严重等。如果是两个条件，应当选择“两次以上”还是“情节严重”呢？如果侵权行为所实施的故意侵犯知识产权的行为，虽然只有一次，但是已经给知识产权所有人的利益或者潜在利益造成极其严重的后果，适用补偿性赔偿不足以实现惩罚和威慑的目的，就应当适用惩罚性赔偿。另一方面，如果侵权行为人故意实施的侵权行为情节不是特别严重，没有给知识产权所有人的利益或者潜在利益造成重大损害，是否就不能适用惩罚性赔偿？既然侵权行为人已经两次或者多次故意实施侵犯知识产权的行为，就表明适用补偿性赔偿没有达到威慑作用，因此，应当给予惩罚性赔偿，不仅能够对其侵权行为给予惩罚，同时还对其产生威慑作用。

笔者认为，除了以上这三个基本条件，还应当对侵权人的财务状况、侵权行为持续时间、其他民事责任的承担等因素进行综合考虑，合理确定惩罚性赔偿的适用。