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职务发明奖酬纠纷的诉讼时效

2015-01-30王凌红

知识产权 2015年5期
关键词:发明奖发明人诉讼时效

王凌红

职务发明奖酬纠纷的诉讼时效

王凌红

内容提要: 职务发明奖酬纠纷的诉讼时效的认定直接影响着发明人权利的实现。由于欠缺明确的认定标准,我国司法实践中对职务发明奖酬纠纷存在着诸多不同的诉讼时效计算方式。为了保障发明人合法权利的行使,在认定职务发明奖酬纠纷的诉讼时效时,应该将发明人知道或应该知道权利被侵害之日与奖酬给付关系确立之日区别开来,根据发明人与其所在单位之间的约定或是单位的规章制度合理地确定职务发明奖酬的支付期限,或者是类推适用“未约定履行期限”的合同的诉讼时效规定。

职务发明 职务发明奖酬 诉讼时效 发明人

近年来,在我国国内申请人被授予的专利中,职务发明①为完成单位任务或主要利用单位物质技术条件的发明创造除了发明专利之外,还包括实用新型专利和外观设计专利,本文简称为职务发明。占据的比例呈现出明显上升的趋势。我国企业已经逐步认识到技术创新在市场竞争中的重要性,专利成为开辟企业生存和发展之路的主要利器。然而遗憾的是,随着职务发明数量的增加,因职务发明奖酬而引发的纠纷也与日俱增,发明人在完成职务发明之后常因企业拒绝支付职务发明奖酬而不得不提起奖酬纠纷之诉。但是由于我国职务发明奖酬的诉讼时效不够明晰,在司法实践中不同法院的判定标准差异甚大,直接影响着发明人权益的保护。建立完善的职务发明奖酬诉讼时效制度有益于发明人明确权利的行使期限,使发明人与其所在单位之间的权利义务关系更加趋于确定化。

一、司法实践中模糊的时效标准

对于发明人在完成职务发明后可以从其所在单位获得的奖酬,我国专利法分为获得专利授权后的“奖励”以及单位因实施或许可他人实施专利技术而支付的“报酬”两种形式。尽管如此,从本质上看,职务发明奖酬是发明人所在单位为了奖励发明人在科技创新上作出的特别贡献而支付的特殊劳动报酬,与单位为了表彰员工的良好工作表现和工作绩效所支付的奖金性质是相同的。为此,对于职务发明奖酬的诉讼时效,有观点主张:如果职务发明奖酬约定在劳动合同中,可以作为劳动纠纷处理,适用劳动纠纷诉讼时效的规定;如果是单独进行约定的,或者没有约定或者规定,则作为民事纠纷处理适用民事诉讼时效的规定。②赵虎:《职务发明创造“一奖两酬”问题浅谈》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e0248da0102e3i6.htm l,最后访问日期:2005年1月23日。

但是,劳动部在《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》中指出:“按规定未列入工资总额的各种劳动报酬及其他劳动收入,如根据国家规定发放的创造发明奖、国家星火奖、自然科学奖、科学技术进步奖、合理化建议和技术改进奖、中华技能大奖等”劳动收入不属于工资的范围。在实践中,我国长期以来也并未适用劳动报酬争议的“先裁后审”的程序,③适用于劳动报酬争议的“先裁后审”程序将劳动争议仲裁规定为诉讼的前置程序和必经程序,只有对仲裁裁决不服时才可向法院提起诉讼。由于这种解决纠纷的模式程序冗长,无法及时有效地化解用人单位和劳动者之间的矛盾,在2012年《劳动合同法》修订时,“先裁后审”程序已经被修改为“或裁或审”的程序,由劳动者或者用人单位本着自愿原则,选择仲裁或到法院起诉。而是与其他民事纠纷一样直接通过民事诉讼程序解决。④例如上海高院在2013年颁发的《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》中指出,“职务发明创造奖励、报酬请求权纠纷并非法律规定适用特殊诉讼时效之纠纷类型,亦区别于劳动争议,故适用一般诉讼时效即两年之规定,诉讼时效期间的起算亦按一般之规定,从知道或应当知道权利被侵权时起计算,而不考虑此时劳动关系是否终止”。本文认为,在涉及职务发明奖酬纠纷的案件中直接适用民事诉讼程序便于发明人维护自身的权利,有利于劳资纠纷的迅捷解决以及和谐劳动关系的建立。

根据民法通则的规定,民事权利的保护一般从权利人知道或者应当知道权利被侵害之日起两年为其诉讼时效期间,权利人在法定期间内不行使权利,其公力救济权即归于消灭。然而,由于职务发明奖酬的支付涉及专利技术的授权和实施,因此,在确定职务发明奖酬的诉讼时效时是否应该考虑专利技术的授权时间或保护时间这一问题往往成为司法实践中争议的焦点。此外,对发明人“知道或者应当知道权利被侵害之日”所适用的判断标准不同也是导致判决结果迥异的主要原因。我国司法实践中在认定职务发明奖酬诉讼时效时存在以下不同的观点:

观点一:发明人只要在专利权有效期内均有权请求支付奖酬

在2011年发生的一起职务发明奖酬纠纷中,发明人所在单位自2008年获得专利授权之后一直未向发明人支付职务发明奖酬。尽管该单位主张由于其自2008年底就已经停止实施涉案专利,故而该案纠纷已超过诉讼时效,但是一审法院认为;只要被授予专利权的单位未向发明人或者设计人支付一次性报酬,在专利权有效期限内,发明人或者设计人均可以主张报酬。最终酌定该案未超过诉讼时效,判决该单位向发明人支付10万元的职务发明奖酬。⑤见东莞阳光网东莞法制新闻《职务发明专利不白忙离职后起诉获补十万》http://law.sun0769.com/kuaibao/dg_news/201110/ t20111028_1211832.shtml,最后访问日期:2015年1月21日。在二审法院维持一审判决之后,⑥见(2012)粤高法民三终字第121号民事判决书。发明人所在单位向最高人民法院申请再审,但其再审申请被裁定驳回。⑦见(2012)民申字第1023号民事裁定书。

观点二:应分别就奖励和报酬确定不同的诉讼时效

在司法实践中,一些法院的观点与上述观点截然相反,认为职务发明奖励报酬请求权是一种债权请求权,应当受诉讼时效的限制。

在云南省高级人民法院受理的“潘某诉生物谷公司职务发明奖酬纠纷”一案中,⑧见(2012)云高民三终字第59号民事判决书。发明人自2005年3月30日专利授权公告之后到2011年提起诉讼期间一直未从单位获得相应的奖励和报酬。法院在判决时以债权请求权应受诉讼时效限制为由,认为发明人自专利的授权公告日起即“知道或应当知道可以得到奖励”,而该案件提起诉讼的时间是2011年4月11日,已经超过两年诉讼时效期间,故而发明人要求单位支付奖励的诉讼请求不予支持。但对于单位因实施专利技术而应当向职务发明人支付的报酬,法院并未深究发明人的起诉是否已经超过诉讼时效,最终判决要求发明人所在单位向发明人支付自2007年开始实施专利至2011年间因实施专利技术而应当支付的38万元报酬。⑨见(2012)云高民三终字第59号民事判决书。

观点三:发明人请求支付的奖酬数额应限定在起诉之日起向前推算两年

考虑到专利侵权诉讼的特殊性,我国专利法规定了在专利侵权案件中,侵犯专利权的诉讼时效为两年,自权利人或利害关系人知道或应当知道侵权行为之日起计算,当权利人超过两年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在继续,侵权损害赔偿数额自权利人向法院起诉之日起向前推算两年计算。对于职务发明奖酬纠纷,也有法院认为,应当适用与专利侵权诉讼相同的规定计算发明人的奖酬数额。

例如在“薛某诉武汉一枝花公司职务发明奖酬纠纷”的一审判决中,法院认为,发明人2003年9月起诉时已超过两年诉讼时效,但因其所在单位至起诉时仍在使用专利设备,故得以主张2001年9月至2003年9月期间应获得报酬。但对于发明人主张的2001年9月之前的报酬请求,法院则不予支持。⑩见(2004)鄂民三终字第10号民事判决书。

观点四:职务发明报酬的诉讼时效应分别从专利实施的每一年度末日起算

在上述“薛某诉武汉一枝花公司职务发明奖酬纠纷”中,二审法院最终也支持了发明人的部分诉讼请求,但适用的法律却与一审判决大相径庭。二审法院认为,在职务发明奖酬纠纷案件中应适用民法通则中规定的两年诉讼时效,而每一年度报酬请求的诉讼时效应分别从当年的12月31日起算。该案中的发明人于2003年9月提起诉讼,按照上述方式计算诉讼时效,2000年获取报酬请求权的诉讼时效于2002年12月31日届满,故发明人只能要求其所在单位支付2001年度开始至起诉之日因专利技术实施而发生的职务发明报酬。①同注释⑥ 。

二、专利权有效期与职务发明奖酬诉讼时效的关系

本文认为,尽管专利权有效期会对职务发明奖酬金额的计算产生影响,但是并不适于作为确定诉讼时效期间的一个衡量因素。

《专利法实施细则》规定了被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定职务发明奖励、报酬的方式和数额。②见《专利法实施细则》第76条。显然,职务发明奖酬的支付期限也可以通过合同进行约定或通过规章制度加以规定。如果发明人与单位之间对于职务发明奖酬的支付时间作出了具体约定,或者单位在相关的规章制度中存在明确的规定,在此情形下,一旦单位未能及时在约定或规定的时间支付职务发明奖酬,发明人即可得知自己的权利受到了侵害,那么诉讼时效期间应当从约定或规定的支付期间届满之日开始起算,而不应以职务发明专利的有效期作为诉讼时效期间,否则有违意思自治和合同优先的原则,也不利于明确当事人之间的权利义务关系。

当不存在奖酬约定而且也无相关规章制度规定职务发明奖酬的支付时间时,根据我国专利法的规定,单位应当自专利权授权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。如果单位在专利授权公告3个月后仍未支付,发明人于该期间届满之后即可知道自己的权利受到侵害。因此,对于专利授权公告后的奖金,发明人主张权利的诉讼时效也不应当延长至专利有效期届满之日。

此外,从实质上来看,专利权有效期是否届满与发明人知道或应当知道自己的权利受到侵害的时间二者之间并无必然的联系。如果发明人在职务发明获得专利授权之后因离职等原因离开了原单位,对于单位实施或许可他人实施职务发明专利的事实并不知情,甚至在专利权有效期届满之后才可能得知职务发明专利的实施,若就此以专利权有效期已经届满为由对发明人主张奖酬支付的诉求不予支持,这也有悖于诉讼时效的计算从权利人知道或应当知道自己的权利受到侵害之日开始起算的基本原则。

三、专利授权公告日与职务发明奖酬诉讼时效的关系

获得职务发明专利的单位与发明人之间无约定,亦无规章制度规定奖酬的支付时间时,专利授权公告日将影响专利授权后奖金支付的诉讼时效的计算,但并不能作为其诉讼时效的起算时间。

在上述潘某诉生物谷公司一案的二审判决中,专利授权公告日被确定为专利授权后奖金支付纠纷的诉讼时效的起算日,实际上是错误地将债权成立的时间认定为权利人“知道或应当知道权利被侵害”的时间。

从我国专利法的规定来看,职务发明创造被授予专利权的公告之日确立了单位与发明人之间的奖励支付关系,但是并未要求单位在当日给付这一奖励,单位可以在授权公告后3个月内支付奖金。也就是说,只有在3个月期限届满之后,单位拒绝支付该奖金的情形下方才构成对发明人权利的侵犯,因此,发明人也只有在授权公告3个月届满之后才可能“知道或应当知道”侵害事实的发生。

四、发明人“知道或应当知道权利被侵害”的时间

(一)单位与发明人约定奖酬支付时间或支付条件的情形

在合同约定或单位规章制度规定的支付期限届满时,若单位仍未向发明人支付相应的奖励或报酬,那么,支付期限届满之日即应当视为发明人“知道或应当知道”自己的权利被侵害之日,职务发明奖酬纠纷的诉讼时效从支付期限届满之日起算两年。

需要注意的是,一些单位在合同或规章制度中对职务发明奖酬的支付通过设定条件的方式来确定支付的时间。这种情形下,如果条件尚未成就,单位无法支付职务发明奖酬,发明人也不可能知道或应当知道自己的权利受到了侵害。发明人只有在设定的条件成就时才得以行使其报酬请求权,因此诉讼时效应自条件成就之时开始计算方显公允。

日本知识产权高等法院于2008年审理的一起职务发明奖酬纠纷即属此类典型案例。①见日本平成20年10月29日知产高等裁判所判决,http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081104145453.pdf,最后访问日期:2015年1月3日。发明人所在单位三菱化成株式会社(以下简称三菱化成)是一家制造销售药品及其他化学产品的公司,1988年取得了涉案职务发明的专利权,并于1992年开始实施该专利技术。日本一审法院认为,发明人于2006年2月提起职务发明奖酬纠纷的诉讼,已经超过了10年的诉讼时效,对发明人的奖酬支付请求不予支持。②对于职务发明奖酬纠纷的诉讼时效,日本法院与学界通说认为,对发明人而言,奖酬支付请求是一项法定的债权请求权,适用日本《民法》第167条规定的10年诉讼时效。但是二审法院却得出了完全相反的结论,判决发明人提起诉讼时并未超过诉讼时效期间,要求三菱化成支付自1992年起因实施职务发明专利而应当向发明人支付的全部报酬。

日本二审法院对该案诉讼时效的问题进行分析时,主要着眼于三菱化成内部颁发的一项劳动规章制度。三菱化成在其劳动规章制度中规定了职务发明的发明人可以获取三项奖酬:一是在技术提交专利申请之后的专利申请补偿;二是技术获得专利授权之后的专利授权补偿;三是专利技术实施之后的专利实施补偿。其中,对于专利实施后的补偿,三菱化成的劳动规章制度规定:“公司实施发明专利之后,在确定实施效果显著等情形下向发明人给予奖励。”为此,二审法院认为,既然三菱化成将 “实施效果显著” 作为向发明人给予奖励的前提,而专利技术只有经过一段合理的实施期间之后才能够得知实施的效果,因此,诉讼时效不能从开始实施专利技术的1992年10月7日起算。由于三菱化成在评估职务发明专利实施效果时一直以5个会计年度的公司业绩为基准,二审法院最终认定,该案中发明人的诉讼时效应该从专利技术实施五年之后,即1997年10月7日作为此案诉讼时效的起算时间,发明人的起诉时间并未超出诉讼时效期间。

(二)单位与发明人之间未约定奖酬支付时间的情形

当被授予专利权的单位与发明人之间就职务发明奖酬的支付没有约定,而且单位内部亦无任何规章制度加以规定时,单位应当根据专利法的规定向发明人支付奖酬。在该情形下,必须区别对待专利授权后的奖金与实施专利技术后的报酬二者的诉讼时效。

如前所述,《专利法实施细则》中明确规定了单位应当在职务发明专利授权公告后3个月内向发明人颁发奖金,这就明确了奖金的支付期限,如果单位超过该期限未向发明人支付奖金,发明人应当知道自己获得奖金的权利受到了侵害。因此,就专利授权后的奖金而言,其两年的诉讼时效应当自职务发明专利授权公告后3个月届满之日起开始计算。

就职务发明专利实施之后发明人应得的报酬而言,《专利法实施细则》中仅仅明确了报酬的计算方式,在单位自行实施或许可他人实施职务发明专利之后,单位与发明人之间即根据法律规定产生了债权债务法律关系,但是对于职务发明报酬的支付时间并未作出明确规定。

在司法实践中,一些法院会结合职务发明专利的实施时间确定职务发明报酬纠纷的诉讼时效的起算点,例如前面介绍的薛某诉一枝花公司的二审判决中,法院判定从每一年度最后一日起算该年度职务发明奖酬的诉讼时效。然而,本文认为,无论是将专利技术实施的最后一日或是将每一实施年度的最后一日作为报酬请求权诉讼时效的起算时间,对发明人而言均有失公平。其理由在于以下两个方面:

其一,实施职务发明专利的单位在每个营业年度结束之后往往无法直接得知该年度的技术实施所带来的经济效益,必须经过财务会计核算才能够确定当年度的营业利润或收取的许可使用费数额。因此,单位即使在该年度结束之日未向发明人支付当年度的报酬,此时尚不得视为其拒绝向发明人支付这笔报酬,更不能视为发明人“知道或应当知道权利被侵害”之日。

其二,专利技术的实施时间和实施情况并非一成不变,拥有专利权的单位既有可能是持续性地实施,也可能是间断性地实施;既有可能自行实施,也有可能同时许可多家单位实施。如果要求发明人在每一次实施或每一年实施之后的两年时间内提起诉讼,那么将大幅度增加发明人的诉讼负担。对于那些创造性越高,经济价值也越大的职务发明专利,发明人因专利技术实施次数的增加或实施时间的延长将不得不面对愈加沉重的诉讼负担,这将不利于激发企业员工发明创造的积极性,必然也会严重限制企业自主创新能力的提升。①在国家知识产权局拟定的《职务发明条例草案》(送审稿2013年12月稿)第23条中要求:“单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定奖励、报酬的支付期限的,单位应当在获得知识产权之日起三个月内发放奖金;转让或者许可他人实施职务发明的知识产权的,应当在许可费、转让费到账后三个月内支付报酬;单位自行实施职务发明且以现金形式逐年支付报酬的,应当在每个会计年度结束后三个月内支付报酬。”该规定虽然能够在一定程度上督促实施职务发明的单位尽快向发明人支付报酬,但如果将法定支付期限的届满之日也视为职务发明奖酬诉讼时效的起算时间,那么该规定将导致发明人在单位拒绝支付报酬时不得不面临沉重的诉讼负担。

《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》中规定,未约定履行期限的合同,可以确定履行期限的,诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算,但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的,诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。②见法释(2008)第11号第6条。本文认为,在单位与发明人之间就职务发明奖酬的支付期间未作出约定的情形下,确定职务发明奖酬纠纷的诉讼时效时均可类推适用该条款。

也就是说,如果单位与发明人之间没有约定职务发明奖酬的支付期限,对于单位自行实施或许可他人实施后应支付的报酬,应当视为履行期限不能确定之债,发明人作为债权人可以随时主张权利。职务发明报酬诉讼时效起算点应按两个时点确定:一是发明人要求单位支付报酬的期限届满之日;二是单位第一次明确拒绝履行支付职务发明报酬义务之日。

结 语

从本文列举的案例可见,我国对职务发明奖酬诉讼时效的认定存在较大分歧。本文认为,要合理地确定职务发明奖酬的诉讼时效,首先必须明确职务发明奖酬的支付期限。只有在职务发明奖酬的支付期限届满时发明人仍未收到其应得的奖酬时方能视为发明人“知道或应当知道”其权利受到了侵害。单位与发明人之间可以就职务发明奖酬的支付期限进行约定或者在单位的规章制度中加以规定,职务发明奖酬的诉讼时效从约定或规定的支付期限届满之日起算两年。在没有与支付期限相关的约定或规章制度时,“奖励”与“报酬”的诉讼时效期间应当分别计算,并对因“报酬”产生的纠纷适用与“未约定履行期限”的合同一样的诉讼时效确定方式。

The realization of inventor's right is infl unced directly by the determination of the limitation of action of dispute of service invention rewards. Due to the lack of clear identifi cation criteria, the calculation methods of the limitation of action are quite different in China's judicial practice. For the purpose of safeguarding the exercise of the legitimate rights of inventors, the date which the inventor knew or should have known his right has been violated and the date which the rewards payment relationship is established should be differentiated. It is suggested to fi x the payment deadline of service invention rewards according to the agreement between the inventors and their work unit or the regulations of the unit, or analogize to apply the rules of the limitation of action of the contract which has no agreement on performance period.

service invention; service invention rewards; limitation of action; inventor

王凌红,华东政法大学知识产权学院副教授

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