说明书公开的若干问题研究——以“小i机器人”案为基础

万 琦

说明书公开的若干问题研究
——以“小i机器人”案为基础

万 琦

内容提要：说明书公开①基于“小i机器人”案，本文讨论的问题主要涉及《专利法》第26条第3款，即专利实务界所称的“充分公开”的问题。由于在专利审查中，若审查员指出说明书并未充分公开相应的技术方案，通常申请人的修改文件可能会进一步违反《专利法》第33条关于修改超范围的规定，从而导致审查员关于充分公开的论述存在误导申请人之嫌。因此，本文不再使用“充分公开”这一术语以及相应类似的表述。应当充分考虑申请文件的技术贡献。在专利确权程序中，禁止反悔原则应当谨慎适用。同时，依据“三性”评判为主线的审查政策，在判定说明书是否符合公开要求时，人们应当依据本领域普通技术人员的知识水平，在申请文件撰写瑕疵和技术贡献之间作出平衡，并适当考虑该行业特点对于申请文件撰写的影响，而不应当不适宜地提高申请文件撰写要求。

说明书公开 技术贡献 “三性” 评判 禁止反悔原则

一、基本案情

（一）审理过程

“小i机器人”案涉及专利号为200410053749.9、发明名称为“一种聊天机器人系统”的发明专利，现专利权人为上海智臻网络科技有限公司。针对本专利，苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称苹果公司）于2012年11月19日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是：权利要求1、3至8、9、11不符合《专利法》第22条第2款的规定，权利要求1至11不符合《专利法》第22条第3款的规定，专利说明书不符合《专利法》第26条第3款的规定，权利要求1至11不符合《专利法》第26条第4款的规定，权利要求1至11不符合《专利法实施细则》第20条第1款、第21条第2款的规定。

在成立5人合议组对该案进行审理后，专利复审委员会作出第21307号决定，维持本专利有效。随后，该决定为北京市第一中级人民法院的（2014）一中行初字第184号行政判决所维持。

之后，苹果公司向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2014年10月16日公开审理此案，2015年4月21日作出（2014）高行（知）终字第2935号行政判决，撤销一审判决和第21307号无效决定。

（二）技术方案

本专利是为了提供一种聊天机器人，用户可以和机器人聊天，更可以“命令”机器人为用户查找信息，做游戏等。为此，本专利公开一种用户与聊天机器人进行对话的聊天机器人系统，用户通过即时通讯平台或短信平台与聊天机器人进行对话，该聊天机器人系统设置有过滤器，用来区分通讯模块接收到的用户语句是否为格式化语句或自然语言，并根据区别结果将该用户语句转发至相应的人工智能服务器、查询服务器或游戏服务器（格式化语言比自然语言能更为快速地被处理，由此实现了快慢分流的效果，提高了处理效率和准确率，也提升了智能化）。人工智能服务器具有辨识与语法分析功能，通过对用户输入自然语言进行处理和分析，并和数据库中的内容进行语义配对，找到最为匹配的回答作为机器人的答复发送给用户以实现人机交互。另外，聊天机器人系统可以向用户提供信息查询、游戏互动等服务。

事实上，把本专利的技术特征分解开来，例如人工智能服务器、通讯模块、过滤器等都属于现有技术。本专利的关键在于通过设置过滤器和人工智能服务器，基于现有技术而提出了一个新的系统架构。

（三）争议焦点

本案涉及的主要焦点问题在于，利用游戏服务器来实现游戏功能是否为说明书所公开。对此，专利复审委员会认为，专利说明书第3页第11－14行记载了聊天机器人本质上是一个或若干个机器人服务器，其中设置有通讯模块、过滤器、对话模块、查询模块，其一端连接用户，另一端连接人工智能服务器和/或查询服务器和/或游戏服务器，如本专利附图1所示，即实施例中公开了用户通过机器人服务器连接到游戏服务器。另外，本专利说明书第5页第7－9行记载了在机器人中我们特别倡导互动性，机器人可以实现以下互动游戏（智力闯关、智力问答、24点、猜数字等）。本领域技术人员由上述记载内容能够实现，用户通过即时通讯平台与聊天机器人进行对话，该聊天机器人的另一端连接游戏服务器，根据聊天机器人识别的对话内容，用户就可以利用游戏服务器实现以文字互动为基础的游戏功能，因此本领域技术人员根据说明书的上述记载能够实现本发明利用聊天机器人系统的游戏服务器互动游戏的功能。

一审法院认为，游戏功能是在拟人化对话的基础上的附加功能，并不是实现本发明必不可少的技术内容，对于权利要求1中限定的游戏服务器，本领域技术人员运用其普通技术知识可以知晓，聊天机器人系统必然对用户语句进行语言分析，将语言分析后将与游戏相关的内容发送至游戏服务器。

对此，二审法院认为实现游戏功能是本专利实现拟人化的一种表现形式，并非拟人化的附加功能。相应地，游戏功能也应当是本专利权利要求1所记载的必要技术特征。同时，本专利原专利权人在答复国家知识产权局第一次审查意见通知书时指出，游戏服务器的存在使得权利要求1相对于对比文件1具有实质性特点，从而导致本专利具备创造性。由此可见，国家知识产权局也是基于该陈述才对本专利进行了授权。因此，如何实现游戏功能是实现本专利不可少的技术特征。然而，说明书仅仅记载了具有一个游戏服务器以及提到实现互动游戏的设想，而对于游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接完全没有记载，例如没有记载语言分析模块或者装置，更未记载如何对相关的语句进行分析处理后将与游戏相关的内容发送至游戏服务器。根据说明书的记载和教导，在本专利的聊天机器人系统，如果用户输入的是和游戏相关的语句，即使其能够由过滤器分析处理，其也只是被过滤器判断为自然语句或格式化语句，而送到人工智能服务器或查询服务器中，根本不可能送到游戏服务器中。由此可见，本专利说明书未公开如何实现本专利权利要求1所限定的游戏功能，违反了《专利法》第26条第3款的内容。

二、说明书公开应当充分考虑申请文件的技术贡献

《专利法》第26条第3款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。通常，说明书公开的制度价值在于：（1）可以使社会公众能够及时地了解一项技术，从中获得技术启示，并在专利权期满后为公众所完全掌握并自由运用；（2）限制申请人过早提出专利申请，防止将带有预期与推测性质的方案提交申请；（3）限制申请人谋求过分宽泛的保护范围的可能性，如果其视图获得较大的保护范围，那么必须对其权利要求所涵盖的技术方案进行必要揭示。②参见崔国斌著：《专利法：原理与案例》，北京大学出版社2012年版，第307页。

为了专注于专利审查工作的重心，进而提高审查效率，国家知识产权局确立了“三性”③即实用性、新颖性、创造性。当然，坚持“三性”主线的审查政策并非对其他可专利性要件的刻意忽略。在专利申请明显违反其他可专利性条款的情况下，专利的有效性也将会直接予以否定。评判为主线的审查政策。事实上，专利法所规定的大部分可专利性要件之间并非完全割裂，对于一项专利有效性的评判，这些要件是有机地结合在一起的，而“三性”往往是这些要件的重点。例如，单一性的判定需要以创造性为前提，而是否缺少必要技术特征也需要根据“三性”的要求来评定。因此，在审查实践中，“三性”要件尤为受到重视，而技术贡献往往又是考虑的重中之重。

对于说明书公开而言，“三性”要件尤其是技术贡献，同样也是判断说明书公开时需要考虑的内容。说明书公开的目的在于本领域技术人员在阅读说明书之后，不需付出创造性劳动，就能理解并实施该发明或者实用新型，解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，产生其预期的有益效果。④参见尹新天著：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第361页。然而，通常发明或者实用新型所要解决的技术问题会有多个，且并非为说明书所直接记载的技术问题。此时，只有在专利申请满足了“三性”要件、明确了其技术贡献的情形下，进一步判断说明书是否公开才有意义，例如说明书是否公开了使得专利申请具有创造性的技术特征。

在本案中，二审法院正是遵循这一思路进行裁判的。二审法院认为，本专利原专利权人在答复国家知识产权局第一次审查意见通知书时指出，游戏服务器的存在使得权利要求1相对于对比文件1具有实质性特点，从而导致本专利具备创造性。由此可见，国家知识产权局也是基于该陈述才对本专利进行了授权。因此，如何实现游戏功能是实现本专利不可少的技术特征。然而，说明书仅仅记载了具有一个游戏服务器以及提到实现互动游戏的设想，而对于游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接完全没有记载，因此违反了《专利法》第26条第3款的规定。

本文认为，二审法院对于游戏服务器属于本发明技术贡献的认定值得商榷。首先，如前所述，把本专利的技术特征分解开来，例如人工智能服务器、通讯模块、过滤器等都属于现有技术。本专利的关键在于通过设置过滤器和人工智能服务器，基于现有技术而提出了一个新的系统架构，该系统架构才是本发明的价值所在，而二审法院的认定割裂了本发明整体技术方案的构思。其次，二审法院在此处适用禁止反悔原则来印证自身的观点。通常，在专利法领域，禁止反悔原则主要适用于专利侵权程序，其原因在于专利审批的相关内容已较为固定。然而，该原则如何适用于专利审批程序⑤事实上，专利确权程序也可以视为广义上的专利审批程序。是需要多加斟酌的，因为由于不同阶段对比文件的不同和申请文件不断的修改，专利审批内容往往处于不断的变动中，申请人的每次具体陈述往往难以绝对固定。就本案而言，对于本申请技术贡献的评判，二审法院仅以申请人答复第一次审查意见通知书的陈述作为评判游戏服务器为本发明技术贡献的依据，而忽略了第二、三次审查意见通知书指出的权利要求1缺少“过滤器”这一必要技术特征以及申请人增加“过滤器”相关特征的事实，似有断章取义之嫌。

三、说明书公开的程度

说明书的记载达到何种程度，才算满足“清楚”、“完整”和“能够实现”的要求？为了统一认识，《专利法》第26条第3款规定以“所属技术领域的技术人员”这一假设的“人”为标准进行衡量。

在本案中，专利复审委员会认为本领域技术人员根据说明书的记载能够实现本发明利用聊天机器人系统的游戏服务器互动游戏的功能，其考虑因素在于：1.对本案涉及到的相关现有技术进行了解后，专利复审委员会认为，信号的发送和接收、根据格式化命令语句的属性使其执行相关的查询或游戏功能等，均为本领域较为成熟的技术，属于本领域技术人员能够实现的技术内容；2.虽然本专利在附图和文字描述中对于格式化语言怎样发送到游戏服务器的撰写存在瑕疵，但是对本领域技术人员来说，游戏的运行是根据用户的输入对预先存储的规则集合进行查询，并向用户提示结果、再查询的过程。所以，游戏是一种特殊的查询，因而本领域技术人员完全有能力按照与查询服务器类似的方式使得与游戏相关的语句在由过滤器分析处理后送到游戏服务器。

然而，二审法院认为，本专利说明书对于游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接完全没有记载，例如没有记载语言分析模块或者装置，更未记载如何对相关的语句进行分析处理后将与游戏相关的内容发送至游戏服务器。

可见，双方对于何种语言以及采取何种方式传送给游戏服务器存在理解上的误差。专利复审委员会认为本申请至少可以就格式化的语言、通过类似传递给查询服务器的方式传送给游戏服务器，而二审法院认为这是不清楚的，需要给出足够明确的记载、教导或者指引。

客观而言，本申请确实存在一些撰写上的瑕疵，至少在游戏服务器和实现游戏功能这一块着笔过浅。但是，笔者认为这并不足以构成申请文件未满足说明书公开要件的原因：

首先，除了提高审查效率，“三性”评判为主线审查政策的合理性还在于保护真正的发明创造，弥补申请人撰写能力的不足，而这与当前确保有创造性的发明取得专利权的司法保护政策也是一致的。⑥参见孔祥俊著：《知识产权法律适用的基本问题》，中国法制出版社2013年版，第68页。在该审查政策的指导下，在专利申请具有实质性技术贡献情况下，审查员不可因申请人撰写上的形式性瑕疵而否定其所做出的贡献。就本案而言，涉案专利的创新点在于通过设置过滤器和人工智能服务器，基于其他如通信模块等现有技术而提出了一个新的系统架构。因此，我们不能因为申请人对于游戏服务器部分撰写得过于简单而忽视其所作出的技术贡献，而应当在评判其专利有效性时在撰写瑕疵与技术贡献之间寻找一个平衡点。

其次，对于游戏服务功能的实现而言，专利复审委员会认为本申请至少可以就格式化的语言、通过类似传递给查询服务器的方式传送给游戏服务器。第一，本案拟人化对话的载体是格式化命令语句和自然语言，而申请文件并没有记载除人工智能服务器之外的服务器可以处理自然语言。第二，本专利说明书发明内容部分明确提及，“本发明的目的在于提供一种聊天机器人系统，用户可以和机器人聊天，但得到的是十分拟人化的对话，除了交互式的对话，更可以‘命令’机器人为用户查找信息、做游戏等”，而其中的“命令”与格式化命令语句、格式化语句在本申请中为相同概念。在本领域中，如何将格式化语句传送给游戏服务器有很多成熟的实现方式，因此本领域技术人员根据说明书的记载能够实现本发明利用聊天机器人系统的游戏服务器互动游戏的功能。

再次，本案属于计算机通信领域的案件，该领域专利文件的撰写方式与其产业发展的特点息息相关。当前，计算机通信技术日新月异，该领域的发明创造与其它领域不同，它的创造性劳动经常体现于系统架构中。通常，系统架构往往最先设计出来，然后在此基础上进行具体部件的搭建、程序编写等。换言之，系统架构的改进是该领域最有价值的部分。因此，我们经常见到该领域内的说明书中多以流程图、逻辑框图等形式来对技术方案进行阐述，而权利要求部分多以系统模块和功能性限定的方式来对技术方案进行限定。对于系统架构的改进，只要将具体功能予以说明，本领域技术人员就可以根据现有技术来实现。因此，正是基于计算机通信领域的特点，专利复审委员会认为本专利说明书记载的技术方案是清楚、完整和能够实现的。

事实上，二审法院的判决中提及的“说明书记载的信息量应当足够充分或者至少应当提供足够明确的指引”也存在一定的问题。第一，该项标准提高了对说明书公开的要求。说明书是否满足公开的要件应以本领域技术人员的标准来评定。根据本领域的技术人员的定义，针对专利申请所要解决的技术问题，其具有寻找获知现有技术的能力，不存在必须说明书给出指引的问题。为此，审查指南并没有提出如同二审法院的标准；相反，审查指南采用了更为弹性的做法，即审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到公开的要求，则应当要求申请人予以澄清。⑦参见国家知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社2010版，第132页。在本案中，二审法院也可以要求当事人对技术方案的相关内容进行陈述并提交证据。第二，说明书公开标准的提升会增加申请文件撰写的难度。总体来说，说明书内容公开到何种程度是申请人的一项权利。然而，由于公开标准的提升，为了能获得专利的授权或者维持专利权的有效，申请人不得不更多地披露其技术内容，使得申请文件撰写的难度加大。第三，说明书公开标准的提升会加大专利审查的难度。本领域技术人员能够实施的内容必然是现有技术的内容，对于现有技术内容如果都要求逐一进行阐述，虽然能够帮助人们获取相关知识，提供足够的指引和教导，但无疑会因说明书中记载了过多技术细节而无法突出发明构思本身，⑧参见李楠：《关于“小i机器人”案的探讨：能够实现＝充分公开？》，http://w w w.zhichanli.co m/article/7302，最后访问日期：2015年5月6日。进而加大了专利审查的难度。

四、小 结

“小i机器人”案终审判决一出，再次引起了业界对于说明书公开要件的热议。从法院的角度而言，其希望说明书应尽可能对技术方案给出教导和指引，特别是能有丰富的实施例以便于侵权案件的裁判。然而，这一出发点不能以忽视本领域技术人员的认知能力、不当地提高专利文件撰写难度为代价，忽略一个行业一直以来形成的发展模式，进而因为撰写上的瑕疵而无效一项真正的发明创造。同时，说明书公开应当充分考虑申请文件的技术贡献。在专利确权程序中，禁止反悔原则应当谨慎适用。

The determination of disclosure of description should be based on technical contributions. In the patent affi rmation procedure， Principle of Estoppel should be applied carefully. Meanwhile， when judging whether the description discloses the technical content， we should base on the technical knowledge of average skilled people in the industry， balance the flaws in application documents and technical contributions， pay attention to the infl uence to application documents' writing from the related industries and should not enhance the requirements of application documents' writing inappropriately.

disclosure of description； technical contributions； judgment of practical applicability；novelty and inventiveness； principle of estoppel

万琦，国家知识产权局专利复审委员会，华东政法大学博士后研究人员