解读保密审查制度及申请人的应对策略

田航远

（青海民族大学法学院，青海 西宁 810007）

一、专利保密审查的对象

依据我国《专利法》确定的原则，任何单位或者个人将其在中国完成的发明创造向外国申请专利，包括提交专利国际申请的，不论完成该发明创造的自然人的国籍是中国公民还是外国公民，也不论完成该发明创造的法人（或单位）是中国的还是外国的，都应该在申请专利前将其发明创造成果报经国家知识产权局（SIPO）进行保密审查。所谓“在中国完成的发明创造，指的是该发明创造的技术方案的实质性内容是在中国境内完成的”[2]。在此有一种情况要值得特别注意，那就是由多个国家的研发人员合作完成的发明或者实用新型如何判断它是否是在中国境内完成的。对于这种情况的主要判断依据是专利申请人的权利要求和该发明或者实用新型的技术方案。倘若经过审查该发明或者实用新型所具有的实质性特点的创造性贡献，发现主要是由在中国境内的自然人作出的，那么就此发明或者实用新型，我们可以断定是在中国完成的。

二、申请人在以下三种情况下应当请求保密审查：

1.申请人将其在中国完成的发明创造成果直接向外国专利机构提交申请专利或者向国家知识产权局提交专利国际申请的，则必须事先就该发明创造的成果向国家知识产权局提出保密审查请求，与此同时，还要对其发明创造成果的技术方案做出详细说明。在这种情况下，保密审查必须在得到首次专利申请日之前结束；

2.申请人将其在中国完成的发明创造成果向国家知识产权局申请专利后拟向外国申请专利或提交专利国际申请的，则必须在向外国申请专利或者提交专利国际申请前，首先向国家知识产权局（SIPO）提出专利保密审查的请求。在这种情况下，保密审查在得到中国专利申请日后方得进行；

3.申请人将其在中国完成的发明创造成果提交专利国际申请，受理局为国家知识产权局（SIPO）时，则视为专利申请人同时提出了专利保密审查的请求。在这种情况下，申请人不需要就专利保密审查事项单独提出请求。

三、专利保密审查请求的提出及其审批程序

1.保密审查请求需要提交的文书。申请人请求保密审查时需要提交的文书有：《向外国申请专利保密审查请求书》、《技术方案说明书》（直接向外国申请专利时）。保密审查请求书和技术方案说明书需以中文的形式书写，当然，也可以向审查员附上相应的外文文本。技术方案说明书的撰写标准应当同普通的专利说明书撰写标准相统一。申请人应当以纸质文件的形式，向国家知识产权局专利局递交或寄交文书。关于技术方案说明书，其内容应当与向外国申请专利时的内容相统一。倘若，向外国申请专利时撰写的技术方案说明书同提出保密审查请求程序时不一致，那么就会导致申请人的国内申请将不能被授予专利权。

2.保密审查期限。依据国务院的解释，“申请人如果没有在其保密审查请求递交日起4个月内收到保密审查通知的，或申请人虽然收到保密审查通知但未在其请求递交日起6个月内收到需要保密的决定的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请[3]”。与此同时，“以国家知识产权局（SIPO）为受理局的国际申请需要保密的，审查员应当自申请日起三个月内发出因国家安全原因不再传送登记本和检索本的通知书，通知申请人和国际局该申请将不再作为国际申请处理，终止国际阶段程序[4]”。对于获得该通知的保密审查申请人，禁止向外国就该项发明创造申请专利。

四、保密审查的结论

如果保密审查申请人收到需要保密的决定，则不能向外国申请专利或向有关国外机构提交国际专利申请。对于决定需要保密的发明和实用新型可以分为两大类：一是涉及国防利益的发明和实用新型；二是涉及除国防利益之外的关乎国家安全或者重大利益的发明和实用新型。对前一类的专利申请由国防专利机构负责审查；第二类的专利申请由国家知识产权局（SIPO）负责。这两大类专利申请经审查符合条件的，该项专利请求将分别授予国防专利权和保密专利权。

五、保密专利权的授予、公布和保密期限

对于获得保密专利权和国防专利权的专利申请，其授权公告仅就该项专利申请的专利申请日、专利号和授权公告日予以公告，其内容则会保密，不予公告。

当然，对于保密专利，在我国对其保密也不是无限期的。专利申请人可以提出解密请求，与此同时国家知识产权局也每两年一次对保密专利进行核查。经审查认为失去保密价值的，予以解密。已经授权的保密专利，作出解密决定之后，公告该专利的内容。解密之后的专利在剩余的专利法规定的保护期限内，与普通专利权一样受专利法保护，任何人不得侵犯。

六、违反保密审查制度的后果

1.专利法对于未提交保密审查请求的后果的规定。在向中国专利局提交专利申请（包括利用巴黎公约途径或PCT专利国际申请途径）之前，先向外国专利受理机构（包括国际局）提交专利申请的，或者虽然已经首先向国家知识产权局提交了专利申请，但其在随后向外国专利受理机构（包括国际局）提交专利申请前未经国家知识产权局（SIPO）进行保密审查，则违反了《专利法》第二十条的规定。倘若在审查时被发现，那么该项专利申请将会被驳回；如果是在该项申请被授予专利权后才发现的，那么由此获得的专利权可以被国家专利局宣告无效。

2.其他相关法律法规的规定。如果未经保密审查的技术方案属于应当保密的范畴，申请人将保密技术向国外申请专利的行为将违反《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律，可面临行政甚至刑事惩罚。

以上六个相关问题基本涵盖了我国《专利法》中的保密审查制度的各个方面。鉴于专利法对保密审查制度做出的规制，如果申请人将其在中国完成的发明创造申请在国外得到专利保护时，应当早日得到首次申请日（优先权日），以减少因为不具备新颖性或创造性而不被授权的风险。笔者从减少专利申请风险以及免去保密审查请求环节等角度出发，现给出如下建议：

1.首次申请地点的选择。依据中国优于外国的原则，在中国申请将有助于早日得到专利申请日（优先权日）。

首次申请如果不在中国提交，则需要首先报经SIPO递交保密审查请求，这一期限最长可达到四到六个月，导致专利申请日延后，增加了因为不具备新颖性或创造性而不被授权的风险。并且根据《专利法》第二十条第四款，直接向外国申请专利，日后又回到中国申请将不授予专利权，即使是官方审查时未被发现而获得专利权，也有可能在专利核准后，成为被宣告无效的理由。因此宜首先在中国提交专利申请。若不打算在中国得到专利保护，可在国家知识产权局（SIPO）出版准备完成前撤回该申请，以防止该申请被以中文形式公开。

2.申请途径的选择。国际申请（PCT申请）途径（SIPO为受理局）优于国家/地区专利申请途径。国际申请途径将有助于早日获得申请日，于此同时也会免去向国家知识产权局（SIPO）单独提出保密审查请求的流程。

如果专利申请人认为其不需要在中国申请专利时，由于规定了以国家知识产权局（SIPO）为受理局提交国际申请（PCT申请）视为同时提交了保密审查请求，因此PCT申请途径并以SIPO为受理局要比提交国家/地区专利申请途径方便快捷，省去了不少程序性的麻烦。专利申请人可以在发明创造成果完成后，立即申请PCT，得到申请日。通过其他受理局递交（如国际局）专利申请的，则仍需要在保密审查后，该申请被认定为不需要保密时，再提交国际申请才符合专利法的规定。如不打算在中国得到保护，在以SIPO为受理局提交PCT申请时，可以以英文提交所有申请文件。

3.跨国公司将其在中国的研发成果申请专利时申请策略须改变

在中国设有研发中心的跨国公司，大都会采用将其在中国所获得的研发成果首先到本部所在的国家递交专利申请，然后才会进入到包括中国在内的其他国家的申请专利的策略。在我国《专利法》对保密审查请求做出相应的规制后，如果这些跨国公司依然采用以前的申请策略，那么他们在中国的相关专利申请将面临不能获得专利权的严重后果。因此跨国公司把在中国完成的发明创造部分向国外申请专利时，履行专利法规定的保密审查规定是至关重要的。

保密审查的制度本意是维护国防及国家重大经济利益，防止因涉密技术外泄，对国家造成不可挽回的重大损失。但笔者认为不应将这种保护扩大化，甚至影响到申请人的正当化利益。否则，《专利法》鼓励发明创造及应用的立法本意将受到戕害。当前正是我国经济结构升级转型的关键时期，倘如我国发明创造的热情及投资因保密审查制度的建立而萎缩的话，国家的损失将是长远而又难以估量的。如何把握好保密审查制度在执行中的度，将是今后立法和行政执法实践中的关键点。

综上所述，专利申请人在申请专利时，应当特别注意保密审查制度，并及时就该制度做出相应的策略调整以降低专利申请中的风险，提高专利申请的成功率。

[1]李德山.发明与实用新型专利申请代理（第二版）[M].北京：知识产权出版社，2012，11-12.

[2]李中奎;郭永红.保密审查制度解读及对专利申请策略的影响.专利法研究(2009)[C].34-35

[3]李莉.保密审查确定和向外国申请专利的保密审查[N].中国知识产权报.2010-02-10

[4]石路仁.浅谈新专利法的保密审查制度[J].中国发明与专利,2009年第12期:67-68