论涉外定牌加工商标使用的合法性

2014-04-07李娟

湖北警官学院学报 2014年12期

关键词：商标权商标法注册商标

李娟

（武汉大学法学院，湖北武汉430072）

论涉外定牌加工商标使用的合法性

李娟

（武汉大学法学院，湖北武汉430072）

新《商标法》第57条对在相同商品上使用相同商标的侵权认定仍然没有规定混淆要件。在涉外定牌加工中，如果加工的产品所使用的商标与国内相同，则正好落入商标侵权领域。但涉外定牌加工具有特殊性，在相同或类似商品上使用近似或相同商标均不会对商标权造成实质上的侵害。将该行为认定为侵权，既不符合商标保护原理，又与立法目的相悖。对相关法律进行目的论的限缩，将该行为排除在侵权之外，具有合法性和正当性。

涉外定牌加工；商标使用；商标侵权；混淆理论；目的论限缩

定牌加工又被称为贴牌加工，是指加工方与定作方约定，加工方为定作方加工使用特定商标或品牌的商品，并将其交付给定作方，定作方向加工方支付加工费的贸易方式。[1]涉外定牌加工是我国对外贸易的一种重要方式，为我国的经济发展作出了重要贡献。在涉外定牌加工中，若境外注册商标权利人定牌与我国境内注册商标相同或近似，并使用在相同或类似商品上，但产品全部出口到国外，对于加工人使用商标的行为是否构成侵权的问题，司法实践中“同案不同判”现象严重，给我国涉外定牌加工业带来了不可预知的法律风险。①涉外定牌加工的种类很多，本文所探讨的涉外定牌加工仅限于在实践中存在争议的类型，需同时满足两个条件：（1）定做人在产品销售国拥有合法的商标使用权；（2）加工人所生产的产品全部销往国外。2014年5月1日生效的《商标法》第57条明确将混淆作为部分商标侵权的构成要件，并不能彻底解决涉外定牌加工商标侵权纠纷。有鉴于此，本文拟从法学理论角度，对涉外定牌加工是否构成商标侵权进行考察，并从法学方法论角度探讨解决方法。

一、涉外定牌加工商标侵权纠纷的司法处理实况梳理

从2001年的耐克商标案起，涉外定牌加工已引发了不少商标侵权纠纷。基于其中特殊的法律关系，司法部门仍未形成统一的裁判标准。分析以往案件，可以发现司法实务中主要有以下三类做法：

（一）判决涉外定牌加工行为构成商标侵权

法院判决涉外定牌加工行为构成商标侵权的比较有影响力的案件有美国耐克诉浙江银兴制衣厂等商标侵权案、慈溪永胜轴承诉宁波保税区瑞宝国际商标侵权案、李丽莎诉华美嘉进出口公司商标侵权纠纷案等。在这些案件中，法院认定侵权的理由为：（1）商标权具有地域性，即使在其本国拥有合法的商标使用权，在我国使用商标也不得侵害我国的注册商标专用权。（2）根据旧《商标法》第52条，只要在同种或类似商品上使用与我国注册商标相同或近似的商标，即构成商标侵权，混淆并非商标侵权的构成要件。

（二）判决涉外定牌加工行为不构成商标侵权

实务中，部分法院持相反态度。北京市高级人民法院于2004年出台专门规定，明确“造成相关公众的混淆和误认”是商标侵权的前提；基于有权使用商标的人的委托且所加工的商品不在我国境内销售的涉外定牌加工不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当被认定为侵权。②参见2004年北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》。但是，2006年通过的《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》废止了这一规定。在上海市法院审理的JOLIDA案、福建省法院审理的“boss”商标案等案件中，法院均作出了不构成侵权的认定，理由主要为：（1）认定商标侵权的前提是使用该注册商标导致公众的混淆、误认。涉外定牌加工产品全部出口到国外，不可能造成国内相关公众的混淆和误认。（2）损害事实是侵权行为成立的必要条件，涉外定牌加工产品不在国内销售，不会对商标权人在国内的产品市场造成任何实质性损害。①参见福建省高级人民法院[2007]闽民终字第459号判决。（3）在涉外定牌加工中，商标的实际使用者为境外定作方，加工方仅仅在形式上实施标注商标的行为。②参见上海市第一中级人民法院[2008]沪一中民五（知）初字第317号判决。（4）加工方按照委托方的要求，将商标贴附于加工产品之上的行为属于加工行为。其产品并不进入中国境内的流通领域，不是商标法意义上的使用行为。③参见山东省高级人民法院[2012]鲁民三终字第81号判决。

（三）区分不同情况进行判定

实务中，也有一些法院区别不同的情况进行判断，如浙江省高级法院课题组认为，对在同一种商品或服务上使用与注册商标相同的商标应当推定混淆，成立侵权；而在同一种商品或服务上使用与其注册商标近似的商标或者在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，因涉外定牌加工产品全部出口，不会造成国内消费者混淆，应不构成侵权。[2]

不难发现，我国认定涉外定牌加工构成商标侵权的判决主要采法条主义思路，严格依据《商标法》的规定，只要使用与国内注册商标相同或近似的商标即属侵权；反之则采实质司法的思路，通过对“商标使用”的解释、侵权行为构成要件的分析以及混淆理论的运用，判决涉外定牌加工不构成侵权。针对司法实践的不统一，有必要进行理论澄清。

二、涉外定牌加工商标侵权相关法律问题辨析

（一）涉外定牌加工商标使用属于商标法意义上的使用

商标使用是认定商标侵权存在与否的前提。侵犯商标专用权的使用必须是商标法意义上的使用，不构成商标法意义上的使用是法院认定涉外定牌加工不构成侵权的重要理由。[3]新《商标法》第48条已明确将“用于识别商品来源”作为构成商标使用的要素。据此，判断是否为商标法意义上的使用，就必须判断是否有“用于识别商品来源的目的”。在涉外定牌加工中，贴牌的目的显然是用于识别商品来源.该目的是主观的，不因产品在国内或国外销售而有所不同。不在国内销售只会影响商标使用的结果，即是否会造成混淆，而不会影响使用本身的性质。“使用”是理论上判断商标侵权的行为要件，而“混淆”是判断商标侵权的结果要件。笼统地将“不在国内销售的涉外定牌加工行为”解释为不属于商标使用，显然对商标权人不利。如果境外委托人在其本国也不享有商标使用权，定牌加工的产品出口到国外必然引起混淆，该类型的涉外定牌加工中的贴牌行为应构成侵权基本没有分歧。④孔祥俊、程永顺等均持此种观点，参见孔祥俊：《<商标法>适用的基本问题》，中国法制出版社2012年版，第105页；程永顺：《定牌加工中的商标侵权问题》，载《中华商标》2008年第12期，第17-19页。有学者在否认了加工方贴附商标是商标使用行为后又提出，如果定作方为非合法商标权人，加工方为其生产侵权产品，可视为帮助侵权。[4]没有商标使用，何来“商标侵权”？

（二）涉外定牌加工商标使用者为加工方

在涉外定牌加工中，谁是商标使用的主体？有学者认为，真正的商标使用者是定作方。加工方只不过依据合同在加工的产品上使用商标，是使用商标行为的实施者。[1]也有学者认为，定牌加工是一种加工承揽行为，生产者只不过是劳务的提供者。从本质上说，商标的使用者应为委托生产者而非定作者。[5]本文认为，以上观点混淆了加工承揽合同与劳务类合同。承揽合同的标的是承揽人完成并交付一定工作成果的行为，而不是承揽人完成工作的过程本身；承揽合同中承揽人的工作具有独立性，即承揽人以自己的设备、技术、劳力等完成工作任务，不受定作人的指挥管理。[6]在涉外定牌加工中，加工方的任务是按照定作方的要求，以自己的设备、劳力完成并交付特定的产品，而不是提供劳务本身。在此过程中，加工方也不受定作方的指挥管理。因此，涉外定牌加工属于承揽合同，与一般的劳务类合同不同，承揽合同中加工方使用商标的行为效果不能直接归属于定作方。

（三）商标侵权不以损害为构成要件

认为不构成侵权的学者提出，涉外定牌加工的产品全部销往国外，不会对国内注册商标权人造成实质上损害，而损害事实是侵权行为成立的必要条件，故不构成侵权。实际上，“损害之发生为赔偿义务成立之要件，而非侵权行为之要件”，[7]只要有权利或利益受到侵害即可。所谓的侵权行为“四要件说”或者“三要件说”均指负赔偿责任的侵权行为（tort），而在国际上，涉及知识产权领域的侵权均为infringement。在英美法系，法院认定infringement（侵权）从来不需要寻找过错、实际损失这类“要件”，只要有侵权事实即可。“in”表示进入，“fringe”表示特定范围，任何人的行为未经许可进入法定的他人权利范围，即构成侵权。[8]据此，在知识产权领域，只要侵犯了他人专用权，又没有法定的抗辩事由，即构成侵权，需要承担停止侵权的责任。至于损失、过错，则是进一步判断是否要承担赔偿责任的要件。

三、从实质上分析，涉外定牌加工应不构成商标侵权

（一）从域外法考察，混淆为商标侵权构成要件

世界知识产权组织资料指出：商标的基本功能是将商标所有人的商品与他人的商品区分开来，这决定了商标所有人必须能够制止混淆性商标的使用，以防止消费者和一般公众被误导。这是赋予注册商标所有人专用权的本质。[3]TRIPs协议第16条第1项明确规定了商标权的保护范围：已注册商标所有者应拥有阻止所有未经其同意的第三方在贸易中使用与已注册商标相同或相类似的标志的权利。在相同商品或服务上使用相同标志，应推定存在混淆之可能。依据以上规定，认定“使用”构成侵犯他人商标权的要件是“造成或可能造成混淆”。将与注册商标相同的商标使用在相同商品上应推定有混淆的可能。因在相同商品上使用相同商标一般会造成混淆，故可免除商标权人的举证责任。

美国《哈姆兰法》第32条明确将混淆作为判定商标侵权的要件。《欧共体商标一号指令》及《欧共体条例》均将“可能导致公众混淆”作为在相同商品上使用近似商标、在类似商品上使用相同或近似商标构成侵犯商标权的必备要件，但对于在相同商品上使用相同商标则没有规定混淆要件。[9]在审判实践中，欧洲法院在著名的Arsenal案中指出：授予商标权的目的是确保商标能够实现其功能，因此，该权利的行使必须针对第三人使用标识影响或者可能影响商标功能，特别是向消费者保障商品来源的基本功能。如果在相同商品上使用与商标相同的标识并不影响商标功能和这种商标所有人的自身利益，商标所有人也许不能禁止该使用。[3]

可见，将混淆可能性作为判断商标侵权的实质要件是国际立法和实务中的通行做法。即使在相同商品上使用相同商标也需要以混淆为要件，正如在TRIPs协议谈判过程中美国代表所指出的：“在不存在混淆时，在商标领域赋予权利是有问题的。”[3]

（二）从商标的基本功能看，涉外定牌加工未侵害商标权

商标为识别商品或服务来源的标记，其最基本的功能在于识别来源。“侵权行为者，为侵害他人权利或利益之违法行为。”[7]商标侵权为侵害商标权的行为。商标权是对注册商标进行支配的权利，但其作为无形财产权，与一般意义上的支配权不同。“商标所有人的所谓‘支配权’，实际上是在特定范围内控制商标使用的能力。”[10]商标权的边界是由其功能决定的。商标功能是确定侵权行为标准、划定侵权界限的重要基础，不损害商标功能的使用行为通常不构成商标侵权行为。[3]“《商标法》所要保护的是商标与商品来源之间的关系，而不是构成商标的标志本身。”[10]据此，《商标法》保护的实质就是保护商标的识别功能。在涉外定牌加工中，加工方所加工的产品面向国外消费者，国内消费者根本接触不到，即使在相同商品上使用相同商标也不会造成相关公众的混淆，即不会破坏商标的识别功能或侵害商标权。

四、从法学方法论角度论证，涉外定牌加工商标使用不应被认定为侵犯商标权

由上文可知，涉外定牌加工使用与国内注册商标近似或相同的商标均不会对商标权造成实质上的侵害。但依据新《商标法》，在相同商品上使用相同商标仍然无法避免侵权。上海市法院在相关案件中，立足《商标法》的立法目的，运用混淆理论，判定涉外定牌加工不侵权，①参见上海市第一中级人民法院[2012]沪一中民五（知）终字第201号判决。显然已脱离了当时法律的文义范围，运用了目的论的限缩的司法技术。由于缺少充分的论证，该做法并不被司法实践普遍接受。本文认为，涉外定牌加工具有特殊性，从法学方法论的角度进行论证，采用目的论的限缩，将该行为排除在侵权之外，具有合法性和正当性。

（一）认定涉外定牌加工不构成商标侵权符合目的论的限缩要求

我国《商标法》第1条揭示出立法的直接目的为保护商标权，维护消费者和厂商的利益；根本目的为促进经济发展。在实现《商标法》根本目的的过程中，公平竞争的秩序必不可少，商标专用权的作用即在于此。在涉外定牌加工中，所生产产品全部运往国外，不会造成消费者混淆而损害消费者和生产者的利益。有学者认为，涉外定牌加工中的定作方在中国境内不享有商标专用权，该贴牌加工可能抬高同类商品的贴牌加工费，增加国内商标权人的生产成本，给其造成不应有的损失。[11]然而，赋予商标权的根本目的在于防止混淆，维护公平的竞争秩序，促进经济发展。该观点显然超越了《商标法》的立法目的，给予注册商标权人不应有的保护，使其不公正地获得额外利润。这不仅不能实现《商标法》的立法目的，反而会以商标权限制自由竞争，阻碍加工业的发展。

学界所谓“目的论的限缩”，即法定规则依法律的目的应予限制，而法律文本并未包含此项限制时，填补此等漏洞的方式系添加合于意义要求的限制。其依据在于：对不同类型的事件应作不同的处理。[12]“商标法之研究，应及于不正竞争之防止。”[13]为实现《商标法》之立法目的，有必要将涉外定牌加工行为排除在侵权之外。新《商标法》没有规定在相同商品上使用相同商标构成侵权以混淆为要件，主要理由就是在相同商品上使用相同商标一般都会造成混淆。而涉外定牌加工具有特殊性，即使将相同商标使用于相同商品上也不会造成相关公众的混淆或误认，不会损害公平竞争的市场秩序。对于此类案件，该项规定不宜直接适用，应采取目的论的限缩，将该行为认定为不构成侵权。

（二）认定涉外定牌加工不构成商标侵权符合利益衡量原则

利益权衡的思想，即利益保障最大化的目标，在使法律续造正当化方面发挥着重要作用。[14]在商标权等知识产权中，制度工具、利益平衡是经常需要提及的概念，法律对于商标权的授予更多地是从社会公共利益的角度考虑的。[15]因此，在商标权的司法领域，公共利益也是重要的考量因素。涉外定牌加工不仅涉及国内注册商标权人和加工方的利益，还关乎整个加工业的发展。在涉外定牌加工中，不可避免要进行商标贴牌。只要所贴商标与国内注册商标相同或相似，不论是否存在混淆，都将其认定为侵权，势必给涉外定牌加工业带来巨大的法律风险，同时也会使国外定作人尽可能地寻找他国加工，阻碍我国对外加工贸易的发展。这也是耐克商标案被判定为侵权后，引起社会广泛质疑的重要原因。①耐克商标案判决后，有媒体专门曾发表文章对其进行批判。参见周季刚：《谁在帮耐克狙击中国》，载《经济》2004年第11期。在商标侵权案件中，一方面必须重视对注册商标的保护，防止因混淆给注册商标权人造成损失，另一方面也必须注重社会公共利益的保护。涉外定牌加工行为并不会给国内注册商标权人的正当利益造成损害，而将其认定为侵权会严重阻碍国内加工业的发展，损害社会公共利益。通过利益衡量，将涉外定牌加工使用商标的行为认定为不构成侵权，具有正当性。

五、结论

综上所述，从商标侵权的实质要件、《商标法》的立法目的以及涉外定牌加工本身的特性来看，在相同或类似商品上使用近似或相同商标均不会侵犯商标权。《商标法》第57条将混淆作为认定在相同商品上使用与注册商标近似的商标和在类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标的侵权构成要件，存在这些情形的涉外定牌加工可以直接适用该条规定而被认定为不构成侵权。对于在相同商品上使用与国内注册商标相同商标的涉外定牌加工宜采目的论的限缩，将该行为排除在侵权之外。考虑到我国是成文法国家，地方法院的判例没有约束力，且新《商标法》刚刚生效，目前最合适的方式为最高人民法院针对涉外定牌加工发布司法解释或指导性案例，将涉外定牌加工行为排除在侵权之外。

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