现有技术抗辩中的技术比对若干实务问题

李文红 / 北京市集佳律师事务所上海分所

一、问题的提出

2008 年通过的《专利法》第三次修正案确立了现有技术抗辩制度，随之而来的是，在专利侵权纠纷中主张现有技术抗辩的案件日益增多。随着司法实践的摸索和积累，现有技术抗辩实务操作上的若干问题也需要不断地加以探讨和总结。

现有技术抗辩规则规定在《专利法》第六十二条中：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”该规定是宣示性的，相当抽象和原则化。最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《专利纠纷司法解释》）的第十四条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”

《专利法》和《专利纠纷司法解释》的上述规定在司法实践的实务操作中需要根据案件的实际情况进行细化和具体化。本文拟探讨以下三个问题：比对对象、比对方法和比对标准。

二、比对对象

（一）比对对象的种类

依据《专利法》第六十二条的规定，比对对象为被控侵权人实施的技术和现有技术。

《专利纠纷司法解释》第十四条的规定，采用了“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”这一表述。《专利纠纷司法解释》如此表述是否意味着在现有技术抗辩中，需要将涉案专利也作为比对对象，将被控侵权人实施的技术与涉案专利进行比对，以确认被控侵权人实施的技术是否落入专利权保护范围呢？这是实务中经常会遇到的疑问之一。

但是仔细分析可以发现，《专利纠纷司法解释》的规定并不是在《专利法》第六十二条的基础上增加比对对象，而是用于确认被控侵权人实施的技术。

这是因为，现有技术抗辩与是否真正落入专利权保护范围无关，其实质上是否认原告专利权行使的抗辩。故，在专利侵权纠纷中，只要能证明被控侵权人实施的技术属于现有技术，即可对抗专利权人行使权利的主张，以否定侵权指控。

在最高人民法院再审的申请人盐城泽田机械有限公司与被申请人盐城市格瑞特机械有限公司侵犯实用新型专利权纠纷中，最高院在（2012）民申字第18 号民事裁定书中也指出，“被诉侵权技术方案与专利技术方案是否相同或者等同，与现有技术抗辩能否成立亦无必然关联。”

（二）被控侵权人实施的技术

但是，《专利纠纷司法解释》第十四条的规定并非多余，其在实务上具有重要的操作指引作用。

这是因为，被控侵权人实施的技术是个抽象概念，需要通过一定的载体呈现出来，所谓的载体即是被控侵权物（产品或方法）。

众所周知，被控侵权物中通常蕴含多个技术方案，换言之，被控侵权物与被控侵权人实施的技术是具体与抽象的关系。在现有技术抗辩中，为进行比对，需要从被控侵权物中明确被控侵权人实施的技术（以下称“被控技术方案”），即被控侵权物中与专利权人所主张的权利要求存在一定对应关系的被控技术方案，也就是所述的“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”。

在此意义上，可以将涉案专利视为有助于明确比对对象的比对辅助材料，但是涉案专利绝不能充当现有技术抗辩中的比对对象。

当然，并非所有的案件中均需要从被控侵权物中明确被控技术方案，一个例子是在被控侵权物为现有技术的简单再现的情形下则无需特意提取被控技术方案。此点将在本文的“比对方法”部分阐述。

（三）现有技术

类似的是，现有技术也需要承载在一定的载体上，通常是被控侵权人所提交的证据（下称“现有技术证据”），包括公开出版物、公开使用证据和其他方式的公开证据等。

现有技术证据中用来比对的技术内容是根据被控侵权物来确定的，即寻找现有技术证据中所披露的与被控侵权物的技术特征所对应的技术特征，或者寻找现有技术证据中所披露的与被控侵权物中“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”所对应的技术特征。

针对现有技术证据，《专利纠纷解释》的规定采用了“一项技术方案”的表述。对于如何理解“一项技术方案”，实践中一直存在争论：该项技术方案是否只能是一个实施例中包含的技术特征所组合而成的技术方案，还是可以是不同实施例中包含的技术特征的结合所形成的技术方案，甚至是不同的几份现有技术证据中披露的技术特征的结合所形成的技术方案呢？

换言之，用于抗辩的现有技术是只允许采用单独对比的方式，还是也可以采用结合对比的方式呢？

仔细分析即可发现，对“一项技术方案”的理解，实际上涉及到比对标准的选择，本文将在下文“比对标准”部分予以详细阐述。

三、比对方法

在现有技术抗辩的实践中，随着案件的摸索和积累，先后出现过多种比对方法，且同一时期不同法院采用的比对方法也可能是不同的。

以北京市第二中级人民法院为例，先后存在以下几种做法：

1 同时进行涉案专利与被控侵权物的比对、被控侵权物与现有技术证据的比对，如果被控侵权物与现有技术证据更接近，则抗辩成立，反之抗辩不成立。但目前这种做法已几乎不再采用。

2 先进行涉案专利与被控侵权物的比对，如未落入保护范围，则不再进行被控侵权物与现有技术证据的比对；反之需要进行被控侵权物与现有技术证据的比对。

3 先进行被控侵权物与现有技术证据的比对，如认定被控侵权物的技术方案属于现有技术，则不再进行涉案专利与被控侵权物的比对，抗辩成立；反之则进行涉案专利与被控侵权物的比对。在最高人民法院《关于王川与合肥继初贸易有限责任公司等专利侵权纠纷案的函》中也指出，“不论神电公司技术与王川专利是否相同，在神电公司提出公知公用技术抗辩事由的情况下，只有在将神电公司技术与公知公用技术对比得出否定性结论以后，才能将神电公司技术与王川专利进行异同比较。”

应该说，这三种做法都有其一定的道理。鉴于第1 种做法已几乎不再采用，本文将结合上述的第2 种和第3 种做法来探讨现有技术抗辩中的比对方法。

现有技术抗辩的意义在于将现有技术从专利权的保护范围中排除出来，避免由于专利的存在而限制社会公众使用现有技术的权利。因此上述第3 种做法从理论上而言显然更为合理，即现有技术抗辩优先适用。需要注意的是，上述第3 种做法可以分成两种情况：

其一，抗辩是否成立与涉案专利的权利要求解释不发生任何关联。

如果可以直接从现有技术证据中找到与被控侵权物相同或无实质差异的技术方案，则抗辩成立，无需将被控侵权物与涉案专利进行任何比对。

如果依据现有技术证据可以直接认定被控侵权物不属于现有技术，则抗辩不成立，现有技术抗辩并不需要将被控侵权物与涉案专利进行任何比对。

其二，面对相对复杂的案件则必须引入涉案专利作为比对辅助。

如前所述，被控侵权物中通常蕴含多个技术方案，如果要求被控侵权人证明这些技术方案均属于现有技术，显然对被控侵权人施加了过重的法律义务，也必将造成法律资源的浪费，尤其是在被控侵权物较为复杂时。

此种情况下，则需要以涉案专利的权利要求为基础，厘清被控侵权物中与涉案专利权利要求中的技术特征相对应的技术特征，并根据被控侵权物中的这些技术特征来进行被控侵权物与现有技术证据的比对，而无需考虑被控侵权物的其他技术特征或者被控侵权物整体而言是否属于现有技术。

因此可以说，《专利纠纷解释》采用的表述“被诉落入专利保护范围的全部技术特征”主要匹配于前述的第二种情况，前述第一种情况中则可能无需考虑被控侵权物中的技术特征是否属于被诉落入专利保护范围的技术特征，以提高案件处理效率。

如果在引入涉案专利作为比对辅助的情况下，能够认定被控侵权物未落入专利保护范围，则可以认定侵权不成立。此时也无需进行现有技术抗辩的技术比对了，此即为上述的第2 种做法。

综上所述，在比对方法上，本文建议的操作方式是：首先直接比对被控侵权物与现有技术证据；如技术复杂，则引入涉案专利作为比对辅助，以确定被控侵权物中用于与现有技术证据进行技术比对的技术特征；如果在比对辅助的过程中，可认定侵权不成立，则无需进行现有技术抗辩的技术比对。

当然，可以理解的是，在实际案件的审理中，常见的做法是侵权的技术比对和现有技术抗辩的技术比对都会进行，以避免事实认定或法律适用有误带来的不良影响。需要注意的是，现有技术抗辩中，涉案专利和现有技术证据之间不存在比对关系，而这点是实践中常被有意无意混淆的。

四、比对标准

比对标准方面，有研究指出目前存在五种观点，分别是：十分接近或者明显相近似说、等同标准说、创造性标准说、有限的创造性标准说和新颖性标准说。

在上述五种观点中，本文倾向于创造性标准说，即当被控侵权人主张现有技术抗辩时，应当将被控技术方案与现有技术进行对比分析，如果被控技术方案相对于现有技术缺乏新颖性和创造性，则抗辩成立。此种比对标准下，可以采用多篇现有技术证据来进行结合对比。

这是因为，相对于现有技术缺乏新颖性和创造性的技术方案，不应该置于专利权的专利保护范围内。这本应当是专利制度的应有之义。

参照《专利法》第二十二条规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性”。该法条虽然是对授予专利权的实质性条件的规定，但是从专利侵权纠纷的角度理解，自应将相对于现有技术缺乏新颖性和创造性的技术方案排除在专利权的专利保护范围内。

有观点认为如果采用创造性标准，则会导致《专利法》第二十二条和《专利法》第六十二条之间解释上的不一致，具体体现在二者规定中均采用“属于现有技术”的表述。对此，本文建议修改《专利法》第六十二条的相关规定。

有观点担心如果采用创造性标准，会导致和无效制度之间的冲突。但是如前所述，在现有技术抗辩的适用中，始终不存在针对涉案专利和现有技术之间的比对，并不要求法院就涉案专利的瑕疵和稳定性进行审查。

当然，考虑到目前我国司法资源的实际情况，大部分专利纠纷审理法院不具备创造性评价的技术背景，在实践中选择等同标准说是一种相对更为务实的做法，即如果被控技术方案与现有技术构成等同，则现有技术抗辩成立。等同标准也可以一定程度上有效协调现有技术领域与权利要求保护范围之间的关系。

在最高人民法院再审的申请人盐城泽田机械有限公司与被申请人盐城市格瑞特机械有限公司侵犯实用新型专利权纠纷中，最高院（2012）民申字第18 号民事裁定书中也指出，“审查方式是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或者等同的技术特征。”

《专利纠纷解释》中采用的规定是，“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”其中的“无实质性差异”过于抽象和模糊，建议修改为“等同”。

但是需要说明的是，创造性标准主要着眼于技术方案，而等同标准主要着眼于技术特征，适用等同标准相对于创造性标准会在一定程度上减少现有技术抗辩成立的几率。

其他三种观点中，十分接近或者明显相近似标准的含义过于模糊，操作困难；有限创造性标准是对创造性标准的一种限制，即限制在一篇对比文件的基础上评价创造性，其限制没有合理的理论依据；新颖性标准的优点在于操作简单，但是其对被控侵权人的限制过多，不利于对公众利益的保护，也不利于专利法促进科学技术进步和经济社会发展的立法目的的实现。

五、结论

综上所述，现有技术抗辩的技术比对中，比对对象为被控侵权物和现有技术；必要的情况下，涉案专利可作为用于从被控侵权物中提取技术方案的比对辅助材料。比对方法为被控侵权物中的技术特征与现有技术证据中的技术特征进行比对，以确定被控技术方案是否属于现有技术中的技术方案；用于比对的技术特征可参考涉案专利权利要求记载的技术特征来取定。比对标准理论上倾向于创造性标准，目前实践中采用等同标准说是一种务实的考虑。

总之，现有技术抗辩规则是专利制度中的一项意义重大的规则，尚需从实践中不断总结和发展，以更好地辅助专利制度促进经济社会发展目标的实现。