商标使用权出资法律问题探析

聂 君

(上海大学法学院， 上海 200444)

商标使用权出资法律问题探析

聂 君

(上海大学法学院， 上海 200444)

现行法律对于商标使用权能否出资尚无明确规定，商标使用权出资有现实需求且具有必要性，在理论和实践中都有重要意义。商标使用权出资符合知识产权出资的标的要求，与商标所有权出资以及商标许可使用相比，具有很大优势，与现行法律规定也不相悖，应该在法律法规上对商标使用权出资加以明确规定。

商标使用权；出资；可行性；比较优势；合理范围

随着知识产权转化利用的深入探索与不断发展，知识产权资本化已然成为知识产权运用中的热点问题。知识产权出资作为知识产权资本化的一种重要类型，近年来备受关注。知识产权资本化涉及面广，其不仅仅是一个经济和管理问题，更是一个法律问题。现行法律规定商标可以用来出资，但对商标的出资方式却没有做出明确规定，特别是对于是否可以用商标使用权出资没有明确规定。虽然实践中存在此类需求，但因现行法律规定不明确以及实践中对此问题未形成统一认识，其实际运用变得十分有限。进行商标使用权出资的理性思考，对于推动知识产权使用权出资的立法，探索知识产权资本化方式的多样性与可选性，具有深刻的理论意义和实践意义。

一、商标使用权出资概述

商标使用权出资，也称商标用益出资，是指不转移商标的所有权，只转移商标的使用收益权作为出资。商标使用权出资不同于商标所有权出资，该出资方式只需通过商标使用许可的方式，而商标所有权出资必须进行商标转让。商标使用权出资者只是将商标的使用权作价出资，接受出资企业获得的不是该商标的所有权，其在一定的期限范围内享有该商标的使用权，所有权仍由出资者保留。

我国《公司法》等法律法规已经明确规定商标等知识产权可以用于企业出资。我国《公司法》第二十七条规定，股东可用货币出资，也可以用知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。《中外合资经营企业法实施条例》第二十二条规定，合营者可以用货币出资，也可以用工业产权、场地使用权等作价出资。《合伙企业法》第十六条也规定，合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或其他财产权利出资。现行规定虽具体表述不一，“知识产权”和“工业产权”都当然包含“商标”这一内容，依照现行法律规定商标可以用来出资毫无疑义。但需指出的是，目前法律并未明确规定商标出资方式，这也使得我国商标使用权能否出资存疑。

2006年上海浦东率先颁布《浦东新区商标专用权出资试行办法》(以下简称《浦东新区商标出资办法》)，首次明确承认商标使用权出资。2008年福建省南平市《延平区工商局商标专用权出资试行办法》(简称《延平区商标出资办法》)，2011年青岛市《工商行政管理局商标专用权出资管理办法(试行)》(简称《青岛市商标出资办法》)相继对商标使用权出资作出明确规定，这些地方法规的颁布施行在一定程度上说明了商标使用权出资的现实需要。2008年发布的《国家知识产权战略纲要》中明确提出“鼓励知识产权转化运用”，全面提升知识产权运用能力，拓展商标出资方式，在全国范围内认可商标使用权出资很有必要。纵观发达国家知识产权资本化情况，用益物权可以作为出资对象的国家很多，使用许可出资方式也较为普遍。以美国为代表的英美法系国家对出资方式的规定很灵活，几乎没有限制。在一些大陆法系国家也得到允许，如日本，现物出资的外延非常广泛，包括无形财产权、不动产的使用收益权等。[1]

商标使用权出资是商标转化为资本的有效途径，有利于充分利用商标权。商标用于出资时一般都有较大的市场价值或发展潜力，要让商标权利人转让其权利相当于剥夺其获得更多经济利益的权利，是其所不愿选择的。如果使用权的取得即能满足接受出资企业生产经营的需要，此时却要花费更多的费用去取得所有权，实质上等同于资源的浪费。商标的使用出资更加切合实际，更符合企业“低投资，高回报”的经营理念。实践中商标使用权出资存在客观需要，当正当的需求不能够得到满足时，许多投资主体就采用变通方式进行规避。从鼓励投资以及商标资本化的角度看，只要不损害国家利益和社会公益，对商标出资方式不应进行过多限制。商标使用权出资后，商标所有者作为企业的股东，其自身利益与企业利益紧密相连，必定会竭尽全力为企业谋利。以商标使用权出资是一个相当现实、有效的出资途径，否认商标使用权作为出资形式不符合现实生活的真实需要。

商标使用权出资存在必要性，允许商标使用权出资具有十分重要的意义。从出资商标本身来说，通过商标使用出资使得接受出资企业能使用商标，可以增加消费者的接触机会，更利于提升商标知名度。从商标使用权出资者角度看，以商标使用方式出资，可以直接成为所投资企业的股东，实现了商标资源的最大化利用，更有利于实现经济利益最大化。就接受出资企业而言，知名商标(特别是驰名商标)因为其良好的知名度、美誉度及巨大的商业价值，能够增强所投资企业的竞争力，扩大其产品或服务的市场占有率，也能够提升所投资企业的资信能力，增强再融资能力。总体上来讲，商标使用权出资能够促进企业重视商标的经济价值，促使企业建立良好的商标经营管理机制，优化企业商标资本运营，促进商标有效运用。

二、商标使用权出资具有可行性

(一)商标使用权符合财产出资要件

并非所有的知识产权都能成为适格出资标的，对于以知识产权出资的出资标的是否适格，主要有“四要件说”和“五要件说”。“四要件说”认为，适格的知识产权出资财产应该满足确定性、现存性、可转让性和可评估性四个要件。“五要件说”认为，出资标的适格要件为五要件，即确定性、价值物的现存性、评价的可能性、可独立转让性和有益性。商标使用权是否能够用于出资，取决于其是否符合出资要件：(1)确定性是指用作出资的应是确定的，可以通过出资合同以及公司章程予以特定化，并在确定之后不可随意更改。商标经过申请取得，其保护的具体内容如保护类别等都是根据法律以及主管机关的授权确定的。商标使用权用于出资，只需出资各方在合同中加以明确约定并在公司章程中载明具体内容，无疑具有确定性。(2)现存性是指出资标的应是事实上已经依法获得的，必须是既有权利。商标通过申请授权取得，商标使用权具有现存性。(3)可评估性是指用于出资的商标使用权必须能以公平的方式评估，能够通过客观评价确定具体价值，即折算成货币。商标可以评估作价，商标使用权亦可。(4)可转让性是指用于出资的标的物必须可以独立于出资者予以转让，即出资人对该标的享有独立的支配权利。商标使用权可以通过备案的形式实现权利转移，具有可转让性。(5)有益性是指用作出资的商标使用权对接受出资企业实现利润最大化目标可能产生的作用。如果出资商标核准使用的商品类别与企业经营的商品类别不一致，就不具有接受出资企业实施的可能，此时就需要考虑是否与企业长期商标使用战略一致，如果符合亦为有益。如果用于出资的商标使用权可以由接受出资企业实施再许可，对于企业来说无疑具有有益性，此时商标使用权出资者必须赋予接受出资企业再许可权。

综上所述，商标使用权完全能够符合财产出资要件，可以用于出资。商标使用权出资除应符合上述要件，用作出资的商标使用权还需要符合法律的有关规定，合法性是出资的前提。商标所有权、商标使用权作为法律确定权利，无疑具有合法性。此外，商标使用权出资还应该符合法律对于出资比例的限制。根据我国《公司法》第二十七条、第八十三条的规定，商标使用权作价出资额不能超过企业注册资本的百分之七十。

(二)商标使用权出资具有可行性

商标所有权可以用来出资毫无疑问，但是商标使用权能否用来出资存在争议。理论上对于商标使用权能否出资的问题形成了肯定与否定两种观点，其中持肯定意见的很多。郑成思先生指出，“在合资经营中作为出资方式的，可以是我方商标的转让，也可以是我方商标权的使用许可。”[2]刘春霖教授认为，商标资本化有商标权转让和商标使用许可两种具体方式可供选择，商标出资人可以选择任一方式出资。[3]也有观点认为，知识产权中的使用权满足确定性、现存性、可评估性、可转让性、合法性和出资比例限制性6个要件，以知识产权用益出资是完全可行的。[4]还有观点认为，商标资本化的方式之一是以目标公司支付的商标许可使用费出资，并认为使用权出资中商标权利人的出资资金来自其许可目标公司使用商标而获得的商标许可使用费。[5]

关于否定商标使用权能够出资的理由。《公司法》以及《公司注册资本登记管理规定》中规定以知识产权出资必须办理财产权转移手续，据此认为商标使用权无法出资；为了维护公司资本稳定，保障公司对其债务承担责任的能力，商标使用权不具有独立性而不能作为出资等等。那么，商标使用权究竟能否用来出资，商标使用权出资是否具有可行性？

关于财产权转移手续问题。详细分析法律表述后会发现，法律规定的是必须“办理财产权转移手续”，并没有说办理财产所有权的转移手续，财产权包含使用权等许多权能。从转移自身的含义讲，转移并不仅仅是所有权，从广义理解“凡是知识产权的全部或部分权利发生了主体间的转移，都可以谓之知识产权的转移。”[6]其中当然包括商标使用权的转移。换个角度来说，虽然法律规定出资须办理财产权转移手续，此规定要求的“是专有权的出资而不是使用权的出资，使用权的出资是无须办理产权转移手续的”[7]，商标使用权出资也不存在法律障碍。立法者对商标作为公司资本构成采取比较宽泛的表述形式，给商标使用权出资提供了可能。商标作为一种无形财产，不发生有形控制的占有，在同一时空下可由不同人使用，这种无形的特点决定了使用权可以分离。商标使用权是权利派生的独立权利，具有独立性且可以发生转移，故能以其出资。实务中，使用权的转移是通过商标许可使用合同备案来实现的，也不存在商标使用权无法转移的问题，禁止商标使用权出资是对商标资源的一种变相浪费。

商标使用权具有资本的属性，能用来创造新的价值而可以用来投资。企业资本的意义不仅在于其自身价值，还在于能够通过其价值形成新的价值。在资本要素多元的知识经济时代，商标使用权对企业至关重要，其重要性不亚于货币资本。商标使用权自身具有价值，可以满足企业的实际需要，而且通过对商标的使用能够以多种方式形成新的价值。随着公司制度不断发展，债权人等对企业的关注已经不仅在于注册资本，企业的其他资产也是其关注的焦点。所有能够为企业带来价值的因素都是影响企业发展的关键，知识产权使用权的增值功能大于它的信用功能，[8]而且商标使用权的增值功能往往是极大的。

就资本的经营功能而言，只有企业和企业股东最了解何种出资要素为企业所需要，只要股东同意并认可，任何具有经营价值的物质要素都可以成为企业的出资标的。商标使用权的经营功能是显而易见的，它可以与企业货币资本和其他非货币资产一道，共同为企业创造财富。商标的使用对企业的生产经营有长期的作用并可带来连续的经济效益。并且，商标出资作为企业的民事行为，完全可以通过谈判、合同约定等方式加以制约。

从现行立法的有关规定来看，《公司法》对商标具体如何出资没有明确的规定，按照“法无明文规定即可为”以及降低社会成本的原则，应当允许商标使用权作为公司的资本构成元素。现有相关法律规定也是支持这一结论的。一方面，法律明确规定土地使用权能用于出资；另一方面，根据《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》第6条不难推导出，用作出资的高新技术成果出资人可以保留一定权利，只以约定期间与权利范围的成果即技术使用权出资。

三、商标使用权出资的比较优势

商标出资方式的多元化，有助于推动商标权利资源在生产、服务领域的广泛应用。商标使用权出资不仅具有可行性，与商标所有权出资、商标使用许可相比，商标使用权出资还拥有其自身的独特优势。

商标所有权作价出资有其局限性，一旦商标作价出资就等于将商标“卖”给了接受出资企业，商标便不属于出资者所有。尤其是在商标出资者未控股的情况下，其对于商标的使用变得较难控制。这就使得商标这一无形资产在“易主”之后，有可能因为不合理使用等因素使原有的美誉度受到破坏。虽然接受出资企业终止后，用作出资的商标有可能重新回到出资人的手中，但商标投资期间的价值变动影响了商标出资者的切身利益。商标使用权单独作价出资入股，使得所有权与使用权相分离，出资者不仅可以从所投资企业获得股权，同时自身也可保留使用的权利，将商标发挥出更大价值的同时实现对于商标的有效控制。商标所有人可以通过合同约定的形式具体协商商标使用事宜，甚至可以约定违约使用的惩罚措施，以此来减少商标美誉度的破坏以及价值的贬损。而且，商标使用权出资与商标所有权出资相比，商标出资者以使用权出资减少了其权利成本投入；接受出资企业需要付出的代价也相对较小；其他非商标出资者能够以较小的代价获得对商标的使用。

商标使用权出资与商标许可使用不同。首先，通过商标使用权出资行为，使用权出资者没有取得许可使用费，而是获得了所出资企业的一部分股权，并以取得利润等方式长期取得投资收益；其次，使用权出资者不像商标许可使用那样除了通过合同约定外不能过多干涉使用者的行为，其以公司股东身份参与出资企业的经营管理，与出资商标的使用权未完全分离，因此不至于丧失对该商标使用的控制。再次，商标许可使用中使用许可费可由双方协商确定，无法律规定必须评估的要求。这为不公平的交易提供了可能，急于取得商标使用权的被许可人有可能会面对不合理的高昂使用许可费。而使用权出资则不同，法律规定的价值评估制度为接受出资企业提供了法律保障，有利于促进商标权的公平、合理利用，能够起到维护市场秩序和优化市场环境的作用。

四、商标使用权出资的合理范围

什么主体能够以商标使用权出资？商标使用权出资是采用独占、排他还是普通使用许可的方式？用于使用权出资的商标应该符合什么样的条件？在确定商标使用权能够出资之后，需要对商标使用权出资范围进行合理界定。

对于商标来说，其非物质性、无形性决定了不发生有形地占有，商标使用占有的程度取决于商标使用许可的形式。由于使用权出资必须满足出资的要求，接受出资企业也必须相应满足对于商标使用权较强的占有程度。普通使用许可方式中商标所有人还可以许可他人使用，所投资企业对于商标的可控程度低。而且商标权人如果再与第三人签订该商标的许可使用合同，也会使得该商标的价值因第三人的使用而处于不稳定状态，这也与公司法上的资本维持及不变原则相悖，所以不宜用来出资*《青岛市商标出资办法》第三条就规定为商标使用权出资仅限于独占和排他两种许可使用形式。。

所有权包含占有、使用、收益、处分四项权能，使用权只是其中的一项，占有、使用和收益权能可以从所有权中分离出来交由他人行使。商标使用权出资不是商标使用权的独立作用，使用权出资也会涉及商标的收益权能。商标处分权构成商标使用权出资与商标所有权出资的最大区别点，处分权包含对于权利的全部或部分进行处分，处分权的行使会导致权利的绝对或相对消灭，这也决定了商标使用权出资的主体限于商标所有人。虽然使用权出资中处分权无须用来出资，但是拥有处分权才能够形成对商标的实际控制。商标使用权人，即使是独占使用权人最多也只是拥有再许可权，其没有处分权所以不应当拥有使用权出资的权利。

对于出资商标这一商标使用权出资客体来说，应当满足以下几个方面的要求。首先，并非所有商标都能够以使用权作价出资入股，只有在我国经核准注册的商标才享有此“待遇”。未注册商标由于其很难确定权利范围而不具有确定性与现存性，不能够用于商标使用权出资。《浦东新区商标出资办法》就规定，出资商标须为我国商标局核准的商品或服务上的注册商标。其次，用作出资的注册商标应该是无争议的商标，如果权利存在争议，商标用于出资后就有可能出现出资不实等现象。按照我国《商标法》第四十一条的规定，商标注册后可以基于法律规定的原因撤销商标，商标撤销后商标权将不复存在，与商标使用权出资的目的不符。所以以商标使用权出资的商标，应规定注册满五年为宜。再次，只有法律规定能够进行许可使用的商标才能作为出资。而商标因不具有许可使用的可能，不能被用于使用权出资入股。地理标志权用于标示商品来源地，主要由特定地区的自然或人文因素所决定，既不能被转让也不能被许可使用，所以也不能用于使用权出资。最后，权利受到限制的商标不能用于商标使用权出资。如已经许可他人使用的商标，不可用于商标使用权出资。再如，已经设定了担保的商标，因其处置权受到限制而不能资本化。1988年的《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》第2条第2款就规定，以工业产权作价出资，出资者需提供有效证明来证明其所有权和处置权，值得借鉴。

此外，是否所有的主体都可以商标使用权出资设立呢？理论上，依据《公司法》设立的企业都应该是可行的，但是可以基于经济安全、国家利益等考量作出一些限制。例如，《延平区商标出资办法》规定为只有有限责任公司可以；《青岛市商标出资办法》认为应当包含有限责任公司、股份有限公司；《浦东新区商标出资办法》也有类似规定，但明确规定排除外商投资的股份有限公司。

通过上述分析，我们可以明确不转移商标所有权的使用权出资应满足的几点要求。第一，出资的主体是商标所有权人，商标使用权人不具有主体资格。第二，商标使用权出资的形式限于独占使用许可和排他使用许可两种，不能以普通使用许可形式出资。第三，用于使用权出资的商标必须是在我国已经依法核准注册的、无权利争议的、权利不受限制的商标以及法律规定不能进行许可使用的商标不能用于出资。为此，今后相关法律法规对商标使用权出资进行规范时，宜对此加以明确规定。

五、结 论

商标使用权出资具有必要性，其用于出资无论在理论上还是实践中都有重要意义。商标使用权出资也具有可行性，符合知识产权出资的标的要求，与现行法律规定也不相悖，一些地方性规范更是直接作出允许商标使用权出资的规定。而且，商标使用权出资与商标所有权出资以及商标许可使用相比，有其独特的优势。法律法规应该在对商标使用权出资予以明确规定的基础上，对出资主体、出资客体、出资形式等加以详细规定，以便出资者在以商标出资时，从自身经济利益出发选用适当的出资方式，顺应经济社会发展需求，保障商标权利合理、有效、充分地利用。

[1] 赵旭东.新公司法制度设计[M].北京:法律出版社,2006: 217.

[2] 郑成思.世界贸易组织与贸易有关的知识产权[M].北京:中国人民大学出版社,1996:148.

[3] 刘春霖.论股东知识产权出资中的若干法律问题[J].法学,2008(5):84.

[4] 袁晓东,李晓桃.论我国知识产权用益出资[J].科学学与科学技术管理,2007(8):7.

[5] 万巍.企业商标权资本化及其法律风险防范[J].现代管理科学,2010(2):108.

[6] 陶鑫良,袁真富.知识产权法总论[M].北京:知识产权出版社,2005:145.

[7] 陈丽苹.知识产权出资的法律问题[J].知识产权,2004(3):58.

[8] 刘春霖.知识产权资本化研究[M].北京:法律出版社,2010 : 210.

责任编校：汪沛

LegalIssuesofInvestmentinTrademarkUseRights

NIE Jun

(College of Laws, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

It is not clear whether trademark use rights can be invested according to the existing laws. There is a realistic demand and necessity of investment in trademark use rights. Being of theoretical and practical significance, the investment conforms to the requirements of intellectual property investment subject. Compared with trademark ownership investment and trademark license, it has advantages and is not contradictory to the existing laws and regulations. Investment in trademark use rights should be defined clearly in laws and regulations.

trademark use right; investment; feasibility; comparative advantages; reasonable extent

2013-12-13

聂君，男，安徽安庆人，上海大学法学院硕士研究生。

时间：2014-4-18 17:23 网络出版地址：http://www.cnki.net/kcms/doi/10.13757/j.cnki.cn34-1045/c.2014.02.031.html

D923.43

A

1003-4730(2014)02-0141-05