从《专利法》第33条探析“修改超范围”审查中的两个问题

2013-08-15于萍

知识产权 2013年12期

于萍

根据《专利法》第33条的规定，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。近年来对于《专利法》第33条（或“修改超范围”）审查标准的把握一直是专利界争议的热点之一，2011年12月，最高人民法院就“墨盒”发明专利作出的“（2010）知行字第53号行政裁定书”在专利界产生了巨大反响，至今已过去近两年，对于《专利法》第33条法律适用标准的争议一直在持续，近期涉及的“修改超范围”问题进入再审程序的专利行政诉讼案件正不断增加，而对于“修改超范围”的审查标准在专利界尚未达成共识。本文拟从《专利法》第33条的立法宗旨就“修改超范围”审查中的两个问题进行探析。

一、对修改后的权利要求保护范围的理解

审查实践中，对《专利法》第33条的审查结果的争议很多情况下是由于对修改后权利要求保护范围的理解不同导致的。本文就这一问题从如下几个方面进行分析。

（一）用说明书及附图对权利要求进行解释的适用条件

《专利法》第59条规定，“发明及实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。根据该法律规定，专利权保护范围的确定包括两个方面：一是以权利要求的内容为准；二是说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。实践中出现的争议在于，何时用说明书及附图对权利要求的内容进行解释？如何进行解释？

根据《专利审查指南》的规定①国家知识产权局：《专利审查指南》（2010），第二部分第二章，3.2.2。，一般来说，权利要求中的术语，如果对于所属领域人员来说有确切的通常含义，且说明书没有规定其具有其他含义，此时应按照通常含义来理解该术语。在解释权利要求时，不应以说明书、附图中的技术内容对权利要求进行直接的解读，例如将权利要求中未记载的技术特征写入权利要求，或将权利要求中的上位概念解释为说明书及附图中记载的下位概念。对于没有确切通常含义的术语，或者含义有争议的术语，应当参考说明书及附图，以及当事人的意见陈述来理解该术语的含义。

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第3条也对权利要求的解释规则做出规定②最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2010年1月1日）第3条。。虽然该司法解释是针对专利侵权诉讼审理的，但对专利确权及专利申请的审批也有借鉴作用。该司法解释中关于说明书及附图对权利要求内容进行解释的规则与《专利审查指南》的相关规定基本一致，均体现了如下两点：（1）说明书对相关术语有特别界定的，从其界定，并且说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案可以用于对权利要求的内容进行解释。（2）说明书没有特别界定的，按照所属领域通常的含义来解释；而所属领域通常的含义，常常需要借助于查阅工具书、教科书和公知常识性文献。

以“墨盒案”为例，对于经修改授权的权利要求1中“存储器”这一技术特征的理解，是应当按照该术语通常具有的含义来理解，即包括半导体存储器、磁泡存储器等不同存储器的上位概念，还是按照专利权人在无效宣告程序中所主张的，解释为说明书技术方案及实施例所描述的半导体存储器？本文认为，根据上述理解权利要求保护范围的规则，由于“存储器”这一术语在所属技术领域是有确切含义的通用术语，其不仅包括半导体存储器，还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同类型。该专利说明书虽然在技术方案部分及具体实施例描述的均是半导体存储器，但这只说明该专利实际上是针对装有半导体存储器的墨盒做出的改进，不能因此得出本专利说明书已将“存储器”定义为“半导体存储器”。所以，综合专利说明书的整体内容，结合该技术领域的相关情况，不应将该专利权利要求中的技术术语“存储器”这一上位概念解释为说明书技术方案部分及实施例部分所具体限定的下位的“半导体存储器”。

（二）对修改后的权利要求内容的理解还需要综合考虑修改过程

对于修改后权利要求内容的理解，是否需根据说明书及附图，以及当事人的意见陈述对其进行解释，除了考虑上述因素外，还要考虑申请人进行该修改的过程，分析其修改动机，判断申请人进行相关修改的本意。特别是要考虑：（1）所做的修改是申请人为了克服审查意见指出的申请中的某缺陷而为，还是申请人主动进行的修改？并根据具体情况分析专利申请人所做修改的本意，酌情考虑是否采用说明书及附图对权利要求中修改内容进行解释。（2）所争议的修改内容是否为申请人的偶然笔误？如果是，则可以考虑综合原说明书及权利要求书内容对修改后权利要求内容进行解释。

以“墨盒案”为例，专利权人在无效宣告程序主张的，该专利经修改授权的权利要求1中的“存储器”应理解为说明书具体实施例中的“半导体存储器”，不仅从上述对权利要求内容解释的一般规则看不应接受，而且综合考虑相关内容的修改过程，专利权人的这一主张也不应被接受。从申请人修改的过程来看，授权公告的权利要求1是申请人在答复审查意见通知书时，在原权利要求23的基础上增加“存储装置”这一特征修改形成，该“存储装置”的增加是申请人主动修改所为。虽然申请人在意见陈述书中称，修改后的权利要求1中的“存储装置”是指说明书附图所示的“半导体存储器”，但从原说明书及权利要求书的记载内容来看，原说明书技术方案部分及实施例部分均明确记载有半导体存储器，如果申请人的本意真是如此，其完全可以在修改后的权利要求1中直接将该特征表述为“半导体存储器”，而没有必要在权利要求1补入原始申请技术方案部分没有记载的上位概念“存储器”，再在意见陈述书中解释该“存储器”为“半导体存储器”，显然申请人这样做有其另外的考虑。接下来再看，存在争议的修改内容是否为申请人的偶然笔误？查阅案卷，可以看到原说明书中仅在背景技术部分出现一次独立使用的“存储器”，其余的均是半导体存储器，原权利要求书中使用的均是“半导体存储器”，而修改后的权利要求书中，“存储器”出现了8处③参见最高人民法院（2010）知行字第53号行政裁定书。。很显然，修改后的权利要求1中的“存储器”的表述并不是偶然笔误，而是申请人特意进行的修改。综上，综合考虑“墨盒”案申请人对专利申请文件的修改过程，也看不出专利申请人在修改权利要求1时在其中增加的技术特征“存储器”其实际想表述的是“半导体存储器”，因此不应将其解释为半导体存储器。

（三）意见陈述书对理解权利要求范围的作用

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中规定，“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释”。实践中适用该规定时应对其全面理解，特别是运用专利审查档案对权利要求内容进行解释时更需注意适用条件。该司法解释应视为是对《专利法》第59条规定法律适用的解释，而《专利法》第59条明确指明的是说明书及附图对权利要求的内容具有解释作用；当事人在意见陈述书中对权利要求相关内容作出的超出所属领域技术人员通常理解的解释，应当以说明书中存在相关的描述为前提，并且不应与本领域技术人员阅读专利说明书后得到的理解相矛盾。否则当事人在意见陈述书中的解释不应被接受。

专利审查档案并不是授权公告的专利文件的内容，一般公众通常看不到专利审查档案的内容，从权利公示的角度，仅仅在意见陈述书中进行的解释，如果在专利说明书及权利要求书中均没有依据，则不应接受这样的解释，即意见陈述书仅能作为辅助说明，不能独立地作为对权利要求进行解释的依据。

以“墨盒案”为例，对于修改后的权利要求1中增加的“存储器”是否能解释为“半导体存储器”，专利权人不仅以说明书的相关描述作为解释的依据，而且主张以其进行相应修改时所提交的陈述意见作为支持；而对于修改后的权利要求8、12、29中增加的“记忆装置”能否解释为“电路板及设置在其上的半导体存装置”，专利权人更是仅以其在意见陈述书中的主张作为依据。然而，根据如上所述的采用当事人的意见陈述书对权利要求进行解释的适用规则，由于专利权人在意见陈述书中对权利要求书中“存储装置”、“记忆装置”的解释，均与所属领域技术人员阅读了专利说明书后对权利要求范围的理解明显不同，故均不应被接受。

二、对“修改超范围”审查标准的把握

（一）对“原说明书和权利要求书记载范围”的理解

《专利法》第33条规定“对发明和实用新型专利申请的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围”，所以如何理解“原说明书和权利要求书的记载范围”是把握好此条款法律适用的基础和关键，本文拟从如下两个方面对此予以论述。

1.《专利法》第33条的立法宗旨

众所周知，《专利法》第33条的立法宗旨是，基于我国专利制度采用的是先申请原则，在允许申请人提交专利申请后对其申请文件中存在的不符合专利法及其实施细则规定的缺陷进行修改的同时，对修改进行了限制，即不得超出原说明书和权利要求书的记载范围，其目的就是要避免申请人通过将申请日以后完成的发明创造写进申请文件，甚至要求保护，却仍然享受原来的申请日，这将损害社会公众的利益④国家知识产权局条法司：《新专利法详解》，知识产权出版社2001年8月第一版，第228～229页。。所以把握好对“原说明书及权利要求书记载范围”的理解，要从法律的立法宗旨出发，既要维护专利申请人的正当利益，同时也不应损害社会公众利益。

对于“原说明书及权利要求书记载范围”的理解，有两种观点，一种观点认为，其包括原说明书和权利要求书文字记载的内容，以及根据原说明书和权利要求文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容⑤国家知识产权局：《专利审查指南》（2010），第二部分第八章，5.2.1.1。；另一种观点认为，其包括原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容，以及本领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以推导出、可显而易见获得的内容⑥参见最高人民法院（2010）知行字第53号行政裁定书。。本文认同第一种观点。基于《专利法》第33条的立法宗旨，如果修改后的内容，对于本领域技术人员来说综合原说明书（包括附图）及权利要求书可以看出申请人在申请日时就有这样的本意，则可以认为修改后的内容属于“原说明书和权利要求书记载的范围”，符合《专利法》第33条规定；如果修改后的内容对于本领域的技术人员来说，所看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，这样的修改内容就不属于“原说明书和权利要求书记载的范围”。而“本领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以推导出、可显而易见获得的内容”，显然并不是申请人在申请日时就有的本意，其不应属于“原说明书和权利要求书记载的内容”。例如，申请人由于在申请日时对现有技术及自身发明创造认知的局限，对自身发明创造的适用范围认识估计不足，在申请日之后，特别是在收到审查意见之后，随着对现有技术和自身发明创造理解程度的提高，对此有了新的认识，希望通过修改将对于本领域技术人员来说根据原说明书记载的方案可以显而易见获得的内容补入申请文件，并希望获得保护。这部分内容显然不是申请人在申请日时就有的本意，而是日后想到的，所以不属于“原说明书和权利要求书记载的范围”。

以“墨盒案”为例，综合原说明书及权利要求书的整体记载，申请人在申请日时并没有记载装有除半导体以外的其他存储器的墨盒方案，虽然“本领域技术人员综合本专利原说明书及权利要求书和附图，很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置，并推导出该方案同样适应于非半导体存储装置的墨盒，但这部分内容显然不属于申请人在申请日时就有的本意，不属于原权利要求书及说明书记载的范围。

2.专利权人与公众之间的利益平衡

有一种观点认为，本领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以推导出、可显而易见获得的内容，从公平的角度讲，这部分内容应该归为专利权的保护范围，如果申请人在申请日之后通过修改补充这部分内容并要求保护，而审查时依据法《专利法》第33条不接受这样的修改，将会造成对专利权人的不公平。本文认为，首先，专利文件是严格的法律文件，有些由于专利申请人在提交专利申请时考虑不周造成的缺陷，其后果应当由专利权人自己承担。其次，上述的“本领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以推导出、可显而易见获得的内容”在侵权诉讼中有可能通过等同侵权判定被纳入专利权的保护范围，使专利权人的利益得到补偿。

还有观点认为，既然这部分内容在侵权判定中可通过“等同认定”划入专利权的保护范围，那么允许其在授权前通过修改补入授权的权利要求书中也就不会损害公众利益，所以认为应该允许申请人做这样的修改。对此本文不能认同，首先，不同程序有各自不同的作用，在后一程序中能够正常解决的问题，并不一定在之前的程序中也能正常解决。其次，理论上讲，权利要求限定的字面范围，与侵权诉讼中考虑了“等同”后认定的保护范围，两者是有区别的，后者是在前者基础上的进一步扩展。如果在授权前的审查程序中允许申请人通过修改使权利要求限定的字面范围扩大到考虑了“等同”之后的范围，甚至是进一步“上位化”的范围，那么理论上讲在侵权诉讼中，还可能在此基础上进一步进行等同技术方案的扩充，则无疑会侵害公众利益。

（二）“修改超范围”的判断主体及其能力

关于《专利法》第33条的判断主体，虽然《专利审查指南》没有明确规定为本领域技术人员，但实际上整个专利审查，特别是有关实体性条款的审查，其主体均是本领域普通技术人员，这是不言而喻的。另外，《专利审查指南》第2部分第8章“不允许的修改”中明确指出，“如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使本领域技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的”⑦国家知识产权局：《专利审查指南》（2010），第二部分第八章，5.2.3。。其中明确指明了修改超范围的判断主体是本领域技术人员。所以，《专利法》第33条（或“修改超范围”）的判断主体是本领域技术人员，这是显而易见的。

关于本领域技术人员在判断超范围问题时所具有的能力，整个《专利审查指南》对于本领域技术人员的能力，仅在创造性审查部分进行了定义，那么对于不同法律问题的审查，该假想的本领域技术人员是否相同呢？本文认为，在没有给出不同定义的情况下，应认为是相同的，只是需要澄清的是，该本领域技术人员在做不同法律问题审查时所运用的能力有所不同。无疑，本领域技术人员知晓本领域的公知常识，但在“修改超范围”的审查中，本领域技术人员对知晓公知常识这一能力的运用体现在对原说明书及权利要求书记载内容的理解上，以及对修改后的内容的理解上，而不应当是运用公知常识对原说明书及权利要求书记载的内容做进一步改进。所以，“原说明书和权利要求书记载范围”应当是，原说明书及其附图和权利要求书明确表述的内容，以及本领域技术人员根据上述明确表述的内容能够直接地、毫无疑义地确定的内容。

（三）应注意正确理解和把握“直接地、毫无疑义地确定”

如上所述，对于《专利法》第33条中的所述的“原说明书和权利要求书的记载范围”应理解为包括：原说明书和权利要求书文字记载的内容，以及根据原说明书和权利要求文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。然而需要注意的是，在审查实践中应正确理解和把握“根据原说明书和权利要求文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”，许多案件对于超范围审查结论的争议都是由于对“直接地、毫无疑义地确定”理解和把握不同引起的。本文认同不应将“直接地、毫无疑义地确定”简单理解为数理逻辑意义上的唯一确定⑧参见最高人民法院（2010）知行字第53号行政裁定书。，而是应当以本领域普通技术人员的角度，综合原说明书和权利要求书记载的整体内容，分析修改后的内容是否是申请人在申请日时就有的本意。由于篇幅所限，在此仅结合审查实践中遇到的较多、问题较为突出的两种情况，对于审查实践中应如何正确理解、把握“根据原说明书和权利要求文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”予以说明。

1.对技术特征的理解不应脱离技术方案

对技术特征的理解，不论是修改前的还是修改后的，均不应脱离该特征所处的技术方案，不应忘记《专利法》第33条的审查主体是本领域技术人员，不应无视本技术领域的公知常识，并且应综合考虑原说明书和权利要求书记载的整体内容。

某发明驳回复审案件⑨参见专利复审委员会第23483号复审决定。，涉及一种滚动轴承及钢的热处理方法。驳回决定认为，经修改的权利要求1中限定的“碳氮共渗处理或氮化处理后，对零件进行淬火”超出了原说明书和权利要求书记载的范围。理由是，原说明书和权利要求书仅仅记载了“碳氮共渗处理+淬火”，据此无法毫无疑义地确定出“碳氮共渗处理”与“淬火”两者的前后顺序。专利复审委员会在复审决定中认为，结合该申请的背景技术、技术方案和本领域的公知常识，本领域技术人员对“碳氮共渗处理＋淬火”不会简单地等同于两个加数相加，而是暗含一定的前后次序，因此修改后的内容是本领域技术人员可以从原说明书和权利要求书直接地、毫无疑义地确定的，符合《专利法》第33条规定。

判断修改后的内容能否“根据原申请明确记载的内容直接地、毫无疑义地确定”时，如果只是按照文字表述对技术特征进行孤立、抽象的理解，就会背离申请人采用这一表述所要表达的本义。所以，对于技术特征的理解，无论是修改前的还是修改后的，不应仅考虑技术特征措辞本身的含义，而应以本领域普通技术人员的角度，结合该特征所处的技术方案，并应综合考虑原说明书和权利要求书记载的整体内容，对其进行技术层面的理解，在此基础上，正确把握修改后的内容能否根据原说明书及权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定。

2.修改后的权利要求所形成的技术方案并非必须在原申请中有明确记载

审查实践中，对于“直接地、毫无疑义地确定”僵化理解的另一种情形是，强调修改后权利要求所限定的方案必须在原申请文件中有明确记载。

某发明申请驳回复审案⑩参见专利复审委员会第22547号复审决定。，涉及滑转转向车及其驱动机构，原申请说明书分别记载了可控差速器装置的具体结构和有关驱动机构整体结构的技术方案。修改后权利要求1记载了将可控差速器的具体结构应用到驱动机构的整体结构中的技术方案。驳回决定认为，权利要求1的技术方案在原申请中没有明确的文字记载，申请人将不同实施例中出现的个别部件含混地堆叠在一起形成新的技术方案，不符合《专利法》第33条的规定。专利复审委员会在复审决定中认为，在判断修改后的方案是否超出原申请记载的范围时，不能仅根据原申请中是否有明确的文字记载进行判断，而应当站在本领域技术人员的角度，根据原申请的技术方案的整体内容进行判断。该案原申请说明书中对可控差速器、驱动机构和它们之间的联系进行了说明，对可控差速器和驱动机构分别给出了多种实施方式，并且对于本领域技术人员来说，可控差速器是驱动机构的必要组成部件，它们在结构上有着必然的联系，组合后各部件之间的连接配合关系不变，这些技术特征作为一个整体的技术构思已经完整地体现在具体实施例部分和附图中，将两个部件进行组合获得的技术方案是本领域技术人员不需要说明书明确的文字记载即可直接地、毫无疑义地确定的内容。

判断修改后的技术方案能否“根据原申请明确记载的内容直接地、毫无疑义地确定”时，不应将 “直接地、毫无疑义地确定”理解为在原申请中有明确记载，而是应当结合原申请文件的整体内容判断，分析重新组合的技术特征之间的相互关联程度，是否有协同作用，是否产生一个新的技术方案。如果重组的具体机构或技术特征之间为简单叠加或替换，并且他们之间的关联对于本领域技术人员来说是确定的，通常这些特征组合后的技术方案对于本领域技术人员来说，能够根据原申请明确记载内容直接地、毫无疑义地确定，属于原说明书和权利要求书记载范围。反之，如果重新组合的技术特征之间有相互协同作用，则通常重新组合后会产生新的技术方案，不属于根据原申请明确记载内容直接地、毫无疑义地确定的内容，超出了原说明书和权利要求书记载范围。关键还是要看修改后的方案对于本领域技术人员来说，在综合分析原说明书和权利要求书的记载内容的基础上是否可以看出申请人在申请日时就有这样的本意。