未注册商标先使用权制度之完善——兼评《商标法修正案（草案）》第58条第三款

黄易然

（华东政法大学，上海200042）

未注册商标先使用权制度之完善
——兼评《商标法修正案（草案）》第58条第三款

黄易然

（华东政法大学，上海200042）

为平衡商标注册人和在先使用人之间的利益，以弥补申请在先原则和注册原则的不足，应赋予所有善意在先使用的未注册商标继续使用的权利。大多数成文法国家对先使用权制度进行了规定，在《商标法修正案（草案）》中也增强了对未注册商标的保护力度。但是，在我国现行商标法律制度下，仍需要对先使用权利构建进行解析，明确权利行使的条件和限制，完善未注册商标先使用权制度。

未注册商标；先使用权；商标法修正案

一、未注册商标先使用权的法律基础

我国对于商标权的取得采注册原则。商标经过核准注册后，就受到法律保护，商标权人有权禁止他人使用该商标，侵害商标权的行为就会受到相应的惩罚。

可是，不知道他人在先商标的存在，而巧合地注册了与在先商标相同或者近似的商标，根据注册原则就会产生侵害他人注册商标权利的后果。但是这种在先使用未注册商标与在后善意注册商标之间的冲突，是否构成侵权，实值探讨，因为商标的生命在于使用，只有经过使用的商标才真正具有其功能和价值。所以，对于未曾注册却经过使用的商标，法律在给予取得注册商标所有人以商标权的同时，也应当保护未注册商标先使用人的权利和利益。从商标法的历史发展来看，是从使用产生权利逐渐演变为注册产生权利的，各个国家的商标法在赋予注册商标保护的同时，也在一定程度上保留了先使用人的权利［1］。未注册商标先使用权制度已经成为了一种弥补商标注册原则的缺陷、平衡注册商标权人和先使用人之间利益、促进市场公平竞争的补救措施。

我国现行法律对于先使用权的保护体现在《商标法实施条例》第54条，它给予了在先使用的未注册服务商标的所有人以先用权。但是，该条文的出现有其特定的历史背景，其立法目的主要是为了保护从1993年7月开始实行的服务商标注册制度，是法律交替过程中的过渡条款。除此之外，现行商标法律中并未对先使用权进行规定。在现行《商标法》第31条中对于未注册商标的保护也仅限于恶意抢注的情形，如果是善意的在后注册，则对于先使用人来说就失去了救济的途径。在司法实践中，法院为了对先使用人进行保护，一般只能通过《反不正当竞争法》第2条和第5条的规定，将在先使用人的权利认定为知名商品特有名称权或字号权以阻却对在先权利的侵权指控。

在十一届全国人大常委会第三十次会议初次审议的《中华人民共和国商标法修正案（草案）》中，第58条第三款增加了对于未注册商标先使用权的保护：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”该条文是在我国商标法中对于先使用权制度的确立，此条文的增设，应当持以肯定及赞扬的态度。但是，实践中对于先使用权的保护，仅靠这一条款还不够清晰明确，在法律中仍有应当增补及改善之处。

二、比较法之规定

在当今世界，商标权利的取得主要有使用原则和注册原则两种，而大多数成文法国家采用的是注册原则。但是，注册取得在给予了注册商标权人以保护的同时，也不应当损害在先使用的未注册商标使用人的权利，因此，采取注册原则的国家一般都规定了先使用权制度。我国在此方面立法有所缺失，因而有必要借鉴外国的经验，对我国立法以及司法实践提供比较研究。

（一）日本

《日本商标法》第32条规定：在他人申请注册商标之前，在日本国内非以不正当竞争为目的就已在该商标注册申请指定的商品或服务或者类似商品或服务商使用与注册商标相同或者近似的商标，而且作为区分与自己业务有关的商品或服务的标志致他人提出商标注册申请时已在消费者中驰名的，该商标使用人有权继续在前述商品或者服务商使用该商标。

日本商标法要求在先使用的商标满足“驰名”的要求，为先使用权设置了相当严格的“门槛”，虽然能够维护商标注册原则的权威，却不利于对善意在先使用人的权利和利益的保护，使得在先使用人获得救济的机会过小，失去了设置制度的意义。相比之下，韩国和台湾地区的做法更具有可操作性。

（二）韩国

韩国现行《商标法》第57条规定：1.在同种或类似商品上使用与他人已注册的商标相同或近似的商标，且符合下列全部要件的人，有权在其使用的商品上继续使用该商标。（1）在他人申请注册该商标之前，该人已经在国内开始使用此商标，且没有故意从事不正当竞争的意图而持续使用该商标；（2）依照前第一项在先使用人使用其商标的结果，使得国内消费者，在他人申请注册商标之际，已知晓在先使用人的商标是标示具体个人商品的商标。2.商标权人或专有使用权人可以要求在先使用人在其商品上作出适当的标记，以防止在自己的商品与在先使用人的商品之间产生对商品来源的误认或混淆。

韩国的规定更为详尽明确，对于持续使用的时间要求以及国内使用的地域要求都进行了规定。同时，条文中还对“使用”进行了界定，使得先使用权的认定标准更加清晰。

（三）我国台湾地区

台湾《商标法》第23条第二款规定：在他人申请商标注册前，善意使用相同或者近似之商标图样于同一或类似之商品，不受他人商标专用权所拘束，但以原使用的商品为限，商标专用权人得要求其附加适当区别标志。

台湾地区对于未注册商标先使用权的认定比较宽松，既没有日本的“驰名”要求，也没有韩国对于时间、地域等的规定，在先使用权基于在先使用商标的事实而产生，其做法具有更强的现实意义［2］。

（四）美国

《美国商标法》第2条规定，在商业中并存合法使用而使之有权使用的商标可以予以并存注册。但是在后申请人对其商标的商业使用必须先于在先注册申请人或者注册人在美国专利商标局提出商标申请之日，否则不存在并存注册。如果有管辖权的法院终审决定一个以上的人有权在商业中使用相同或者近似的商标，可以由专利商标局长准予并存注册，同时规定各商标所有人使用其注册商标的方式、地点或者有关商品的条件和限制［3］。

美国商标法对于先使用权利的救济途径更为广泛，不仅允许先使用人可以继续使用，甚至还可以并存注册。当然，并存注册并不是无限制的，商标法中对继续使用和并存注册的条件进行了规定。

日本、韩国以及我国台湾地区同属于大陆法系法域，但是对未注册商标的先使用的要求却不尽相同。韩国的规定更为详尽，日本的“驰名”要求使之保护意图难以实现，台湾的规定则相对宽松。然而，它们也具有相同之处，对于先使用人都强调要求“善意”或者“没有不正当竞争的意图”，这就对先使用人的主观状态提出了要求。如果是恶意使用，那么就阻却了先使用的正当性。然而，在美国商标法律中却没有对使用人的主观状态的规定。虽然上述四个法域中未注册商标先使用权的构成要件皆不相同，但是它们仍然具有共同点：先使用人的使用必须在商标注册人提出商标注册申请之前；在先使用人继续使用的权利限于原来使用的商品或者服务。这两个共同点可以说是对于未注册商标先使用权利产生前提的共同要求，对于我国构建未注册商标先使用权制度也具有借鉴意义。

三、未注册商标先使用权制度的完善

根据我国现行的商标法律，对于善意在后注册的商标，先使用人的合理利益得不到有效的保障。虽然《商标法修正案（草案）》中对于先使用权进行了一定程度的保护，如果该法正式施行将会很大程度上弥补我国相关法律的空白，阻却了未注册商标先使用人继续使用其商标的违法性，为先使用人的权利行使提供了有效的救济途径，但是，该条文仍然不足以涵盖未注册商标先使用权的保护，对于先使用的时间、空间等要求不够清晰明确，在实践中对于具体案件的认定仍然容易产生争议。所以，本文在商标法对先使用权制度有所考虑的基础上，对此进行进一步的完善，明确先使用权利行使的要求以及限制，促进先使用制度的构建。

（一）时间要求

对于未注册商标构成在先使用权利的时间有两点要求，一是使用在先，二是持续使用。

使用在先是指在他人商标申请注册之前，商标在先使用人已经在同类或类似商品上使用该商标或类似商标。使用在先已经成为了先使用权利的首要构成要件，如果不满足此条件则各法域皆不承认该未注册商标享有在先使用的权利。但是，有的国家对此还有特殊规定，要求在先使用人对商标的使用达到一定的年限——如五年——才能享有商标先使用权。笔者认为，在我国现行商标法律体制之下，不宜有如此之规定。我国社会经济现正处于高速发展的时期，商品经济下贸易自由使得中小企业具有较强的发展潜力，高新商品层出不穷，涌现出一大批具有较高品质却商标使用不久的商品，其中不乏有未申请注册却具有保护意义的商标。我国对于未注册商标的保护力度本就薄弱，在此情况下如果再加上使用年限的要求，恐怕会使一批高新商品的未注册商标先使用人失去权利救济的途径。因此，笔者赞同《商标法修正案（草案）》中对于在先商标使用时间不强加以规定年限，未注册商标只需满足在先使用之事实即可。

持续使用是指商标先使用权人在其商品或服务上不中断地使用其商标。在韩国商标法上就有“没有故意从事不正当竞争的意图而持续使用该商标”的规定。要求未注册商标的在先使用具有持续性，是因为如果在先使用人无正当事由而中断对商标的使用，会对商标管理的秩序、商标注册权人以及市场公平竞争都产生不良影响，造成商标使用的混乱，使消费者产生混淆。注册商标尚需承担使用的义务，如果连续3年停止使用将导致被撤销注册，那么未注册商标先使用权则更加需要通过持续使用来维持其权利的存续。如果使用人在无正当理由中断后再恢复使用的，那么应当视其为启用另一未注册商标，则该商标的使用将构成对注册商标专用权的侵权。当然，持续使用是要求不得无正当理由而停止使用，如果使用的中断是因为非主观原因而导致正当事由，那么法律应当给予一定的保护，仍然视其为持续使用。季节性商品销售的暂时中断、因企业分立或合并而导致的商标暂时中断使用等都属于中断的正当理由［4］，具体之情形可以由法院根据个案的具体情况予以判断。因此，笔者建议在《商标法修正案（草案）》第58条第三款中添加对于未注册商标持续使用的要求，规定连续3年停止使用将导致先使用权的丧失。

（二）地域要求

日本和韩国的商标法条文中明确规定了先使用商标“在日本国内”和“在韩国国内”的地域限制，要求商标的在先使用必须为法域内的使用。在我国商标法修订的过程中，曾经设有过商标先使用权条款并在其中规定了地域限制。但是在本次《商标法修正案（草案）》中，虽然也增加了关于未注册商标先使用权的保护，但条款中对于地域的限制却未加限定。笔者认为，在未注册商标先使用权条款中对地域的限定是必要的，这既是知识产权对地域性的要求，更是出于对国内注册商标抵御国外未注册商标、保护国内商标管理秩序和维护市场公平竞争的要求。

（三）先使用人的要求

大陆法系国家大多在其商标法律中规定了在先使用人的主观状态，要求在先使用人必须是“善意”或者“非以不正当竞争为目的”，否则其对未注册商标的继续使用将构成侵权。在我国许多商标法教科书上，也已经把先使用人的善意作为未注册商标先使用权的构成要件之一，强调没有善意的在先使用不构成合法的权利。但是，《商标法修正案（草案）》中对在先使用人的主观状态并未规定。笔者认为，先使用人的主观善意是未注册商标先使用权制度不可或缺的一部分，并且不仅在先期使用中还是商标被注册后的继续使用过程中，先使用人应当保持一贯的善意。在他人对相同的商标注册后，先使用人继续使用时不得出于不正当竞争的目的，不得和注册商标权人的商品和服务相混淆，否则就可能排除其行为的合法性，构成商标侵权。建议我国商标法律在对未注册商标先使用权保护的同时，考察先使用人的主观状态，对出于不正当竞争目的的未注册商标在先使用进行规制。

（四）先使用权的限制

对于先使用权也需要规定一定的限制方式，防止权利的滥用而导致注册商标专用权人应有的合法权益受到损害。

1.附加适当区分标识

当未注册商标与善意在后注册商标发生冲突时，法律允许给予未注册商标先使用权人继续使用其商标的权利，阻却了该商标的侵权效果。但是，这却会导致市场上同时出现两个合法使用的相同或类似商标，可能会导致消费者的混淆。所以为了保护消费者的利益，要求未注册商标在使用时附加适当区分标识以区别于注册商标的要求是合理的，如果不能添加适当标识，则先使用人不得继续使用其商标。同时，附加适当区别标识的效果应当是使未注册商标与注册商标的差别更显著，其判断标准应当为相关公众的一般注意力判断不致于混淆。在《商标法修正案（草案）》条款中要求“可以”附加适当区分标识，笔者认为在司法实践中，如果两个商标的同时存在会导致消费者的混淆时，应判决“应当”附加适当区别标识。

2.不得扩大范围

在先使用权应当限制在原有的商品或服务内，不得扩大使用商品的范围，这就意味着先使用人继续使用其未注册商标的范围只能限定在冲突注册商标申请之日前已经使用的商品或服务上。如此限制的理由是，法律对于未注册商标先使用权的保护仅仅是其在先使用的既存状态，如果允许使用范围的扩大，那么就会损害注册商标专用权人的合法权益。《商标法修正案（草案）》中规定的“在原使用范围内继续使用该商标”，应当也是指不得扩大使用范围，不得扩充到近似商品或服务上。

3.权利移转或许可的限制

如上文所述，未注册商标先使用权制度保护的是先使用状态，所以，如果允许先使用人转让或者许可他人使用其未注册商标，则会破坏既存的状态，导致不正当竞争的后果。因此，除了自然人的死亡或者法人的分立、合并等非出于主观意思而导致权利承继的情形外，原则上应当禁止先使用人转让或许可他人使用其未注册商标。建议在将来商标法律对先使用权保护的同时，加上不得移转及许可他人使用的限制条款，平衡注册商标专用权人以及未注册商标使用权人的利益。

［1］王莲峰.商标法［M］.北京：清华大学出版社，2008：174.

［2］文学.商标使用与商标保护研究［M］.北京：法律出版社，2008：220.

［3］汪泽.论商标在先使用［J］.中华商标，2003，（3）.

［4］［日］纹谷畅男.商标法 50讲［M］.魏启学，译.北京：法律出版社，1987：236.

［责任编辑：刘 庆］

Improvement of the Senior Use of Unregistered Trademark System——Comments on Article58(3)of the

HUANGYi-ran

To balance the benefit between the possessor of the registered trademark and the senior user, and to fulfill the shortage of senior principle and the register principle, the sincere senior user of unregistered trademark should be imparted the right to keep on using.Most statute law countries have already have the articles a bout the senior use system, also it is written in the latest＜Trademark Law Amendments(Draft)＞ but the protection is not sufficient under the legal system in China. Conditions and limits of the senior user's rights should be clarified to improve the senior use of unregistered trademark system.

Unregistered Trademark;Senior Use;Amendment of Trademark Law

DF523.3

A

1008-7966(2013)05-0081-03

2013-06-08

黄易然（1989-），女，上海人，2011级民商法专业硕士研究生。