论专利权默示许可的认定

李建华，王国柱

（1.中国人民大学，北京 100872；2.吉林大学，吉林 长春 130012）

专利权默示许可，是与专利权明示许可相对的概念，是指专利权人在某种情形下，通过默示的方式，使被诉侵权人产生了专利权人允许其使用专利的合理信赖，从而成立的专利权许可形态①。专利权默示许可作为一种特殊的许可方式，有助于实现许可人与被许可人之间的利益平衡。本文拟对专利权默示许可认定的场域、标准和司法操作等问题进行探讨。

一、专利权默示许可认定的场域：对默示许可情形的归纳

从根本上讲，专利权默示许可是在科技发展的背景下产生的。科技的发展使得专利权的许可使用方式多样化、复杂化，导致某些使用方式在订立许可合同时不能被当事人所预测，这些没有被预测的使用方式是否有可能归入默示许可的范围，就成为专利许可实践中无法回避的问题。通过对实践中专利默示许可情形的归纳，可以为专利权默示许可的认定提供可靠的实践素材。关于专利权默示许可产生的具体原因，Gregory M.Luck认为：“默示许可产生于：设备被设计出来以便实施专利方法，或者专利方法的实施由专利权人转移给被诉侵权人的情形。”②杨崇森教授也对专利默示许可情形进行了归纳：“最常见之例子，为当任何人，自专利权人或被授权之制造商购买专利品时，可认为有默示使用该专利品之授权。亦即自被授权之制造商或出卖人购买专利品之人，获得默示授权使用该物品于其通常目的。另一默示授权之情形，是当专利权人将未专利之物品或零件售与顾客时，明知该物品会被用在他专利权所包含之制法或机械上，此际除非买卖契约含有禁止此种使用之条款，否则买受人可取得默示授权。尤其当所售之物品，除了用于专利之结合物外，别无其他实际用途时，会默示有此授权。又有专利之机械买受人取得默示授权，从事使机械能运用所必要之正常修理；惟此授权不包含重建机械之权，否则会侵害专利权。”③袁真富教授将专利默示许可的类型归纳为以下几种：1.基于技术标准而产生的专利默示许可。2.基于技术推广而产生的专利默示许可。3.基于产品的销售行为而产生的专利默示许可。4.基于产品的修理而产生的专利默示许可。5.基于先前使用而产生的专利默示许可。6.基于原有协议而产生的专利默示许可。7.基于违约行为而产生的专利默示许可。8.基于平行进口而产生的专利默示许可④。上述对默示许可情形的概括对于判定默示许可的成立具有重要意义。

二、专利权默示许可认定的标准：对行为和沉默的考量

（一）基于行为推断的专利权默示许可的认定标准

关于默示许可的认定标准，德雷特勒教授认为，用以判断默示许可的标准就是理性人标准。根据理性人标准，德雷特勒教授进一步指出：“默示许可是依据各种情况而得出的，包括当事人的行为、可适用的书面协议或信件中的条款或内容、当事人的合理期待、公正与平等的指示以及知识产权制度赖以建立的各种政策。”⑤袁真富教授认为：“存在专利权人默示形式的行为，是专利默示许可适用的形式条件或者前提条件。专利权人的默示行为让被控侵权人产生了被允许使用其专利的合理信赖，这是专利默示许可适用的实质条件。”⑥关于认定的构成要件，有学者认为包括：“1.专利权人通过其语言或行为使他人认为其许可使用。2.使用人基于信赖确实实施了使用行为。”⑦笔者借鉴上述认定标准，将认定基于行为推断的专利权默示许可的应然标准概括如下。

1.从专利权人的特定行为入手对专利权默示许可进行推定

通过专利权人的特定行为对其许可加以推定是进行专利权默示许可判断的首要问题，专利权人虽然没有明确表达许可的意思，但其积极的、主动的行为如果足以表明其允许相对人使用其专利权，则完成了对专利权默示许可进行认定的第一步。对专利权人特定行为的判断，究其实质，是对专利权人意思表示的认定和解释。专利权人通过行为完成了特殊形态的意思表示，该意思表示是否表达了专利权人同意许可的意思？对这一点的判断，主要是通过对行为所表现出的客观事实的考察来认定的，因为此时专利权人的内心真意无法通过其明示的表示加以认定，也就是说，对专利权人通过行为所进行的意思表示进行判断，依靠的是“表示主义”的解释方法。从专利权人的某些行为中可以推断出专利权人具有许可的意图。如果专利权人销售的零部件只能用于制造其专利产品，而专利权人在销售该零部件时没有明确加以限制，就可以推定专利权人默示许可零部件的购买者利用该零部件进行专利产品的制造和组装。倘若专利权人曾经允许过他人使用其专利，甚至积极主动地推荐他人使用其专利，该使用人就可能获得默示许可。美国联邦巡回法庭确立了两种测试方法来判断将非专利设备用于实施发明专利是否构成默示许可：（1）根据销售的环境因素是否能够轻易推知存在着授权；（2）对非专利设备是否具有非侵权用途的评估⑧。联邦巡回法庭已经表明意愿将尽可能抓住任何潜在的非侵权用途的证据，以便否定默示许可的请求，在Bandag，Inc.v.Al Bolster’s Tire Stores 案中认为非侵权用途包括：（1）在“其余部分”的使用；（2）将装置回售给专利权人或其他人；（3）将设备进行改造以使其明显地具有非侵权用途；（4）限制装置的使用，直到专利到期⑨。

将专利技术纳入技术标准已经成为必然，专利技术进入标准有两种方式：一是专利的被动加入，即标准制定机构无法避开大量的专利权，无法制定出不包含专利的标准，因此，标准制定机构就必须考虑将哪些专利技术确定为必要专利技术，并与专利权人就专利许可等问题进行协商；二是专利的主动加入，即专利权人为了追求利益最大化，主动推动其专利标准化，以达到强迫使用标准的人支付专利许可费的目的⑩。专利权人往往会在标准制定之初不披露其专利，或者不作出是否许可的表示，而是在标准推广和实施之后再提起侵权诉讼，这种标准化中的专利挟持问题对标准的制定者和实施者都会带来损害。随着标准化与专利的发展，标准化组织大都会规定其成员有披露标准中的知识产权的义务，否则将视为专利权人默示许可标准的实施者对其专利进行使用。进行这种默示许可的推定，可以较好地避免专利权人拒绝向行业内的竞争者授予许可的情形，有利于维护正常竞争秩序。从标准化中专利实施默示许可制度的安排可以看出，通过行为人的行为进行推定，是一个多种考量因素共同作用的过程，诚实信用、行业惯例以及宏观政策都发挥了作用，这一推定过程所追求的最终结果就是利益的平衡和交易公平的实现。

2.被控侵权人的合理信赖

信赖保护原则是默示许可的理论基础之一，如果相对人能够从专利权人的行为中获得合理信赖，就不应该允许专利权人自食其言。尽管被控侵权人没有经过明确的授权，但是，如果其有足够的理由相信专利权人允许其对专利进行使用，就有可能在专利权人和被控侵权人之间成立默示许可。对被控侵权人的信赖的考察，是立足于意思表示的受让人而进行的，通过对意思表示受让人所处的交易情境、按照理性人的标准对其内心确信的正当性进行判断。在当事人之间进行默示许可的认定，既要从专利权人的特定行为入手进行推定，也要从被控侵权人对意思表示的实际受领情况进行判断，唯有如此，才不至于有失周全。对被控侵权人信赖的判断，其核心问题是判断这种信赖是否具有合理性。对信赖合理性的判断同样要考虑多种因素，交易习惯、诚实信用等因素都在考虑之列。如果专利权人销售的零部件只能用于制造其专利产品，而专利权人在销售该零部件时没有明确加以限制，零部件的购买者就可以有足够理由信赖其可以利用该零部件对专利产品进行制造和组装。如果专利权人曾经允许过他人对其专利进行使用，甚至积极主动地推荐他人使用其专利，该使用人就可以对继续合法使用该专利产生信赖。标准化组织所制定的技术标准通常是鼓励推广甚至强制推广的准则和依据，所以，标准实施者可以合理地信赖专利权人不会拒绝其使用标准中的技术⑪。标准实施者的信赖将是其获得默示许可的重要依据。

（二）基于沉默的专利权默示许可的认定

1.权利懈怠规则的启示

《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》第六十六条规定：“一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接受的，可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定或者当事人双方有约定的情况下，才可以视为意思表示。”“不作为的默示”究竟在何种情况下视为意思表示？实际上，这里涉及权利人懈怠行使其权利是否能够导致使用人以此作为侵权的抗辩，并由此推出权利默示许可的问题。目前，我国法律还缺乏这方面的规定，而美国在司法实践中确定的“权利懈怠”抗辩规则能为我们合理解决不作为默示的法律效果问题提供有益的启示。

关于权利懈怠规则，Aukerman 法院确认专利案件要适用两个要件：一是要求被控侵权者证明专利权人拖延提起诉讼是不合理并且是不可宽恕的。该迟延期间从专利权人知道或者应当知道被控侵权者活动的时间开始，至专利权人提起诉讼为止，但是，此期间不能始于专利权授予之前。具体的期间因个案而异。二是要求被控侵权者证明迟延主张权利而生的重大损害。该损害包括两个方面：经济的和证据的。经济上的损害是指被告在迟延期间经济地位的不利改变，例如，如果专利权人没有拖延主张其专利的话，被控侵权者曾有机会转换使用非侵权产品。证据方面的损害则更为直接，迟延极大地束缚了被告提出完整且公平抗辩的能力，例如，关键的记录或文件、重要的证人或单纯的证人记忆的遗失。当然，这些不能获取的证据必须足以严重影响诉讼及其结果。需要指出的是，对于侵权诉讼而言，懈怠并不是完全的抗辩，它只是对以往行为的金钱赔偿责任的免除，无法免除被告将来可能收到的禁止令的约束。如果原告在自己的权利上睡觉，并且如果因为原告的迟延而由被告承担损害赔偿责任将会给被告带来损害，那么，法律基于公平考量将使被告免于承担该责任。但是，禁止令救济与懈怠导致的法律后果不同，原告在其权利上睡觉并不表示其完全放弃了自己的权利。他的不作为创设的似乎是一种推定的可撤销许可，这种许可是暂时性的，在原告醒来并主张其权利时可以将该许可撤销。也就是说，懈怠的抗辩只能阻止金钱损害赔偿救济，而不能阻止禁止令救济。

在此，需要将权利懈怠规则与禁止反悔抗辩这两种相似制度做一番比较。禁止反悔抗辩可以适用于涉及专利权、著作权、商标权等知识产权的案件之中。但是，与懈怠不同的是，禁止反悔这种抗辩方式并不立足于考察迟延行为，而是立足于原告所做出的误导性行为或者陈述，以及被告对这种行为或陈述的信赖，尽管迟延行为可以成为禁止反悔的构成要件之一，但其本身还不足以构成禁止反悔的抗辩，还需要更多的其他要件来支持。禁止反悔抗辩与懈怠抗辩还有一点区别，即懈怠只是一种对损害赔偿的限制，是不完全的抗辩，而禁止反悔则是一种完全的抗辩⑫。Aukerman 法院阐明了禁止反悔的三项测试要素：第一，专利权人必须曾误导被告合理相信专利权人无意图向被告主张其专利权。在大多数情况下，这意味着被控侵权人对专利有着特定的认知。被控侵权人合理地相信专利权人对于被控侵权人的行为已经知悉很长一段时间。第二，要求被告证明其信赖专利权人引起的误解行为，被告必须因为合理相信专利权人事实上不会主张专利侵权而采取了行动，如建造新的设备、促销等行动，而这些行为是被告在面临侵权诉讼的情况下不会做出的。第三，被告必须有重大的损害。该要件与懈怠的第二个要件相似，这种损害可能是经济的，也可能是证据的⑬。

2.认定基于沉默的专利权默示许可的应然标准

关于认定基于专利权人沉默（不作为）产生的默示许可的构成要件，有学者认为专利权人不作为产生的默示许可与专利懈怠的默示许可是相同的，应当包括以下两个要件：第一，专利权人对其未授权的使用行为是明知的，如果专利权人并不知道未经授权的使用行为存在，则无论该行为持续多长时间，都不会发生由于懈怠而产生的默示许可，也就是说，如果专利权人不知道该使用行为的存在，也就不能称其为“懈怠”。第二，权利懈怠行使已经超过法定诉讼时效期间。“懈怠”一定是超过了法律所给予的合理期间，这个合理期间即法定诉讼时效期间⑭。笔者借鉴上述观点，将认定基于沉默的专利权默示许可的标准概括如下：

（1）专利权人明知存在着未授权使用的行为而保持沉默。沉默作为意思表示一直都受到严格的限制，《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》第六十六条将沉默发生法律效力的情形界定为“法律有规定或者当事人双方有约定”，从实践的发展来看，沉默构成意思表示的情形不宜限定过严。在专利许可中，专利权人保持“沉默”的情形并不少见，而在表面“沉默”的背后往往隐藏着权利人对真实情况的明知以及当事人“守株待兔”的渴望。以专利的标准化为例，因为如果专利搭上了标准化的便车，就可以带来庞大的市场份额和巨大的经济收益，所以部分专利权人往往在标准制定时保持沉默，待标准实施时却主张权利，提出侵权之诉，这种行为被称为标准中的专利挟持。专利权人虽然没有参与标准的制定，但是明知正在制定的标准中包含着自己的专利却不进行权利披露⑮。这种“明知”前提下的“沉默”如果不赋予其一定的法律效果，显然是对非善意行为的纵容，与诚实信用的原则是背道而驰的。

（2）被控侵权人信赖专利权人的沉默。专利权人在特定状况下的沉默会使被控侵权人认为专利权人将放弃权利或者不会向自己主张侵权，这种合理信赖与被控侵权人对专利权人特定积极行为的信赖在认定上具有相似之处，都需要综合考量特定的交易情形、交易惯例和诚实信用原则等。被控侵权人由于信赖专利权人的沉默而进行了使用等行为，被控侵权人的此种行为可能会带来成本的投入和预期利益的期待，如果不能构成默示许可，将损害被控侵权人的利益，从这个角度看，权利懈怠规则和禁止反悔规则所强调的“损害”要件得到了体现，但在专利默示许可的认定方面，最有意义的关键之处在于认定许可是否存在，而是否因为许可而导致了损害并非许可认定的要点，因此，通常意义上的“损害”要件在专利默示许可认定方面并不具有重要意义。

（3）专利权人怠于行使权利的期间超过法定诉讼时效期间。对权利人懈怠行使权利的“默示”赋予“许可”的法律效果，不仅是为了保护被控侵权人的利益，也是为了维护社会经济秩序。任由权利人懈怠权利行使并允许其随时主张损害赔偿，将导致专利权的滥用，专利侵权中的“放水养鱼”现象即为例证。“放水养鱼”这种权利懈怠行为之所以会构成权利滥用，是因为这种怠于行使权利的状态持续较长时间，往往导致专利的使用人认为自己的行为没有侵权或者已经得到专利权人的默许，于是他有可能基于这种信赖而扩大投资和生产经营规模，如果后来遭遇专利权人诉讼，就会蒙受巨大的经济损失，这种有违诚实信用的行为对社会经济秩序也是有危害的。笔者认为，权利人怠于行使权利的期间应当与诉讼时效期间相协调。在法定诉讼期间内，权利人提出了损害赔偿的诉讼请求，其可以就实际发生的损害获得赔偿。法定的诉讼时效期间应当被视为对权利人的最长“宽恕”期限：在此期限内权利人不行使其权利不能视为“懈怠”；如果权利人超过诉讼时效期间仍然怠于行使其权利，懈怠行使权利，则其可以主张的损害赔偿金额就应当受到限制。当然，权利人停止侵害的请求适用诉讼时效期间的规定。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十三条规定：“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算，权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。”该司法解释关于权利人超过诉讼时效期间起诉要求损害赔偿的限制，体现了司法机关对权利人懈怠行为的否定评价，也体现出对当事人利益进行平衡的司法目的。

三、专利权默示许可认定的司法因素：实现利益平衡的保障

就专利权默示许可的认定而言，司法审判发挥着核心作用。专利默示许可通常是作为侵权抗辩理由，在专利权人提起侵权诉讼时，由被控侵权人提出的。因此，默示许可的举证责任就要由被控侵权人承担。专利默示许可只能在特定的情形下发生，如果有相反的限制性条件存在，从而导致他人不会产生信赖，专利默示许可就不再适用。专利默示许可的范围也要受到特定条件的制约或限制。Gregory M.Luck 教授认为，一旦认定许可是默示的，法庭接下来就必须审视各种条件因素以决定许可的范围。很明显，默示许可的范围必须根据个案的具体事实来判断。默示许可的范围通常被限定在经过许可进行买卖的部件的物理寿命之内。默示许可的范围也时常作为处理“修理和更换”案件的决定性议题。默示许可受到合同一般原则的规制。默示许可不能超出保证合同有效的必要限度。默示许可是在交易中产生的，默示许可的范围取决于当事人基于交易环境对默示许可范围的合理期待。默示许可的范围不受当事人单方意志的影响⑯。另外，是否存在默示许可与是否有偿许可是两个不同的问题，虽然默示许可能够免除被控侵权人的侵权责任，但其金钱给付的义务却不能当然地免除，法院如果认定了默示许可的存在，还需要进一步判断被控侵权人是否应当支付专利使用费。通过对专利权默示许可认定的司法因素进行全面考察，并完善裁判规则，有助于更好地发挥专利权默示许可的利益平衡功能。

注释：

①④⑥⑬袁真富：《基于侵权抗辩之专利默示许可探究》，《法学》2010年第12期。

②参见E.g.Met-Coil Systems Corp.v.Korners Unlimited,Inc.et.al, 803F.2d684(Fed.Cir.1986).Gregory M.Luck,The Implied License:an Evolving Defense to Patent Infringment,IPL Newsletter,1997，4。

③杨崇森：《专利法理论与应用》（修订2 版），三民书局2008年版，第439页。

⑤⑫[美]小杰伊·德雷特勒：《知识产权许可（上）》，王春燕等译，清华大学出版社2003年版，第185、187页。

⑦⑭徐红菊：《专利许可法律问题研究》，法律出版社2007年版，第109、110页。

⑧参见Gregory M.Luck,The Implied License:an Evolving Defense to Patent Infringment,IPL Newsletter,1997，4。

⑨参见Gregory M.Luck,The Implied License:an Evolving Defense to Patent Infringment,IPL Newsletter,1997，28。

⑩张平：《技术标准中的专利权限制——兼评最高法院就实施标准中专利的行为是否构成侵权问题的函》，《电子知识产权》2009年第2期。

⑪ 参见Rachel Clark Hughey,Implied License by Legal Estoppel,Albany Law Journal of Science & Technology,2003，56。

⑮黄文、庞荣、荣卓波：《基于云计算平台的新型电子取证研究》，《中国刑事法杂志》2013年第10期。

⑯ 参见Gregory M.Luck,The Implied License:An Evolving Defense to Patent Infringment,IPL Newsletter,1997，30。