专利资产评估中的法律因素分析

文 / 潘剑 解静 / 国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心

随着全球经济一体化以及科技创新进程的加快，技术转让及企业资产并购、重组频发，专利证券化、专利质押融资等“为天才之火添加金融之油”的市场行为也方兴未艾，专利资产价值评估日益成为理论与实务界的关注热点。

专利资产评估需要解决的基本问题包括：专利资产价值界定、评估方法的选择与指标体系的建立、专利资产价值的价格形式确定等。评估过程中，无论采取何种评估模型，如成本法、市场法、收益法抑或实物期权法等，都要首先确定影响专利资产价值的主要因素。有学者认为，法律因素、技术因素、市场状态和技术转移相关的因素是上述影响因素的几个主要方面【1】，也有学者认为应从法律、技术、经济、风险四个方面加以衡量【2】，其无一例外地都提到了法律因素。专利权是专利法基于“公开换保护”契约理论而赋予技术创新者的一种有限垄断权，是一种法定权利而非自然权利，因此，在法律范畴内对专利进行价值考量，应当说是重中之重。

一、专利权基本法律状况分析

专利资产权益是专利资产评估的评估对象，具体包括专利所有权和专利使用权。专利申请权也受到专利法的保护，可以进行交易和转让，并且在专利公布后到授权前可以享受临时保护 ，1.我国《专利法》第13条规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适合的费用。因而也属于专利资产，当然，其与专利所有权的价值有所差异。

分析专利权的基本法律状况应主要从如下方面进行：首先，要通过专利的国别和地区判定专利的有效地域范围，对于国外专利，应按照该国法律进行评判。其次是专利类型，我国专利法保护的三种专利类型为发明、实用新型和外观设计，三种专利的审批程序、保护范围、保护期限等各有不同。其中，发明和实用新型专利的保护范围以其权利要求书的内容为准，外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。而实用新型和外观设计不经

注 释过实质审查，权利的稳定性相对较差，发明专利的技术创新程度通常较高。再次，必须查阅专利登记簿上记载的专利法律状态，包括所有权人及其变更情况、专利所处的审批阶段、专利权的终止和恢复、是否正常缴纳年费、剩余保护期限、质押情况、是否涉及法律诉讼以及无效宣告。

对于已被宣告无效、失效或终止的专利，均不属于专利资产评估的对象。Nordhaus 早在上世纪60年代就基于专利本身时效性提出了专利资产的时间价值这一概念，并提出了最优专利生命周期理论【3】，“专利长度”成为必须加以考虑的因素。实践中，判断剩余保护期限对专利价值的影响，则应结合市场和技术等因素具体分析。

在某些情况下，专利评估对象可能不是单项专利，而是多项专利的资产组合，尤其在通信、电子等新兴技术领域，单项专利的价值较弱或不具备独立价值，企业往往会在资产交易中将多项专利组成的集合甚至是专利池打包转让，如2011年谷歌并购摩托罗拉移动所花费的125亿美元中，55亿美元用于购买摩托罗拉的1.7万件专利权以及7000余件专利申请权【4】。在涉及专利打包的情况下，通常是单项专利必须与其他专利结合才能发挥应用价值，此时应准确界定核心专利和外围专利，进而对专利组合或专利联盟的价值总和作出整体评估。

对于专利使用权而言，应了解和查证专利许可的有关情况，专利许可可具体划分为专利权独占许可、独家许可、普通许可、交叉许可等。专利权使用的范围以及限制条件因不同的许可类型有所区别，专利使用费的评估应以专利实施许可合同为依据，相关权益会受到当事人约定的制约。需要注意的是，对于独占许可形式，在专利质押资产评估中，因专利使用权受到限制，而无法进行正常质押。

此外，专利引证其他专利及非专利技术文献的情况，在其他专利文献或重要会议、论文中被引证的情况，同族专利的数量，发明和实用新型专利的权利要求项数，可以一定程度上反映专利的技术复杂程度、在企业专利布局中的重要性；专利是否为多个权利人共有，以及发明人和所有人的身份特点等，也可以作为专利法律因素中的辅助因素予以考量。

专利的保护范围均以权利要求为准，因此，权利要求的解释和分析，是决定专利资产评估成败的关键环节。专利权保护范围的界定主体必须是待评估专利所属技术领域中的‘本领域技术人员’；界定客体为有效专利文本；界定依据是我国《专利法》第五十九条第一款的规定。”

二、价值评估中的专利权保护范围界定

发明、实用新型专利是专利资产评估的主要对象，而这两种专利的保护范围均以权利要求为准，因此，权利要求的解释和分析，是决定专利资产评估成败的关键环节。

专利权保护范围也被称为“专利宽度”，专利权保护范围的解释，是资产评估程序中在确定了专利基本法律状态后，真正涉及专利实体价值界定的第一个步骤。美国联邦法院Giles法官将专利制度称为“一场名为权利要求的游戏”，专利制度虽在世界范围内历史并不长，但相关理论与实践不断演进，关于专利权保护范围界定的研究也从未停止。

专利权保护范围的界定应明确如下几个问题：首先，界定主体必须是待评估专利所属技术领域中的“本领域技术人员”，在应然状态下，评估人员应当与这一法律拟制主体的判断标准保持一致。其次，界定客体为有效专利文本。第三，界定依据是我国《专利法》第五十九条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求；2009年施行的《专利资产评估指导意见》也要求注册资产评估师执行专利资产评估业务时，应当分析专利权利要求书、专利说明书及其附图的内容。

然而，“以权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”却是知易行难。毋庸置疑，权利要求保护范围应以权利要求书为准，但说明书及其附图何时“可以”用于解释权利要求，答案却是莫衷一是。行政机关基于专利法以及丰富的专利审查实践，通常主张只有在特定技术术语不清楚或存在特殊含义时需要引入说明书进行解释，对说明书能否限制或扩张权利要求保护范围持保留态度；司法机关则在侵权诉讼中更为主动，经常出现用说明书实施例解释权利要求的情况，双方在实践中的冲突与探讨从未停止。

近年来，通信技术迅猛发展、相关专利诉讼频发,有关计算机、通信、电子领域专利权利要求中的“功能性限定技术特征”的争议也不断升级。对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，我国《专利审查指南》规定应理解为“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，而最高人民法院的司法解释则要求人民法院“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容” ，2.最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第4条。实践中的种种不一致做法，更是给权利要求解释蒙上了“普洛透斯”式的面纱。

此外，专利保护范围有可能存在“重叠”情况，即不同专利的保护范围重叠，在此情况下，一项专利的实施可能侵犯其他专利，因此需要交叉许可；还可能是一种专利落入了另一种专利的保护范围，从而构成基础专利与从属专利的关系，从属专利的实施会受到基础专利的制约。

关于上述问题难以一言蔽之，需要评估人员深入理解发明创造的技术内涵与相关行业的技术发展现状，认真做好专利垄断范围与公共技术领域之间的划界，判断合法垄断范围的大小，并针对具体个案和不同的资产交易主体与环境，在不破坏专利权公示作用的前提下进行权利人与公众之间的利益平衡，既不能机械地一概采取字面解释，又不能突破现有法律法规的制度框架而随意解释。

新颖性和创造性的审查很大程度上取决于现有技术的状况，专利审查员只能基于个体技术认知和审查经验进行现有技术查新，在理论上无法穷尽所有现有技术，而且专利审查员在审查实践中通常不对使用公开进行调查。这使得新颖性、创造性往往成为专利稳定性的最大隐患。”

三、价值评估中的专利法律稳定性分析

专利权作为一种有生命周期的权利，自其获得生命之日起，就存在被“颠覆”的风险，无效宣告作为专利的重要制度设计，如同悬在专利上方的一把达摩克里斯之剑。我国《专利法》第四十五条规定，自国

注 释务院专利行政部门公告授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。《专利法实施细则》第六十五条具体规定了可作为无效宣告请求理由的多种情形。而被宣告无效的专利权将视为自始即不存在。有鉴于此，对于一项专利权的价值评估，必须对其被宣告无效的风险即法律稳定性加以分析。

许多学者通过构建数理模型对于专利的新颖性、创造性、公开性等对于专利价值的影响进行了分析，Reitzig 以127个半导体行业的专利数据为例，对专利的法律属性对于专利价值的影响程度进行了定性分析，分析表明：相对于专利公开性等特征，专利创造性和新颖性对专利价值的影响程度更大【5】。对于这一结论，从我国国家知识产权局专利复审委员会公开的近年来专利无效宣告请求审查决定中也能够得到印证，据统计，近年来无效决定（含专利维持、无效和部分无效）所涉及到的所有法律条款中，新颖性、创造性条款占据70%以上，其他依次是权利要求书得到说明书的支持、说明书公开充分、权利要求书缺少必要技术特征、申请文件修改超范围等。

新颖性、创造性之所以成为专利稳定性的最大隐患，一方面在于实用新型专利在审批阶段不采用实质审查的方式，从而未进行技术先进性评判；另一方面也是由该两项条款的审查依据和专利审批的特点所决定。由于新颖性和创造性的审查很大程度上取决于现有技术的状况，专利审查员只能基于个体技术认知和审查经验进行现有技术查新，在理论上无法穷尽所有现有技术，此外《专利法》修改后增加了使用公开破坏新颖性的规定，而专利审查员在审查实践中通常不对使用公开进行调查。以上种种因素使得专利权的创新高度是否符合专利法的要求在其授权后仍处于不确定的状态。

由此可见，能否参照《专利法实施细则》的无效条款对专利权的稳定性加以分析和确认，是专利评估中的关键环节之一。评估人员可以研究专利审查过程及相关资料、检索现有技术、重新审视专利申请文件的撰写是否符合《专利法》的规定，评价标准理论上应与专利复审委员会审查无效宣告请求案件以及人民法院审理专利无效纠纷行政诉讼案件适用相同的标准。当然，这也意味着评估人员需要具备审查专利的行政和司法视角，对于现阶段的中国专利资产评估实务而言，无疑也提出了过高的要求。但是从稳定性评判的法律逻辑而言，却是不可或缺的环节，因此而构成了制约评估实务发展的矛盾之一。

四、专利技术与所涉产品之间的对应性分析

专利价值评估的对象可以是专利所有权以及专利使用权，这两种权利的载体都是无形的技术方案，而资产评估的市场与经济属性决定了评估人员需要将专利技术方案与所涉及的企业实体产品或生产流程进行比较分析。

一方面，实践中常常存在将专利相关的产品价值混淆为专利价值本身的情况，评估人员如无法从产品中剥离出专利技术并深入理解技术方案，评估则无的放矢。另一方面，专利技术不是空中楼阁，如果完全脱离企业生产实践及行业环境而单纯解读专利文本，那么也将直接导致对专利技术的理解出现偏差或不够

注 释深入。

我国目前对专利资产的评估方法较为单一，评估随意性较大，可信度不高，在2000多家上市公司中，2006至2008年只有共113家公司进行过知识产权资产评估【6】。笔者认为这与专利资产评估脱离技术发展具有很大的关系。专利评估人员在确定了专利权保护范围后，应当就专利技术方案与企业相关产品3.专利技术对应的不一定是单一产品，也可能是多种产品，专利技术还可能只构成产品的一部分技术内容。进行比对分析，具体比对方法可以参照人民法院侵权判断中的被控侵权产品与专利技术方案的比较方式，通过比对，可以发现专利技术有无因实施而增值或贬值的情况。为了对专利技术效果做出客观公正的评判，应对专利技术方案的可实施性、技术成熟度、技术替代度、技术应用范围以及技术寿命等进行分析，必要时调查技术的研发过程、实验报告、产品效果检测报告等。对于一件产品中包含多项专利技术的情况，还应分析待评估专利在其中的技术比重。

此外，专利资产所属技术领域的发展状况、技术水平等决定了专利技术的发展基础和前景，业内同类产品的竞争状况、专利技术是否被纳入行业标准或事实标准决定了专利是否构成了行业竞争对手的技术壁垒，对于这些问题，都有必要加以特别关注和考量。

五、建立评估中的专利分析专家论证报告机制

相较于有形资产评估，专利资产价值评估具有模糊性、不确定性与变化性的特点，因此，专利资产价值评估需要注册资产评估师具备跨学科、跨专业领域的知识储备和实务经验。即便如此，根据上述分析不难看出，专利权保护范围的解释、专利权的稳定性分析及其与产品的对应性分析，对于一般的资产评估从业人员而言，仍存在着巨大的技术与法律鸿沟，这也是影响当前专利资产评估公信力与评估业发展前景的重要问题。

针对这一问题，《专利资产评估指导意见》要求对实用新型专利提供检索报告 ，4.《专利资产评估指导意见》第17条：“评估对象为实用新型专利的，注册资产评估师应当要求委托方提供实用新型专利检索报告”。2008年《专利法》将实用新型检索报告制度修改为实用新型和外观设计的专利权评价报告制度。然而，评价报告主要还是对于专利性的评判，其对专利权的保护范围和创新高度并不进行深入剖析。对于发明专利而言，则主要是由资产评估师依据个体化经验进行判断。

笔者认为，鉴于专利权的法律分析对于评估专利资产价值的重要意义以及分析的难度，在专利资产评估程序中，有必要引入权威机构关于专利权分析的专家论证报告，报告主要涵盖以下几项内容：一是权利要求保护范围的解读，其中还可以区分基础专利与从属专利、开拓性专利与改进型专利等；二是基于现有技术查新，以本领域技术人员视角进行专利创新高度评价，对于重大专利技术，可以根据情况设置申请日前使用公开情况调查环节；三是其他可能导致专利无效的法律条款评判，应从专利文本着手，分析权利要求书、说明书的撰写是否符合专利法的相关规定；四是专利技术与所涉产品的对应分析报告，必要时还可进行现场勘验；五是业内主要竞争对手相关专利分析，以及专利是否涉及行业标准、其与标准之间的关系，从而有助于对专利的技术和市场因素的判断。在现有技术查新环节中，与专利审查阶段旨在检索到能够影响新颖性、创造性的文献不同，评估中的查新应尽可能地进行全面检索，给出重要背景技术资料，检索结果有助于对专利技术在行业中的创新高度、发展水平、行业内的技术更新速度和发展趋势等做出综合评判，因而检索人员需要对本领域技术的发展状况深入理解且具备较高的检索专业素养。专家论证报告不具备法律强制性，但其有助于弥补当前评估中的薄弱环节，从而对专利作出客观准确的法律判断。

【1】Hou J.L.,lin H.Y.A Multiple Rgression Model for Patent Appraisal Searching for Factors Influencing Technol-ogocal Asset Value【J】.Industrial Management & Data System,2006,106(9):1304-1332.

【2】刘伍堂.专利资产评估【M】. 第1版.知识产权出版社，2011.

【3】Nordhaus W.D. The Optimum life of a patent: reply【J】. The American economic review,1972,62(3):428-431.

【4】中国新闻网：.欧盟、美国批准谷歌收购摩托罗拉移动【OL】.(2012.02.14)【2013-03-04】http://finance.chinanews.com/it/2012/02-14/3666259.shtml.

【5】Reitzig M.. What determines patent value? Insights from the semiconductor industry【J】.Research Policy,2003,32(1):3-26.

【6】苏平.美国知识产权资产评估方法选择及其启示——以我国上市公司的知识产权资产评估为视角【J】.知识产权2010(5).