本领域技术人员的比较研究

文 / 石必胜 / 北京市高级人民法院

本领域技术人员的比较研究

文 / 石必胜 / 北京市高级人民法院

本领域技术人员是专利审查和专利审判实务中的基础概念，实践中的很多争议都可以归结为对这个拟制的人的不同理解。本领域技术人员的知识和技能水平的认定是一个事实问题，欧洲专利局和美国对本领域技术人员进行精细界定的做法有利于正确认定“本领域技术人员”，值得借鉴。本领域技术人员的能力认定是一个法律问题，实质上隐含着对专利创造性标准的立场。本领域技术人员是否具备创造能力，各国的规定表面有较大区别，但在实践中却无根本差异，均认可本领域技术人员具备一定程度的创造能力。

专利；创造性；本领域技术人员

一、本领域技术人员的界定

（一）本领域技术人员的拟制性

发明是否具备创造性，应当基于本领域技术人员的知识和能力进行评价。在具体案件中，本领域技术人员知识和能力的认定就成为创造性判断的关键之一。最早表述“普遍技术人员”的是Earle1.Earle v. Sawyer, 8 F. Cas. 254 (C.C.D. Mass. 1825).案的判决，但比较正式的定义是Hotchkiss案中的“熟练技术工”，其具备了“所有现有技术知识”。2.Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1851).1900年，美国最高法院在Mast案中无效了涉案专利并适用了Hotchkiss案3.Mast, Foos, amp; Co. v. Stover Manufacturing Co., 177 U.S. 485, 493 (1900).中假设的“熟练技术工”标准，该标准假定本领域技术人员“具有各种设备，知晓各种事实，具备现有技术中的所有知识”。法院甚至将假设扩展到了专利权人，认为：“我们必须假定专利权人充分知晓在其面前的所有信息，无论客观上是否是如此。”4.Mast, Foos, amp; Co. v. Stover Manufacturing Co., 177 U.S. 485, 494 (1900).美国最高法院和联邦巡回上诉法院在此后的判决中不断丰富本领域技术人员的定义。

我国《专利审查指南》对本领域技术人员专节做了规定。首先，设定这一概念的目的在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响，因此本领域技术人员是指一种假设的“人”。其次，这个假定的人知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。再者，如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力【1】。

欧洲专利局《审查指南》也专门界定了本领域技术人员。根据欧洲专利局上诉委员会的案例法，本领域技术人员应当被假定为在相关日期前知晓本领域公知常识的普通技术人员，被认为是一个“平均的技术人员”。他被假定为能够获得现有技术的任何知识和技能，尤其是检索报告中的文献，能够熟练地使用各种工具并且有能力进行常规的工作和实验【2】。本领域技术人员应当是本技术领域的专家。5.参见欧洲专利局《审查指南》第三部分第四章第9.6节。

发明是否具备创造性，应当基于本领域技术人员的知识和能力进行评价。在具体案件中，本领域技术人员知识和能力的认定就成为创造性判断的关键之一。”

在美国，本领域技术人员也被认为是一个假设的人，被假定知晓发明做出时的相关技术。法院在审理案件时可能会要求技术专家作证，但只是为了帮助法官确定现有技术的范围和本领域技术人员的知识和能力，并不认为这些专家就是本领域技术人员【3】。美国《审查指南》还规定了决定本领域技术人员的水平需要考量的一些因素。

日本《审查指南》规定，发明相关技术领域的普通技术人员（即本领域技术人员）是一个假想的人，而且还规定：（1）他具有发明申请相关领域的普遍技术知识，具有使用常规技术手段进行研发的能力；（2）他有普通的创造能力进行材料选择或设计修改；（3）他能够依靠自身的知识理解申请日前发明申请相关的现有技术中的各种技术内容。另外，本领域技术人员被认为能够依靠自身的知识理解申请日前发明申请要解决的技术问题相关的技术内容【4】。

（二）本领域技术人员的群体性

本领域技术人员的拟制性是普遍规定，但本领域技术人员的群体性并非普遍规定。欧洲专利局上诉委员会认为，有时本领域技术人员可能是一组人，例如一个研究或者制造团队。为了实现《欧洲专利公约》第56. T 141/87, T 99/89.条规定的目的，本领域技术人员通常不知晓遥远技术领域的专家或技术文献，然而在有些情况下，可以考虑本领域技术人员的知识由一组不同领域的专家的知识组成。6这种情况就是技术问题的一个部分适合由一个技术领域的专家解决，而技术问题的另一部分则要求另一个领域的专家来解决。7.T 986/96.

但欧洲专利局《审查指南》也规定，有的时候，从一组人的角度去考虑比从一个人的角度考虑更恰当，比如一个研究和生产的团队。有的情况下，这个团队的知识由不同技术领域的专家构成。8.T 141/87, T 99/89.这可能适用于某些尖端技术（比如计算机和通信系统）或者高度专业化的方法中（例如集成电路或复杂的化合物的商业生产等）。9.欧洲专利局《审查指南》第三部分第四章第11.3节。在欧洲专利局上诉委员会的判例中，如果出版物包含了充分的指示，进一步的技术细节在计算机程序中，电子领域的平均技术人员如果不具备足够的计算机语言知识，可以向编程人员寻求咨询。10.T 164/92, OJ 1995, 305.这个技术问题的解决需要不同技术领域的知识的综合运用。在先进的激光技术领域，本领域技术人员被认为是一个分别由物理学、电子学和化学的专家组成的三人小组。11.T 57/86, T 222/86.在很多案例中，欧洲专利局上诉委员会认为，本领域技术人员是一个小组，包括一个邮件处理领域的专家和一个熟悉称量技术的专家。12.T 141/87, T 986/96.

除了欧洲专利局，日本《审查指南》也规定，有些情况下认为本领域技术人员是一群人可能比单个人更合适。13.日本《审查指南》第二部分第二章第2.2(2)节。我国没有相关规定，目前司法实践对此问题也没有明确的表述，但如果发明本身涉及到多个技术领域的交叉，将本领域技术人员视为一组人可能更符合实际情况，并不一定会不适当地提高对专利创造性的高度要求。因此，欧洲专利局的上述规定可以考虑借鉴，但在司法实践中如何借鉴还需要结合我国实际情况进行更为精细的考量。

二、本领域技术人员的知识和技能

在本领域技术人员知识和技能的认定方面，美国和欧洲专利局的规定更为细致。”

（一）知识和技能的认定因素

美国《审查指南》规定，应当客观地认定本领域技术人员的水平【5】。判例也强调创造性判断中必须客观地进行认定本领域技术人员的水平。14.Ryko Mfg. Co. v. Nu-Star, Inc., 950 F.2d 714, 718, 21 USPQ2d 1053, 1057 (Fed. Cir. 1991).审查员必须确保发明申请在做出时相对于本领域技术人员是显而易见的 ，而不是相对于发明人、法官、外行人或者本领域的天才是显而易见的。15.Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 218 USPQ 865 (Fed. Cir. 1983), cert. denied, 464 U.S. 1043 (1984).本领域技术人员具有发明申请的技术方案相关的技术领域的普通技能，具有理解应用到相关领域的科技和工程原理的能力。16.MPEP § 2111.

本领域技术人员是否根据学历来认定，美国的判例给出了否定的回答。在1988年专利上诉委员会审理的Hiyamizu案中，上诉委员会并不同意审查员对本领域技术人员的定义。审查员认为，本领域技术人员为博士和工程师，或每周在半导体研发领域工作至少40个小时的科学家。上诉委员会认为，假设的本领域技术人员并不通过学位证书来界定，请求人的证据并不能支持本领域技术人员需要一个博士学位或者相当的科学或工程知识。17.Ex parte Hiyamizu, 10 USPQ2d 1393, 1394 (Bd. Pat. App. amp; Inter. 1988) .

美国还有其他判例详细规定了如何认定本领域技术人员的知识和技能。有判例认为，推迟发明做出时间的文献不能作为认定现有技术的依据，因为不能正确认定发明做出时本领域技术人员的水平。18.Ex parte Erlich, 22 USPQ 1463 (Bd. Pat. App. amp; Inter. 1992).此外，没有广泛传播的文件不能作为认定本领域技术人员水平的对比文件。而且，可以用来认定存在着对本领域技术人员的隐含知识进行结合的动机的文件并不一定能作为认定本领域技术人员的知识和技能的现有技术。19.National Steel Car Ltd. v. Canadian Pacific Railway Ltd., 357 F.3d 1319, 1338, 69 USPQ2d 1641, 1656 (Fed. Cir. 2004).

美国《审查指南》综合分析了几个判例后认为，在考虑本领域技术人员的知识和技能时要考虑以下因素：（1）技术问题的类型；（2）现有技术对这些问题的解决方案；（3）创新的速度；（4）技术的复杂性；以及（5）本领域技术人员的教育程度。在具体案件中，并不需要把每个因素都考虑到，只有其中一个或几个因素是决定性的。20.In re GPAC, 57 F.3d 1573, 1579, 35 USPQ2d 1116, 1121 (Fed. Cir. 1995); Environmental Designs, Ltd. V. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 696, 218 USPQ 865, 868 (Fed. Cir. 1983).

欧洲专利局上诉委员会对本领域技术人员知识和技能的界定总结了几个方面原则：技术问题是否会激励本领域技术人员从其他技术领域寻求解决方案；如果技术问题激励本领域技术人员从其他技术领域寻找解决方案，其他领域的专家才有能力解决这个问题。21.T 26/98.评价该解决方案是否涉及创造性时，必须基于那个领域的专家的知识和能力。22.T 32/81, OJ 6/1982, 225.

总的来看，在本领域技术人员知识和技能的认定方面，美国和欧洲专利局的规定更为细致，有很多地方值得我国借鉴。

（二）技术领域的影响

欧洲专利局上诉委员会认为，本领域技术人员并不机械地被局限在某个技术领域，如果涉及到相邻技术领域的相同或者类似问题，本领域技术人员能够去相邻技术领域去寻找技术启示。在判例中，欧洲专利局上诉委员会认为，在现实生活中，如果半导体专家的技术问题涉及到等离子发生装置的改进，他就会咨询等离子专家。23.T 424/90.如果在电子学的本领域平均技术人员不具备足够的程序语言方面的知识，而出版物充分提示了可以从附件中的程序中寻找进一步的细节，则电子学领域的本领域技术人员会去咨询一个计算机程序设计师。24.T 164/92(OJ 1995, 305).

欧洲专利局上诉委员会的《判例法》中还专门汇编某些技术领域的本领域技术人员相关案例。在生物技术领域，本领域技术人员被界定得比较仔细。本领域技术人员的态度相对保守，既不会对现存的偏见提出挑战，也不会尝试进入未知领域或者从事难以估量的冒险【6】。如果技术的转用是常规实验工作的组成部分，他才会将相邻技术领域的技术手段转用至其从事的技术领域。25.T 455/91, OJ 1995, 684; T 1102/00.欧洲专利局上诉委员会的《判例法》中也汇编了与计算机领域的本领域技术人员的界定有关的案例。26.欧洲专利局上诉委员会《判例法》第一部分第四章第7.1.4节。

美国最高法院在KSR案中实际上通过对本领域技术人员创造能力的肯定提高了对专利授权的创造性标准。”

欧洲专利局上诉委员会《判例法》这种按照技术领域对本领域技术人员进行更为精细的界定的做法值得借鉴。事实上，本领域技术人员在具体案件中的认定是一个非常具体的事情。除了考虑普遍应当考虑的限定因素之外，不同的技术领域也应当具有不同的考量因素。只有将不同技术领域的专利创造性判断规则，包括本领域技术人员的认定规则，都汇编起来让判断者共同遵守，才容易使不同判断者统一在相同规则之下，最终促进专利创造性判断的客观化。

（三）时间界限的影响

在申请在先原则的国家,本领域技术人员应当指专利申请提出时的本领域技术人员。2011年《美国发明法案》生效前，美国采用发明在先原则，因此本领域技术人员应当根据发明完成时的技术状态来确定。认定本领域技术人员的知识和能力需要回到发明完成时的技术状态，排除后来的技术发展，以当时的情况来判定一般的技术水平。联邦巡加上诉法院在判例中表示：专利创造性判断者在认定有关事实的时候遇到了一个“精灵”，即本领域技术人员。这与法律中的“理性的人”和其他精灵没有什么不同。为了依据《专利法》第103条做出一个正确的判断，判断者必须在时间上退回去，穿上发明尚无人知晓时或没有做出时的本领域技术人员的鞋子。27.Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co, 810 F2d 1561,1 C.S.P.Q.2d 1593 (Fed. Cir. 1986).在申请在先原则的国家，审查员和法官就应当穿上申请日或优先权日前的本领域技术人员的鞋子。

三、本领域技术人员的创造能力

（一）各国的相关规定

在美国，本领域技术人员被认为具备一定的创造能力。美国最高法院在KSR案中明确表示：“本领域技术人员也是一个具备普通创造能力的人，而不只是一个机器人”。28.KSR Inter national Co. v. Teleflex Inc., 82 USPQ2d 1385, 1397(2007).在很多案件中，本领域技术人员能够将多个专利的教导组合在一起，就像玩智力拼图一样。审查员也应当考虑本领域技术人员可能采用的推导和创造性步骤。29.Id. 82 USPQ2d at 1396.美国最高法院在KSR案中实际上通过对本领域技术人员创造能力的肯定提高了对专利授权的创造性标准。

欧洲专利局一方面明确本领域技术人员不具备创造能力，一方面又对本领域技术人员的水平规定了较高标准。专利上诉委员会在判例中表示，本领域技术人员是不具备创造能力的，正是发明者具备的这种能力使得他不同于想象中的本领域技术人员。30.T 39/93 (OJ 1997, 134).但同时，欧洲专利局也认为在先进的激光技术领域，本领域技术人员被认为是一个分别由物理学、电子学和化学的专家组成的三人小组。31.T 57/86, T 222/86.本领域技术人员的高水平，意味着对发明与现有技术之间的创造高度的要求较高。欧洲专利局在判例中确定的规则，一方面体现了欧洲专利局对专利创造性较高的审查标准，另一方面也表明在不同的技术领域有不同的创造性标准。

韩国《审查指南》中有关专利实质条件的部分规定，本领域技术人员具有普通的选择材料和改变设计的创造能力，能够优化数值范围，使用等同的部件进行替换，能够根据他自己的知识理解发明申请提出时现有技术中的技术问题【7】。这实际上也认为本领域技术人员具备一定程度的创造能力。

我国《审查指南》规定本领域技术人员“不具有创造能力”。但在我国的专利审查和专利审判实践中，专利复审委员会和人民法院事实上隐含地认为本领域技术人员具备一定的创造性能力。例如，在“快速切断阀”实用新型专利权无效行政纠纷案32.参见石家庄阀门一厂股份有限公司与国家知识产权局专利复审委员会、石家庄市阀门三厂实用新型专利权无效行政纠纷案，北京市第一中级人民法院（2002）一中行初字第232号行政判决书，北京市高级人民法院（2003）年高行终字第64号行政判决书。中，专利复审委员会认为不论正压存在时间长短、大小，只要有正压存在，本领域的普通技术人员就会从安全角度考虑，与分水滤气器配套使用单向阀，以防止可能出现的油倒流毁损设备的情况。在“土力发电和水土保持”发明专利申请驳回复审行政纠纷案中，也隐含着本领域技术人员要不要具备一定的创造能力的问题，只不过在行政决定和判决书中专利复审委员会和法院没有对此隐含前提进行论证。33.参见马瑞志诉国家知识产权局专利复审委员会发明申请驳回复审行政纠纷案，北京市第一中级人民法院（2005）一中行初字第568号行政判决书，北京市高级人民法院（2006）高行终字第00104号行政判决书。

（二）逻辑分析和有限实验能力

在我国有的案例中，法院认为本领域技术人员通过有限次实验可以得到本发明的技术方案，因此本发明不具备创造性，实际上也认可本领域技术人员具有一定的解决技术问题的能力。”

如果通过逻辑分析、推理或者有限的实验就可以得知技术方案则应当被认定为显而易见，这样的规则隐含了本领域技术人员具有创造能力的前提。我国有的判例采用了上述规则。在“一种软袋的注口结构”实用新型专利权无效行政纠纷案中，争议焦点在于本专利权利要求1是否具备创造性。34.参见北京奥星恒迅包装科技有限公司与国家知识产权局专利复审委员会、中山华翔医药包装技术有限公司实用新型专利权无效行政纠纷案，北京市第一中级人民法院（2005）一中行初字第752号行政判决书，北京市高级人民法院（2006）高行终字第231号行政判决书。本专利权利要求1与证据2之间的区别在于本专利的上、下斜弧面间的夹角角度为90～140度，而证据2的夹角角度为30～70度。无效宣告请求人认为在证据2的说明书第6页中已给出“注射剂软袋注口结构采用钝角设计”的技术启示的情况下，通过简单的实验、推算即可得出本专利的角度范围，故本专利不具有创造性。专利复审委员会在第7332号无效决定中认为，二者的角度范围不同，证据2也未就夹角角度为90～140度这一技术特征给出任何技术启示和教导，因此没有支持无效请求人的主张。35.参见国家知识产权局专利复审委员会第7332号无效宣告请求审查决定。一审法院认为，不仅提到了30～70度的角度范围，而且多次提及“钝角”，在现有技术基础上，本领域技术人员通过简单试验即可得到90～140度的夹角的技术方案，因此认定本专利权利要求1不具备创造性，撤销了无效决定。二审维持了一审判决。

欧洲专利局做法与我国相同，实际上也将本领域技术人员可以推理和预测的情形认定为显而易见。根据欧洲专利局上诉委员会的案例法，如果本领域技术人员的改进属于可以预料到的进步则被认定为《欧洲专利公约》第56条规定的显而易见。36.T 2/83, OJ 1984, 265.显而易见性并不仅仅包括结果是明显可以预期的情形，还包括成功的预期是合理的情形。37.T 149/93.欧洲专利局上诉委员会认为，类推方法如果能够产生具有新颖性和创造性的产品，则具有可专利性，因为类推方法的特征能从尚不为人所知的技术效果中表现出来。相反，如果类推方法的技术效果是已知的，例如，其产品是旧有的，从现有技术中已知的方法中可以显而易见地推导出来，则不具备创造性。38.T 119/82,OJ 1984, 217; see also T 65/82, OJ 1983, 327.

在我国有的案例中，法院认为本领域技术人员通过有限次实验可以得到本发明的技术方案，因此本发明不具备创造性，实际上也认可本领域技术人员具有一定的解决技术问题的能力。在“东莨菪碱戒毒剂及其制备和应用”发明专利权无效行政纠纷案中，一审法院认为，本领域技术人员在附件1或2公开的内容的基础上，通过有限次的试验即可得到仅采用东莨菪碱为主、氯丙嗪为辅的中麻制剂可用于戒除杜冷丁成瘾等毒瘾的技术方案。一审法院认定专利复审委员会的第9262号决定对本专利权利要求1的创造性认定错误，判决撤销了无效决定。二审维持原判。39.参见郑萍与国家知识产权局专利复审委员会、宁波市微循环与莨菪类药研究所发明专利无效行政纠纷案，北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第523号行政判决书，北京市高级人民法院（2008）高行终字第128号行政判决书。

美国的判例也认为，可以依据逻辑推理或者可靠的科技原理认定显而易见。40.In re Soli, 317 F.2d 941, 137 USPQ 797 (CCPA 1963).然而，当审查员依据科技原理时，应当提供充分证据证明科技原理的存在和具体内容。41.In re Grose, 592 F.2d 1161, 201 USPQ 57 (CCPA 1979).

不管理论上如何探讨，对于本领域技术人员的判断，我国在实践中与美国和欧洲专利局的做法并无太大差异。”

四、小结

本领域技术人员是拟制的人，因此不能依据学位等单一指标将其指向于现实中具体的人。在司法实践中，本领域技术人员的知识水平的认定是一个事实问题，应当依据证据规则来决定。欧洲专利局上诉委员会《判例法》和美国《审查指南》按照技术领域对本领域技术人员进行更为精细的界定的做法值得借鉴。事实上，本领域技术人员在具体案件中的认定是一个非常具体的事情。除了考虑普遍应当考虑的限定因素之外，不同的技术领域也应当具有不同的考量因素。

本领域技术人员的能力认定则不是一个事实问题，而是一个法律问题。这是因为，对本领域技术人员的能力包括具备何种程度的创造能力的界定，实际上隐含着审查员和法官对专利授权标准的立场，本质是一个基于专利法基本原则进行的利益平衡和价值选择。这种立场的真正影响因素往往并不在法律之内，而在法律之外，即所谓的司法政策。如果审查员和法官认为专利创造性的标准应当高一点，自然就会将本领域技术人员的知识和技能水平认定得高一点；如果认为专利的创造性高度应当低一点，就会自然地将本领域技术人员的要求降低一些。

如果认为为了适应我国研发能力较弱的现实国情，我国的专利创造性要求应当低一些，那么规定本领域技术人员不应具备创造能力在理论上是有依据的。但问题在于，本领域技术人员具有较低创造能力是一个客观事实，在专利审查实践和专利审判实践中难以回避。而且，从理论上讲，实用新型和发明的专利创造性高度要求不同，因此理论上对二者的创造性判断应当基于不同创造能力的本领域技术人员来做出，如作为实用新型的创造性判断基准的本领域技术人员不具备创造能力，而作为发明的创造性判断基准的本领域技术人员应当具备一定程度的创造能力。本文所列举的判例表明，不管理论上如何探讨，我国在实践中实际上与美国和欧洲专利局的做法并无太大差异。 在本领域技术人员的界定上，实践中大量规则的不谋而合表明，法律移植是可能的，因此，无论是专利审查实践还是专利审判实践，都可以考虑借鉴美国和欧洲专利局的很多具体规则。

【1】国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，2010：第二部分第四章第2.4节“所属技术领域的技术人员”。

【2】欧洲专利局《审查指南》第三部分第四章第11.3节，参见Guidelines for Examination in the European Patent Office [S/OL], April 2009, [2012-02-20] http://www.epo.org/law-practice.html.

【3】李明德.美国知识产权法[M].北京：法律出版社，2003：41.

【4】日本《审查指南》第二部分第二章第2.2（2）节，参见Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan[S/OL], December 2011, [2012-02-20]. http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htmb.

【5】 美国《审查指南》，参见Manual of Patent Examining Procedure(MPEP) [S/OL], Eighth Edition, Rev. 7, July 2008, § 2141.03. [2012-02-20].http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/front.htm.

【6】欧洲专利局上诉委员会《判例法》第一部分第四章第7.1.3节。参见Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office[S/OL], Fifth Edition, December 2006，[2012-2-18]. http://www.epo.org/law-practice.html.

【7】韩国《审查指南》“专利实质条件部分”第三章第3.2节。Requirements for Patentability[S/OL], [2012-2-18]. http://www.kipo. go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlAppamp;c=92006amp;catmenu=ek03_06_01.

本领域技术人员，也被称为本领域的技术人员、所属技术领域的技术人员，是专利法中的一个重要概念。本领域技术人员这一概念的重要性尤其体现在司法实践中，无论是说明书、权利要求书的解释，还是新颖性、创造性的判断，都离不开本领域技术人员这个主体。在司法实践尤其是专利创造性判断中，对本领域技术人员存在一些认识上的分歧。本文拟结合对美国和欧洲等国相关法律和司法的比较研究以及我国的司法实践情况，对本领域技术人员的内涵和外延进行较为系统的研究。