解析我国商标权质押融资的法律风险及防范

文 / 郑辉 孙振东 / 西北大学法学院；陕西省知识产权局

解析我国商标权质押融资的法律风险及防范

文 / 郑辉 孙振东 / 西北大学法学院；陕西省知识产权局

从商标权质押融资中质权人的角度分析了商标权的确权风险、标的风险、质押合同的形式效力风险以及质权设定后可能产生的各种风险，并针对以上风险提出了防范措施以及相关的立法建议。

对于企业，尤其是中小企业而言，知识产权质押已成为拓宽企业融资渠道、冲破融资瓶颈的重要手段；而作为质权人的金融机构在将其作为拓展市场重要手段的同时，也因其作为无形资产的特殊性而面临着巨大的法律风险，尤其是商标权价值的稳定性差、市场波动性大的特点使其在实际操作模式上最为复杂、法律风险也最大。因此，如何认识商标权质押中的法律风险，进而对其进行有效防范便成为推进商标权质押进一步发展的重要前提。

商标权质押是指债务人或者第三人以特定注册商标权中的财产权向债权人出质用于担保债权的实现，从而获得贷款的融资方式。在实务操作中，商标权质押融资的流程为：企业提出申请→金融机构会同合作中介机构进行贷前咨询和预审→开展贷前审查（商标事务所出具商标权法律关系调查报告、评估机构评估出质商标权价值）→金融机构审查、审批→双方签订借款合同及商标权质押合同→15日内到国家工商总局商标局登记→出质人移交权利证书→银行发放贷款→贷款到期→办理贷款质押注销手续（若企业不能清偿债务，按约定处置质押的商标权）。在整个质押环节当中存在着诸多的法律风险，主要表现在以下几个方面：

一、确权风险

商标权质押的确权风险就是指商标权权利归属的风险，即要求出质人必须对出质的商标权享有完整的处分权利，否则该出质行为将不会产生法律效力，进而损害质权人的利益。商标权的确权风险主要表现在以下两个方面：

（一）商标权的共有

共有商标的产生主要有两个原因。一是商标权的原始取得，即共同申请取得，两个或者两个以上的民事主体共同向商标局申请注册同一商标，从而获得商标权。我国《商标法》第五条明确规定：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标，共同享有和行使该商标专用权。二是继受取得，即通过合同或继承的方式取得共有商标权。例如，当原商标权人死亡或终止后，其商标权由两个或多个合法继承人继承时，该商标权的合法继承者便成为共同商标权人。对于共有商标权的出质必须要全部共有人的同意，否则质押合同会因为主体瑕疵而无效。

（二）公司合并、分立中的遗留问题

公司在合并分立当中会发生主体资格的变更，因而导致商标权归属不清，产生相关的确权风险。我国《公司法》明确规定：“公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。”如果合并后的公司以合并之前的公司的商标权进行质押融资的，质权人在审查主体资格时一定要详细审查合并协议，看合并协议中合并各方对公司合并前的商标权属问题是否做出了保留或其他的约定，即便没有作出特别约定也要注意是否就该商标权主体进行了变更登记，只有做到商标权证书上记载的主体与出质人完全一致时才能有效地避免确权风险的发生。公司分立比公司合并风险更大，尤其是新设分立，会产生原主体的彻底消灭，因为分立时公司会通过分立协议对公司之前的财产以及各项权属进行分割和约定，而之前以原公司名义进行的商标权质押谈判或者已经签订的质押协议就会发生主体资格的变更问题，稍一疏忽就会产生确权纠纷。

新设分立，会产生原主体的彻底消灭，而之前以原公司名义进行的商标权质押谈判或者已经签订的质押协议就会发生主体资格的变更问题，需要特别注意确权问题。

二、标的风险

（一）商标权的有效性问题

商标权的效力瑕疵主要表现在以下两个方面：首先是商标权的时间效力 ,我国《商标法》规定注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算，期满可以续展，每次续展注册的有效期为十年。因此，一旦商标权超过保护期而没有续展时则该权利就会失效，将会使债权人的担保利益无法实现【1】；其次,由于商标权具有一定的地域性特征, 它只能在其依法产生的地域范围内有效（符合商标权国际保护条件的除外），因此, 在我国设定商标权质押,必须以我国承认的合法有效的商标权为标的。

（二）标的范围的限定

《物权法》第223条肯定了“债务人或者第三人有权处分的可以转让的注册商标专用权中的财产权”可以出质，可见，商标权质押的标的必须是具有财产内容,可以金钱估价并可以转让的财产权利。法律之所以这样要求, 原因在于商标权质押的目的是以该权利的交换价值充当债权的担保, 当债务履行期届满质权人未受清偿时，质权人可以与出质人协议以质物折价，也可以依法拍卖、变卖质物，以其价款优先受偿。如果该商标权不具有财产性和可转让性，则质权人的权利无法实现，该质权的设定对于质权人而言也就毫无法律意义。

但质权人在接受商标权质押时还须防范以下法律风险：一是证明商标和集体商标，由于其权利人和用途的特殊性，虽然我国法律没有明文规定，但是出于维护公平交易秩序和相关公众利益的考量，更为了避免管理失控，集体商标和证明商标不能作为商标权质押标的；二是联合商标和防御商标。虽然我国现行商标法律法规对此两类商标出质并未进行规定，但其特殊性也不言而喻，从功能上看，两类商标有着共同的目的——保护企业的主商标。联合商标由若干个相似商标构成，是一个商标体系，它不能单独转让或许可，因此，联合商标必须整体出质而不能单独出质。防御商标形成的初衷是对主商品以外的其他商品进行保护，如果将这些外围的防御商标进行质押无疑对主商标形成了防御漏洞，因此，防御商标不宜出质【2】。

（三）商标权能否重复质押的问题

我国现行法律对商标权重复质押的问题没有明确的规定，但是我国《物权法》第227条规定，商标权质押合同自成立时生效，质权自有关主管部门办理出质登记时设立，《担保法》第80条规定，权利出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的可以转让或者许可他人使用。可见，商标权质权须经登记方可设定，即其重复质押必须经过质权人的同意，因而重复出质的风险对于质权人而言是可控的。需要注意的是质权人考虑是否同意出质人以该已经出质的商标权再次向其他权利人出质时要慎重评估商标权价值以免利益受损。

（四）商标权凭证的转移

我国《物权法》规定以商标权为标的的质权自国家商标局办理质押登记时设立，并未要求注册证书的交付。这是因为，知识产权证书在性质上有别于债权凭证，它不是可以流通的证券，因此认为商标注册证书的交付没有必要也无意义。

但是从质权人角度来看，不能直接占有权利凭证将存在很大的法律风险。一是可出质人可能恶意利用权利证书做出有损于出质商标权价值的行为。因为我国商标权许可使用只要求备案而无需登记公告，如果质权人不直接占有权利证书，其将无法得知该商标在质押期间的许可使用情况，也将无法得到相关收益；二是当债务人不履行到期债务时，债权人则需要对质权进行处置从而优先受偿。如果此时质权人没有直接占有权利证书而出质人又不积极配合，则质权人利益的实现将面临种种障碍。因此，为了质权人的利益，权利证书交由质权人保管更为妥当。

为了有效规避商标权质押合同的形式效力风险，在签订商标权质押合同时，无论是出质方还是质权人均应对合同形式进行严格审查并履行相应的登记手续。

三、质押合同的形式效力风险

商标权质押合同同样需具备合同法规定的的四个生效要件，除了主体适格、当事人意思表示真实、合同标的合法有效之外，还需具备法定的形式要件。我国2007年出台的《物权法》第227条规定：“以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，当事人应当订立书面合同。质权自有关主管部门办理出质登记时设立。”这一规定说明合同订立后，质权并不当然设立，须到有关主管部门办理出质登记时才能设立。这主要是因为知识产权是一种无形财产权，无法以占有的方式来公示，所以知识产权出质必须以登记的方式来公示。 从而明确了商标权的质押登记并非质押合同生效的要件，而是质权设立的要件【3】。这也就说明，商标权质押合同的生效并不代表质权的设立，还必须进行相关的登记。

为了有效规避商标权质押合同的形式效力风险，无论是出质方还是质权人均应当设置本企业内部完善的合同管理制度以及法律事务部门，在签订商标权质押合同时，对合同形式进行严格审查并履行相应的登记手续。

四、质权设定后的风险

（一）权利贬值的风险

质权人之所以接受该商标权作为质押的标的当然是因为其具有相当于债权标的额的价值，但是由于商标权的价值更易受到市场各种因素的影响，对于一个企业来讲，它的经营业绩、发展方针等都会影响到企业商标这一无形资产的价值。尤其在食品、药品、卫生等关系公众安全领域的企业一旦生产经营发生问题，其商标权价值势必严重贬损，因此商标权的价值较之于其他知识产权价值波动性更大。我国《物权法》第217条规定：因不能归责于质权人的事由可能使质押财产毁损或者价值明显减少，足以危害质权人权利的，质权人有权要求出质人提供相应的担保；出质人不提供的，质权人可以拍卖、变卖质押财产，并与出质人通过协议将拍卖、变卖所得的价款提前清偿债务或者提存。由此可见，即使在设定质权时对该商标权进行了充分的价值评估，质权人也不应在其后对该商标权的价值掉以轻心。应当随时监控出质商标权的价值走向，一旦发现权利贬值的情况，质权人有权要求增加担保物权利，若出质人拒绝增加担保则质权人可以进行拍卖、变卖质押财产，并与出质人通过协议将拍卖、变卖所得的价款提前清偿或者提存。

（二）权利维持风险

在商标权质权设定之后, 虽然质权人的权利通过登记公示的方式得以彰显，但是为了商标权的价值能够充分发挥，法律仍将该权利的占有以及使用收益权赋予出质人，这在兼顾经济效益的同时明显增加了质权人的风险，因此，我国《担保法》明确规定：权利出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的可以转让或者许可他人使用。出质人所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。法律想以限制出质人部分处置权的方法来降低质权人的风险，然而却忽视了另一个重要的处分权——对质权的放弃权，商标权人申请注销或到期未申请续展都属于商标权的放弃。如果商标权人在质押期间采取以上消极或积极的方式放弃已经出质的商标权则必然导致质押合同无法实现，从而侵害质权人利益。因此, 我们在建议法律对质押期间商标权的放弃进行严格限制的同时，提醒质权人应当在质押合同中明确禁止或限制对该出质商标权放弃的权利，抑或约定如若放弃出质权利应当提供其他担保以维护自己的合法利益。

（三）质权争议或受侵害的风险

当质权设定之后，作为质权标的的商标权可能会面临权利争议或遭受侵权的情形，如果出质人在争议案件评审、司法诉讼中都消极履行义务，必定会导致出质商标权价值贬损甚至丧失的风险。而我国现行法律在这一方面的规定是缺失的，因此有学者主张在质权人寻求保护而缺乏依据的时候，应当设立与追索权或者代位权类似的制度使得质权人的债权能够得到保证【4】。总之，赋予质权人妨害排除请求权和妨害防止请求权是必要的。从理论上讲，商标质权虽然不是对物的现实支配权，但它本质上是对标的物的支配权，第三人在侵害出质商标权时，必将产生对质权的这种价值支配权的妨害，此时为保护质权人的利益，为了解决这一问题，我们可以借鉴美国司法判例中的“质权人起诉权制度”，美国高等法院1891年的Waterman v.McKenzie案例中就明确论证并赋予了质权人对专利侵权案件的起诉权。质权人于事前获得对专利侵权的起诉权，即可通过自身提起诉讼程序以保护其利益，且可不依赖专利权人采取行动或诉讼后获得的赔偿金来实现质权，这无疑加大了对质权人权力保障的力度，可以大大降低质权受到侵害时质权人的风险，商标权当然也不例外。

【1】郭峰.知识产权质押贷款的法律风险及防范【J】.中国资产评估2008(2)

【2】陆普舜.各国商标法律与实务【M】.北京科学普及出版社,1996:453

【3】王胜明.中华人民共和国物权法解读【M】.中国法制出版社,2007:363

【4】沈强.论知识产权质押贷款的法律问题【J】.江苏大学学报2009(11)

*本文系2010 年教育部人文社会科学研究一般项目“文化产业投融资法律问题研究”（立项号：10YJA820062）、陕西省社科基金项目“陕西文化创意产业知识产权法律保护制度研究”（立项号：09F009）以及陕西省知识产权战略研究项目“中小企业知识产权投融资法律问题研究”的阶段性成果。