美国发明法案中“发明人先申请制”研究

文 / 左玉茹

美国发明法案中“发明人先申请制”研究

文 / 左玉茹

引言

2012年9月16日，美国总统奥巴马签署发布美国发明法案（America Invents Act, AIA），美国最终放弃了对“先发明制”（First-To- Invention, FTI）的坚守，这是美国自建立专利制度以来最大规模的一次专利法修改。

美国是目前世界上唯一一个采用“先发明制”的国家，而其他国家均采用“先申请制”（First-To-File, FTF）。先发明制的优势在于能够充分保护发明人权益，但也存在诸多劣势，比如专利申请人过重的举证负担、专利审查程序复杂且效率低下，这些问题随着专利申请量的爆炸式增长而愈发凸显，使得美国“先发明制”专利体系如同百病缠身的老朽步履蹒跚。

由于发明日确定起来十分复杂，因此，美国一直存在着很多专利权属争议，比如，Elisha Gray和Alexander Graham Bell之间的电话专利权争议，最终Bell获得美国专利权（U.S. Patent No. 174,465），还有早先McCreary v. Zworykin一案就电视机技术的专利权争议，以及Consolidated Flee. Light Co. v. McKeesport Light Co. 一案就白炽灯专利权的争议，近来还有就生产高质量聚丙烯的催化剂Ziegler的专利权争议。【1】

此外，由于美国专利权取得制度与其他国家不统一，美国申请人很难依据巴黎公约在其他巴黎公约成员国获得优先权。

上述种种是FTI的痼疾，也正是美国两执政党在专利改革问题上握手言和达成一致意见的原因。当然，FTI是美国专利制度的核心，尽管枝叶有些凋零，但百年历史的老树必然盘根错节，要将其连根拔起——变革为FTF——难度可想而知。在经历了各方利益团体的相互妥协之后，最终美国发明法案建立了一种“发明人先申请制”（First-Inventor-To-File, FITF）。立法者认为这一制度兼具FTI和FTF的优势，既能够充分保护发明人权益，同时又可以摒弃繁琐的申请程序，构成新的美国专利体系的基础。但是，这一制度是否真的如美国立法者所设想的那样兼采众长，还有待进一步的实质性研究和实践检验。

FTI与FTF的区别在于判断发明新颖性的时间节点不同，FTI以发明日作为时间节点，而FTF以申请日作为时间节点。不过，不论是FTI还是FTF在其确定时间节点的基本原则下，均存在一些例外，第一种例外自然是巴黎公约所确立的“国际优先权”制度1.《巴黎公约》第4条。，此外，各个国家还有可能规定“国内优先权”；第二种例外即宽限期，FTF下宽限期制度与优先权制度不同，优先权的存在会直接改变时间节点，但宽限期并不会改变时间节点，仅仅是排除部分原本符合现有技术条件的公开技术，也即排除那些“不影响新颖性的公开”技术。综上所言，对现有技术范围的确定包括“一个原则，两个例外”，本文即研究美国现行的FTI、即将实行的FITF以及FTF 这三个制度之间在“一个原则、两个例外”上的区别，从而分析FITF的实质。

一、“先发明制”相关规定介绍

FTI以发明日作为判断专利申请新颖性的时间节点，Pre-AIA2.Pre-AIA是指AIA颁布以前的美国专利法。第102条（a）规定，如果发明人的发明日以前，专利申请在美国已被他人所知、已被他人使用、已经在美国或国外被授予专利权或者他人已经公开出版，则该发明人的专利申请不能被授予专利权。3.Pre-AIA 102(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent.依据Pre-AIA的规定，发明日可以是该专利申请要求保护的发明的实际完成日（date of factual reduction to practice），实际完成是指该发明在实践中被制造或者使用；也可以是该发明的构思日（date of conception），所谓构思，就是在发明人的脑海中形成一个明确的、持久的关于该项发明的设想，该设想必须完整且具有可操作性。如果用发明构思日作为发明日，申请人还需要证明其在构思日到实际完成日或者推定完成日（date of constructive reduction to practice）之间是勤勉的（diligence）。如果申请人将发明构思日和发明实际完成日作为发明日，则发明的实际完成应该发明在美国（无时间限制）、加拿大或墨西哥（1993年12月8日以后）及其他世界贸易组织成员（1996年 1月1日以后）。

Pre-AIA第102条（b）规定，“如果在实际申请日一年以前（不含一年），专利申请要求保护的发明已经在国内或国外被授予专利权或已公开出版，或者在国内已经公开使用或销售”4.Pre-AIA 102(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.，则该发明不能被授予专利权。Pre-AIA第102条（d）规定，如果在发明人实际申请日一年以前，发明人的代理人或受让人已在外国就同一项发明申请专利并且已在该发明人的实际申请日前获得专利权，则发明人的专利申请不能被授予专利权。5.Pre-AIA 102(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor’s certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor’s certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States.这两个条款在美国被称之为法定限制条款（statutory bar provisions）。Pre-AIA第102条（b）和（d）为现有技术的时间范围划了第二条界线，即实际申请日一年以前。

综合上述三个条款，现有技术按照时间不同而范围有所不同，实际申请日一年以前，现有技术可以包括所有相关的公开技术，即发明人自己的公开也会破坏其专利申请的新颖性；而实际申请日以前一年以内，现有技术则不包括发明人自己所公开的技术。这种制度设计的目的是鼓励发明人在公开自己的发明内容后尽快提交专利申请。

FTI下，现有技术按照时间不同而范围有所不同，实际申请日一年以前，现有技术可以包括所有相关的公开技术，即发明人自己的公开也会破坏其专利申请的新颖性；而距离实际申请日一年以内，现有技术则不包括发明人自己所公开的技术。

法定限制条款类似于FTF的宽限期制度，都是在一定的时间内将发明人（FTF下是申请人）自己公开的内容从现有技术中排除出去，这类公开就属于“不影响新颖性的公开”，而这一段特定的时期就是宽限期，但法定限制条款与FTF的宽限期制度却有着截然不同的意义。在FTI下，宽限期并非例外而是原则，因为判断新颖性的时间节点是发明日。FTI要求在一项发明提出申请的时候，发明本身已经不新颖了，但只要发

明内容在发明日的时候具有新颖性和创造性即可。而在FTF下，宽限期内第三方独立的披露或者提交申请同样会破坏专利申请的新颖性。在适用FTF的国家，以申请日为时间节点判断优先权是原则，申请人自己的披露行为仅在符合一定的条件并在宽限期内才能够构成“不影响新颖性的公开”行为，比如在我国，申请人只在三种情形下的公开行为可以成为现有技术的例外：（1）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（2）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（3）他人未经申请人同意而泄露其内容的。6.我国《专利法》第24条。

目前USPTO的审查实践中，发明人在提交申请时审查员会默认申请日即为发明日，并进行检索，如果检索到实际申请日之前一年以内的对比文件，审查员会给发明人一个机会证明其发明日早于该对比文件的公开日期，从而将这一对比文件排除出现有技术【2】。Pre-AIA规定了两种程序。如果这个对比文件是美国专利或者处于审查中的专利申请，则通过双方程序确定先发明优先权的归属，即抵触程序（interference practice）。如果对比文件是美国专利或专利申请以外的技术，则适用单方程序（swear back practice）.

Pre-AIA第102条（g）是抵触程序的基础，根据第102条（g）款，如果在申请人的发明日之前，该发明已由他人在美国完成，并且该发明人没有放弃、隐瞒或隐藏该发明，那么申请人不能获得美国专利。7. pre-AIA102(g)(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person’s invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person’s invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.这里的“完成”，指的是发明的实际完成或推定完成（即别人已就同一发明向美国专利商标局（USPTO）申请专利）。举例而言，申请人甲和乙分别就同一项发明向USPTO申请专利，如果甲的构思日比乙的构思日早，并且甲的完成日也比乙的完成日早，那么该发明属于甲。如果甲的构思日比乙的构思日早，但甲的完成日比乙的完成日迟，那么只有在甲的勤勉比乙的构思日早的情况下，该发明才属于甲。

在抵触程序中，USPTO遵循FTF的规则，要求后提交申请的发明人承担证明其优先权早于先提交申请的发明人的完全举证责任。而要满足这一要求，难度极大，因此一般先申请的发明人获得优先权的几率远远高于后申请的发明人。（1983年到2000年之间，2000起抵触程序案件中，有1917起支持了先申请发明人）此外，昂贵的费用也使得后申请的发明人对抵触程序望而却步。因此，只有很小一部分申请人（少于0.1%）参与抵触程序争夺优先权【2】。

在单方程序中，申请人提交一份宣誓书，声明其发明日期，并附上确凿的证据证明其发明构思和发明的实现。如果审查员审查认为申请人已经充分证明其发明日早于对比文件的生效日，审查员会在审查可专利性时将这一对比文件排除并撤回驳回裁定。

然而，微发明人，比如自然人和中小型企业，经常难以利用先发明优先权，因为它们并不持续记录发明有关的活动，也就无法提交确凿的证据来证明其发明日。即使对于大型的发明人，比如跨国企业的发明人，也很有可能持续记录发明活动的代价远大于早点提交申请。

综上所述，尽管Pre-AIA的规定是以发明日作为现有技术的时间节点，但USPTO的实践却更多的应用第102条（b），将申请日一年以前作为现有技术的时间节点。从这个角度来说，Pre-AIA实行的也并非真正的FTI。

在抵触程序中，美国专利商标局遵循先申请制的规则，要求后提交申请的发明人承担证明其优先权早于先提交申请的发明人的完全举证责任。

三、“发明人先申请制”相关规定解读

（一）AIA的立法目的

立法者称，FITF集合了先发明制和先申请制的优势，其目的是建立一个高效、精简的专利制度，提升专利质量并减少不必要的、负面的诉讼。为达到这一目标，AIA重新定义现有技术，规定申请日作为判断专利申请是否具备可专利性的时间节点，从而实现先申请制的高效。AIA还删除了昂贵而复杂的抵触程序，取而代之的溯源程序（derivation proceeding）以确保专利权授予真正的发明人。然而，AIA能否真正摆脱昂贵而复杂的行政程序还需要看USPTO和法院如何解释FITF的相关规则。

（二）AIA的现有技术规则

AIA修改了新颖性的相关规定，确定申请日为时间节点，修订后的第102条（a）相当于《欧洲专利公约》（European Patent Convention, EPC）第54条（2）、《日本专利法》（Japan Patent Law, JPA）第29条（1）和我国《专利法》（CPA）第22条第2款。AIA第102条（a）规定，如果（1）在专利申请的有效申请日（the effective filing date of the claimed invention）以前，申请保护的发明已被授予专利权、已经公开使用、公开销售或者出版；（2）另一发明人在该专利申请的有效申请日以前已就该发明内容申请专利权并已根据第151条授予专利权或者其专利申请已经根据第122（b）条公布或视为公布，该发明内容不能被授予专利权。8从字面意思上看，AIA第102条（a）与我国有关现有技术的规定类似。AIA第102条（a）不仅将现有技术的时间节点从发明日修改为有效申请日，而且在现有技术的范围上也做了改变。Pre-AIA第102条（a）强调申请人在申请日前一年内自己以使用、销售和出版等形式公开的内容不属于现有技术，而AIA第102条（a）的表述则发生了变化，不再强调使用、销售和出版的行为主体是除发明人以外的人。不过目前看来，这种修改并没有明确下来，其具体含义还需要法院和USPTO在实践中进行解释。在FTF下，以申请日作为现有技术的时间节点，任何人对发明内容的披露都将破坏专利申请的新颖性，法院和专利行政部门都将毫无疑问地对现有技术的范围作出这样的解释。但美国则不同，美国一直采用FTI，无论是其学者、律师还是法官和审查员，他们一直受到FTI的熏陶渐染，我们很难确切地预测他们在实践中会按照FTF的思路来解释AIA第102条（a）的规定。如果他们仍旧认为第102条（a）中所述公开行为的主体不应该包含申请人本人，那么FITF就会回到FTI的路线上。法院和USPTO的解释将决定FITF是沿着FTF的路线与其他国家的专利制度更趋于一致，还是固守FTI的原路线。

AIA第102条（a）不再强调使用、销售和出版的行为主体是除发明人以外的人，但是，由于美国的行政人员和法官一直是FTI的思维模式，目前很难预测他们将如何解释这一条款。而法院和USPTO的解释将决定FITF是沿着FTF的路线与其他国家的专利制度更趋于一致，还是固守FTI的原路线。

AIA第102条（a）对Pre-AIA的修改还在于现有技术的地域范围，Pre-AIA第102条（a）中现有技术的地域范围因其公开方式的不同而不同，“使用”和“销售”的公开方式要求发生在美国国内，是一种相对新颖性规定。AIA第102条（a）则统一将地域范围修改为世界范围，采绝对新颖性原则。

（三）AIA的宽限期

尽管AIA中有关现有技术的规定已经与其他国家趋同，但最终AIA在实践中将走一条什么道路还取决于美国法院如何解释AIA 102（b）中规定的宽限期。

AIA第102条（b）规定9. AIA 102(b) Exceptions-：

例外：

（1）专利申请的有效申请日以前一年以内的披露：在一项专利申请的有效申请日以前一年以内的下列公开内容不属于第102条（a）（1）规定的该专利申请的现有技术：

（A）发明人、合作发明人或者其他直接或间接从发明人或合作发明人处获知发明内容的第三方披露的内容；

（B）发明人、合作发明人或者其他直接或间接从发明人或合作发明人处获知发明内容的第三方披露专利申请要求保护的发明内容后，他人披露的相同内容。

（2）专利申请文件或已授权专利文件的披露：如果专利申请或已授权专利符合下述条件，则其不属于第102条（a）（2）规定的该专利申请的现有技术：

（A）专利申请文件或已授权专利文件要求保护的发明内容是直接或间接从发明人或合作发明人处获得；

（B）发明人、合作发明人或者其他直接或间接从发明人或合作发明人处获知发明内容的第三方披露专利申请要求保护的发明内容后，他人就相同内容提交的专利申请；

（C）在所述专利申请或专利的有效申请日以前（包括申请日），专利申请或专利披露的发明内容和要求保护的发明内容属于同一人或者因债权债务混同而归属于同一人。

从字面意思看来，这一条类似于EPC第55条和CPA第24条规定的不影响新颖性的公开。但AIA与EPC、JPA和我国专利法之间存在很大的差异：

第一，宽限期的长度不同，AIA的宽限期为一年，是EPC、JPA和CPA宽限期的两倍。

第二，公开的范围不同。AIA中有关不影响新颖性的公开主体有三类：第一，发明人以及直接或间接从发明人处获知发明内容的第三方；第二，对于合作发明，其他发明人或者其中之一以及直接或间接从他们那儿获知发明内容的第三方；第三，在前述两类主体公开发明内容之后，任何人。

目前美国国内主流观点认为，这一规定应该被解释为专利权应该授予最先公开发明内容的人，而驳回独立完成发明创造且最先申请的发明人的申请，只要申请人在公开后的一年内提交申请即可【3】。换言之，发明人可以排除第102（a）条（1）中的现有技术，只要其能够证明在宽限期内早于该现有技术公开。在FTF下，宽限期实质上并不改变现有技术的时间节点，不影响新颖性的公开也仅限于特殊情形的公开，其适用受到比较严格的限制。尤为关键的是，即使在宽限期内，其他独立完成发明创造的发明人对相同发明内容的公开会破坏享有宽限期的专利申请的新颖性。AIA所规定的宽限期与FTF的宽限期有着本质的不同，我们可以将这种制度称之为“先公开制”（First-To-Disclosure），即无论发明人是否提交专利申请，只要发明人公开发明内容，他就获得取得专利权的“优先权”，这一效力远远大于FTF下宽限期的效力。

这一解释可以从两个方面得以印证。一是国会的讨论，二是AIA的在先权利例外规定。

在国会讨论AIA时，AIA的支持者声称，AIA通过设立先公开优先权充分保护发明人的权益。

AIA还将这种公开内容作为在先使用例外。这种例外使得在发明人公开其内容后，其他发明人将无法获取在先权利的权利。修改后的在先使用例外条款在时间范围上与宽限期制度保持一致，要求在先使用人必须是善意的在美国本土对发明内容进行商业使用，包括使用、销售或者商业使行为必须使于以下两个日期任何一个：（A）专利申请的实际申请日；（B）专利申请满足第102条（b）规定的不影响新颖性的公开日期。与先申请制下的先用权不同，AIA用申请日和公开日共同规制先用权，且要早于申请日和公开日一年。10

如果美国法院支持上述解释，FITF事实上仅做了非常小的改动，所谓从先发明制到先申请制的修改无非是将发明优先权的证据限制在了“公开行为”上。当然，这样的制度设计有一定的合理性，比如，在FTF下，很难区分他人在宽限期内的公开是基于其独立的发明创造还是从发明人处获知该内容。但是，这样的规定与AIA设立精简、高效专利体系的立法目标相去甚远，因为，AIA依然需要一个类似于抵触程序的行政程序来确定先公开优先权。

（四）AIA的国际优先权

根据判例法设立的希尔默原则（Hilmer Doctrine），美国法院仅对于优先权文件中的权利要求给予优先权，但对于优先权文件已经公开却并没有在权利要求中要求保护的内容，则不给予优先权。而在其他适用FTF的巴黎公约成员国中，则不采用这么复杂的制度，不对发明内容是否要求保护进行区分。美国的贸易对象均指责希尔默原则违反巴黎公约优先权规定以及TRIPS协议的国民待遇原则。为了回应这些指责，优先权条款进行了修改，对于2000年11月29日以后以英文公布的PCT申请给予巴黎公约的优先权。但这一修改却使得现有技术时间节点的确定更加复杂。

AIA直接删除了希尔默原则以减少这种复杂性，并使得美国专利法与EPC、JPA和CPA趋于一致。AIA确定有效申请日包括依据巴黎公约和PCT提出申请的最早日期。

总结

现有技术地域限制的删除、希尔默原则的删除以及将处于保密状态的发明内容排除出现有技术等修改对于实现AIA的立法目的是有益的，但是，因为FITF保留了很多Pre-AIA的规定，导致现有技术的范围仍然是模糊不清的。

AIA宽限期条款中有关“公开”的复杂且模糊的规定将会带来很多问题。在FITF下，如何界定“不影响新颖性的公开”，将是未来USPTO和法院遭遇的最大难题。对于一个习惯于FTF的律师来说，“不影响新颖性的公开”应该限定在发明人、合作发明人或者从发明人处获得发明内容的第三方的公开行为。但是，美国的律师和法官则不会这样认为，在他们看来，在发明人、合作发明人或者从发明人处获得发明内容的第三方公开发明内容之后，他人的公开行为同样不能破坏发明的新颖性。这种解释会使得AIA与现行专利法相比仅有很小的改变。

事实上，在FITF中，宽限期发挥作用的方式与FTI中的法定限制条款是完全相同的，其实质就是允许发明人通过证明公开行为（而不是原专利法中的发明构思或完成）保留“先发明优先权”。FITF的立法初衷是将申请日作为审查可专利性的日期，并由此取消复杂的抵触程序，而宽限期的规定则与这一初衷背道而驰。FITF实际上是将公开日作为现有技术的时间节点。这样一来，如果在专利申请的宽限期内，其他独立完成发明创造的发明人公开了这一发明内容，AIA就需要一个行政程序来确定申请人是否在该发明人公开发明内容之前已经公开，而且这一公开也需要满足宽限期要求。这个程序就是替代抵触程序的溯源程序，从目前我们的研究看来，溯源程序不会比抵触程序有大的改善。因为AIA不需要申请人在提交申请的时候提交其公开的证据，所以，USPTO会继续维持目前的审查程序，即如果审查员检索到宽限期内的对比文件，则给申请人机会证明其公开日早于该对比文件。如果该对比文件是美国专利或者专利申请，审查员需要启动双方行政程序，让两方申请人证明其公开日从而确定权利归属。因为AIA没有在审查程序中设置优先权异议程序，发明人就需要依据新的重审程序中进行优先权异议。

总而言之，FITF与FTI相比的确与FTF更趋于一致，但这种趋同还仅仅是很小的一步，这一制度实质上并没有彻底消除FTI带给专利体系的程序复杂、申请人举证负担重等顽疾，它带来的改变并不像美国当局抑或媒体渲染地那般彻底，而这一制度的优劣尚待实践的进一步检验。

(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION- A disclosure

made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if--(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

(2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS- A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if--

(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

(a) In General- A person shall be entitled to a defense under section 282(b) with respect to subject matter consisting of a process, or consisting of a machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process, that would otherwise infringe a claimed invention being asserted against the person if--

(1) such person, acting in good faith, commercially used the subject matter in the United States, either in connection with an internal commercial use or an actual arm’s length sale or other arm’s length commercial transfer of a useful end result of such commercial use; and (2) such commercial use occurred at least 1 year before the earlier of either--(A) the effective filing date of the claimed invention; or

(B) the date on which the claimed invention was disclosed to the public in a manner that qualified for the exception from prior art under section 102(b).

【1】Wayne C. Jaeschke, Zhun Lu & Paul Carwford. Comparison of Chinese and U.S. Patent Reform Legislation: Which, If Either, Got It Right?[J] 11 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 567.

【2】Toshiko Takenaka. Has the United States Adopted a First-to-File System Through America Invents Act?: A Comparative Law Analysis of Patent Priority Under First-Inventor-to-File[J]. German Association for the Protection of Intellectual Property International, Forthcoming(Jan 17, 2012): pp304-312.

【3】Toshiko Takenaka. Harmony with the rest of the world? The America Invents Act. Jnl.[J] Intellectual Property Law and Practice Advance Access published November 11, 2011.