等同原则在知识产权司法鉴定中的适用

张淑亚，王 妤，李 超

（中央司法警官学院，河北 保定 071000）

根据《司法鉴定执业分类规定（试行）》关于知识产权鉴定范围之规定，对被侵权的技术和相关技术的特征是否相同或者等同进行认定，是知识产权司法鉴定的重要内容，在这一过程中，是否正确适用等同原则对鉴定对象进行判断非常关键。我国自1985年4月1日起实行专利制度以来，专利审判工作已经走过了20多个年头，在大量的发明和实用新型专利侵权纠纷案件的处理中，涉及等同性范畴侵权的案件占有相当的比重。由于等同原则本身所具有的弹性与张力，加之涉及复杂的专业技术问题，对等同原则的掌握难免会出现宽严不一的情况，因此，适用等同原则的司法统一性问题被喻为“专利诉讼中最富有挑战性的难题”。在实际专利侵权判定中，完全仿冒他人的专利产品或者照搬他人专利方法的侵权行为极为少见，不法行为人往往对他人公开的专利产品或者专利方法的专利文件加以研究，通过简单的物质或结构替换，达到与原有专利相同的技术效果，而又不用担心在文字上落入原有专利的保护范围内而导致专利侵权。如何对此种行为进行界定，已经成为知识产权司法鉴定中遇到的重要难题，也是本文着力探讨的内容。

一、等同原则理论探源

等同原则是美国法院在专利审判实践工作中总结出来的一项原则。其基本理论为：将涉嫌侵权的技术与已获专利的发明相比较，如果虽然该设计的技术特征表面上与已获专利的发明不同，但实质上是设计人以所属技术领域普通技术人员公知的相同的方式和技术手段，替换专利独立要求部分的必要技术特征，产生与专利技术相同的功能和效果，这时法院视该技术对已获专利的发明构成侵权。等同原则构建的初衷是为了避免被诉侵权人通过一些细微的非实质性的改变来逃避专利侵权的法律责任，从而给予专利权人以有效的救济。1814年的欧迪恩一案中，法官斯托里即说：“仅仅是似是而非的不同或轻微的改进，不能动摇原有发明人的权利。”[1]这是美国判例史上最早蕴涵“等同原则”思想的判例。1950年，美国联邦最高法院在格雷弗油罐制造公司诉林德航空制品公司一案中创立了现代等同理论。通过此案，美国最高法院确立了等同原则在专利侵权归责体系中的地位，这是确立现代等同原则的经典判例。另外，日本最高法院在1998年2月24日的判决中，正面肯定了等同原则。在这起著名的“环形滑动滚珠轴承”等同侵权案件中，日本最高法院提出了“等同侵权五要件”判断标准，其理论分析对日本乃至世界各国专利侵权的研究将产生很大的影响。我国专利法中未对等同原则进行规定，但是在审判实践中，法官适用等同原则进行专利侵权判定的案件并不少见，由于没有一个统一规范的判定标准，在等同原则适用上存在很多极有争议的问题。最高人民法院为了使专利权人的合法权益得到全面、切实的保护，使人民法院在认定等同侵权行为时有明确依据，在2001年6月22日颁布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，第一次将等同原则以规范性文件的形式明确为专利侵权判定的一项司法原则。该《规定》第十七条第二款将等同特征界定为“是指与所记载的技术特征以相同的手段，实现相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能联想到的特征。”但是，等同原则在适用过程中不可避免地会渗入法官的主观因素，加之涉及复杂地专业技术问题，在实践中的争议和误区很多，值得进一步探讨。

二、等同原则在知识产权司法鉴定中的适用

（一）等同物的判定

等同物的判断标准是全部等同理论的核心所在。等同物，实质上就是等效技术特征的意思。例如，两个部件以实质上相同的方式进行相同的工作，而且具有相同的效果，尽管二者的名称各异，同样被认为是相同部件，即两者被视为等同物。在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中提到，“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”，实际上确立了等同原则的一个判断方法，即“手段/功能/效果”方法。这个方法与美国专利侵权诉讼“方式/功能/效果”三一致的判断标准（1950年，美国最高法院在格雷弗油罐制造公司诉林德航空制品公司专利侵权一案中提出了这一判断标准）是基本一致的。

等同原则的适用是在字面侵权不成立的情况下才采用的，但必须注意的是：等同原则扩大的不是权利要求的范围，而是专利保护的范围[1]。专利保护范围的扩大不宜笼统地以该权利要求的等同物来确定，必须落实到权利要求的各项具体技术特征上，而不能适用于发明创造的整体。虽然前述“手段/功能/效果”三要素是否基本相同的判断应当是结合专利的整体综合进行，但这种综合必须是对每个特征经过逐一对比后，针对与权利要求不同的具体特征再行认定的，并不是撇开“特征分析法”。脱离某一技术特征或者技术要素的前提，就会导致将注意力集中在被控侵权产品或方法与专利产品或方法的对比，其结果是对权利要求覆盖的发明与被控侵权物的发明进行整体上的比较，得出两种发明等同的结论，实际上将专利的权利要求不适当地扩大到其他发明出现的范围。这种做法显然容易使专利的保护范围扩大，损害公众的权益，而且与我国目前司法实际并不完全相符。

（二）本领域普通技术人员的认定

在认定被控侵权物采用与专利基本相同的手段，实现与专利基本相同的功能，达到与专利基本相同的效果后，尚不能认定等同成立。该技术特征还必须是本领域普通技术人员无须经过创造性劳动就能联想到的特征，因此，对于“本领域普通技术人员”的理解是判断等同的一个重要因素。所谓普通技术人员是一个抽象的概念，是假设的、虚拟的，而不是具体的人群。他应该是该技术领域中具有一般知识和能力的技术人员，既不是该领域的技术专家，也不是不懂技术的人，其界定应当以侵权发生期间该专利所属领域的平均知识水平为标准衡量。在专利《审查指南》中有如下表述：“所属领域的普通技术人员与审查员不同，他是一种假想的人。他知晓发明所属领域所有的现有技术，具有该技术领域中普通技术人员所具有的一般知识和能力，他的知识水平随着时间的不同而不同。”[2]因此，专利法上的“本领域普通技术人员”系指一种判断标准，专利审查中引入这一概念的目的是为了统一审查员审查专利创造性的尺度。然而，证明普通技术水平也并非一件轻松的事情。按照一般的理解，法院在确定普通技术人员的水平时，需要考虑以下因素：发明人的教育水平；技术方案遇到的问题；在先技术提供解决该问题的方案；发明完成的速度；技术的复杂程度；相同领域活跃分子（Active works）的教育水平[3]。这显然已超出具体规范的调整范围，完全依赖法官的综合权衡。另外，在具体专利侵权诉讼中，由于被告多数为具体产品的同业者，因此在侵权判定中认定“本领域”时应当针对案件讼争产品，越具体越能准确判定，对于原告而言保护越有利，对于被告而言也将越客观。

（三）等同时间的判定

判断等同应该以什么时间为准，这是适用等同原则判定专利侵权的一个重要问题。由于普通技术人员的认识水平随时间的不同而发生变动，因此以何时的认识水平为准也将影响判定的结果，这就涉及等同时间的判定。等同判断的时间标准在各国不尽相同，其中英国以专利公开日为准，日本、德国采用申请日（优先权）为标准，美国、法国则采用侵权行为发生日为标准[4]。笔者倾向于采用侵权行为发生日作为等同时间的判定标准。因为：（1）专利存续的期间长达10年或20年，在这段时间内，科技的发展程度不是专利权人在申请专利时能够预料的，更不能要求专利权人将之写入权利要求书里。如果将等同的时间确认为专利申请日或公开日，必将导致侵权人利用科技的发展，采用现有的无须经过创造性劳动即可联想到的方式对专利的某些必要技术特征进行简单替换，这对专利权人显然是不公平的。（2）由于侵权判定是针对侵权行为进行的，以侵权行为发生时的知识水平为准才能较为客观公正地进行判断，在保护原告合法权益的同时对于被告而言也才能认为是公平的。（3）WIPO的专利法协调公约草案第20条第2项规定等同时间标准是专利侵权日。考虑到我国将来要加入专利法协调公约，应倾向于以专利侵权日作为等同的时间标准，以便将来与该公约相一致[5]。总之，以侵权日为基准日，对专利权人最有利，也最容易操作。

三、等同原则适用的限制

寻求利益的平衡毕竟是法律调整机制的主要功能，既要求刺激研究开发者的积极性，又要防止专利保护的边界模糊而损害公众利益。从上文的论述可以看出，等同原则适用的实质是将专利权的保护范围扩大到了权利要求文字记载的范围之外[6]，以此来使专利权人的利益得到充分保护。如果该原则漫无边界地适用，必将导致公平利益的损害，因此，为了平衡公众利益与权利人利益之间的冲突，防止专利权人任意扩大专利保护范围，出现了“禁止反悔原则”和“自由公知技术抗辩原则”，对等同原则的适用进行限制。

（一）禁止反悔原则

禁止反悔原则是指在专利审批、撤销或宣告无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的范围作了限制或部分放弃，并因此而获得了专利权，那么在专利侵权诉讼中法院在适用等同原则时，应当禁止专利权人将其已经被限制、排除或者放弃的内容重新纳入专利保护范围，这一原则是诚实信用原则在专利侵权诉讼中的表现，旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，为了取得专利权而放弃或排除了一些技术特征，到了侵权诉讼中又将放弃或排除的技术特征捡回来，并且用来对抗被控侵权人，从而两头得利。

因此，禁止反悔原则的适用对等同原则进行了合理的限制，且消除了公众对等同原则与专利法是否矛盾的担心。在适用禁止反悔原则的时候，应当注意以下几个问题：（1）当等同原则与禁止反悔原则发生冲突时，即原告主张采用等同原则判定被告侵权，被告主张适用禁止反悔原则不构成侵权的情况下，法院应当优先适用禁止反悔原则[7]，以防止出现相互矛盾的判决结果。（2）一般情况下，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明；涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门做出的检索报告。这是专就方法发明专利权和实用新型专利权的保护在程序法上设置的举证责任倒置制度。但是，在庭审中被告申请适用禁止反悔原则，应当承担一般举证责任，即被告应提供专利权人在专利审批程序或无效程序中对个别技术特征所做出的放弃、修改、限制承诺的专利文档加以证明。（3）禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提，法院一般不能主动适用。如果被告未提出该原则的适用，可以视为被告对权利的一种放弃。

（二）自由公知技术抗辩原则

在申请日前已经公开的技术称之为公知技术。在专利侵权诉讼中，被控侵权物（产品或方法）与专利权利要求所在的技术方案等同的情况下，如果被告答辩并提供相应证据，证明被控侵权物与一项公知技术等同，则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。以公知技术作为侵犯发明或者实用新型专利权之抗辩的法律依据，一是我国专利法第22条关于授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性的条件以及对这些实质条件的解释；二是我国宪法第51条规定的“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利”；三是我国民法通则第5条规定的“公民、法人的合法的民事权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯”。在侵犯专利权的纠纷中，被控侵权人以公知技术作为其行为不构成侵权之抗辩理由，正是符合上述法律规定的基本原则[8]。

在被控侵权的产品或者方法确属于公知技术却又同时落入专利权保护范围的情况下，被控侵权人的利益与专利权人的独占权就产生了矛盾。自由公知技术抗辩原则就是为了解决这一矛盾而提出的，在适用这一原则时应该注意的是，作为公知技术进行抗辩的技术必须具备以下几个条件：（1）必须是专利申请日或优先权日之前已经处于公开状态的技术；（2）必须是公众可以自由使用的技术；（3）必须是非组合的技术方案；（4）必须是极为近似或完全相同的公知技术。在具体适用自由公知技术抗辩原则时，如果被控侵权的技术与自由公知技术完全相同，则较易做出判断。但如果两项技术极为近似，判断起来相对困难。所谓极为近似，一般是指仅存在一些枝节上的不同：或实质上相同，但文字的描述不同；或只有某些细微的不同。只有当该技术极为近似或完全相同时，才应考虑作为抗辩的依据。

［1］李明德.美国知识产权法［M］.北京：法律出版社，2003.

［2］知识产权局.专利审查指南［Z］.

［3］张晓都.专利实质条件［M］.北京：法律出版社，2002.

［4］杜志强，程方伟.专利侵权的等同判定及其限制［EB/OL］.（2006-12-15）［2010-10-18］.http：//www.civillaw.com.cn.

［5］程永顺.专利侵权判定实务［M］.北京：法律出版社，2002.

［6］魏玮.美国专利实践中的等同原则及其借鉴——以利益平衡为视角［J］.上海财经大学学报，2008（4）.

［7］北京市高级人民法院.专利侵权判定若干问题的意见（试行）［Z］.

［8］丁丽瑛.知识产权法［M］.福建：厦门大学出版社，2002.