专利申请中的“充分披露”的判断基础

吕炳斌

(1.复旦大学 法学院,上海 200438;2.上海商学院 商法研究所,上海 201400)

专利申请中的“充分披露”的判断基础

吕炳斌1,2

(1.复旦大学 法学院,上海 200438;
2.上海商学院 商法研究所,上海 201400)

披露是专利制度的最终目的、首要功能和核心问题。在以往学说中,对于“充分披露”的判断基础的认识并不统一,对“充分披露”的判断基础的明确已成为一种必要。从实证角度考察,美国法院判例和《专利审查程序指南》以及《欧洲专利局审查指南》已对发明的披露的判断基础进行了明确,另外,正在谈判中的《实体专利法条约》也企图对“充分披露”的判断基础进行协调。我国有必要明确专利申请中的“充分披露”的判断基础,首先可以在《专利审查指南》中明确“充分披露”的判断基础包括说明书、权利要求书及附图,待条件成熟时将之上升为行政法规或法律中的规定,这也是顺应实体专利法的国际协调趋势。

专利;充分披露;判断基础;公开

一、专利申请中的“充分披露”的重要性

“专利”一词的英文(patent)源于拉丁文patens,兼有“独占”和“公开”之义。汉语“专利”一词很容易使人联想到“利益”或“权利”,而忽视其词义中本有的“公开”、“披露”之义。世界知识产权组织前总干事鲍格胥(Bogsch)曾建议在汉语中也找一个与Patent(英文“专利”一词)相当的、既有“独占”含义又有“公开披露”含义的词来代替“专利”,以免引起人们对专利制度的误解[1]。时至今日,专利这一术语已被普遍使用,再更换术语已不大可能。但是,我国各界有必要重视“专利”一词中包含的“公开”、“披露”之义,并加强研究,使人们正确认识专利的真正含义及其本质。

考虑到专利申请中的披露首先是向专利主管当局披露有关信息,在一定时间后公开,即有“申请披露”和“公开披露”两个步骤,因而本文使用“充分披露”代替先前文献中常用的“充分公开”,以囊括两个披露的步骤,使之更为准确和完整。

美国最高法院曾在“Bonito Boats,Inc.v.Thunder Craft Boats,Inc.”案中指出,“专利制度的最终目的是通过披露将新的制造和技术带给公共领域”。美国联邦巡回上诉法院(CAFC)也曾在“Enzo Biochem, Inc.v.Gen-Probe Incorporated,etc.”案中指出,“披露是专利制度的首要功能”。国外有学者曾为披露在专利制度中应有的中心地位进行辩护[2]。我国也有学者认为“披露是专利法中的核心问题”[3](P121)。披露是专利制度的最终目的、首要功能和核心问题,其重要性有待高度重视。

对技术的保护手段可以采取商业秘密和专利两种模式。通过对商业秘密制度和专利制度的比较,公开披露作为专利制度的本质毋庸置疑。如果用“契约论”来解释专利制度,专利申请人正是以技术的披露为对价换取专利授权。尽管《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS协定)序言中明确知识产权是一种私权,但专利权不是一种简单的私权。离开公权的介入就不存在专利。专利的公权和私权相结合的特性在各类知识产权中最为明显。国家代表社会和专利申请人正是在进行一个假想的契约谈判,而披露技术正是谈判中的对价或交换条件。

可见,技术披露和公开是专利制度的本质和目的,也是专利申请人取得专利授权的对价或交换条件。专利申请中的充分披露在整个专利制度中的重要性不言而喻。但是,我国专利学界对披露问题普遍重视不够。我国专利法教科书中一般将专利申请文件作为程序性事项,如我国专利法学界前辈汤宗舜先生编著的权威专利法教科书——《专利法教程》(第3版),仅在第六章中的一节阐述申请发明和实用新型专利应当提交的文件(请求书、说明书、权利要求书、摘要),总共篇幅不到5页[4]。而美国主流的专利法教科书一般都设专章阐述“充分披露”制度,对此下文将详述。相比之下,加强对作为专利法核心问题的披露制度的研究是一个重要而迫切的任务。在披露制度中,首先需要明确的是充分披露的判断基础,对此我国专利立法和《专利审查指南》均不够明确,学界也出现了各种见解。

二、有关“充分披露”的判断基础的学说

“充分披露”的判断基础仅限于说明书,还是包括权利要求书,这是一个实践中产生的新问题,还未引起学界的足够关注。

我国《专利法》第26条对专利申请文件进行了规定。该条表面上看只是在专利审查中由审查员具体适用的规则,但是该条同时又是提出专利无效宣告的法定理由,更重要的是,在专利权的司法保护中,对于如何确定专利权的保护范围时,该条又与《专利法》第59条密切相关,技术方案如果不清楚完整,专利权的保护范围就无从确定。根据第26条规定,申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。其中,“说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点”。“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。2008年修改后的《专利法》中,该条还对专利申请中的遗传资源来源问题进行了规定。第26条规定了我国专利申请中的充分披露要求,但是,该条对充分披露的判断基础不甚明确,这也反映在学术研究中。

我国专利法学界和专利代理人常常使用“说明书充分公开”这一术语。该术语使人以为“充分公开”的判断基础就是说明书,而不含权利要求书,这是一个有必要进行探讨并澄清的问题。

徐棣枫教授在《专利权的扩张与限制》一书目录中以小标题的形式明确指出,“权利要求的功能是界定专利的权利范围而非公开发明”[3](P97)。其论述中引用的主要是美国文献,但该作者同时为中国专利代理人,这也应该是其在实践中的理解。我国专利代理人陈俊由先生1992年撰写的文章将充分公开理解为专利法第26条第3款规定的说明书充分公开[5]。另一位专利代理人撰写的文章中也未对充分公开进行定义,但开篇即援引专利法第26条第3款(说明书),且全文围绕此条款展开[6]。另有文章指出充分公开是专利法理论中的一个专门术语,这一术语在中国《专利法》具体法条中并无出现,但作者认为我国《专利法》第26条第3款的规定即是“充分公开”的要求[7]。

国外学者对专利申请中的披露制度相对重视,但对于充分披露的判断基础也存在不同看法。美国主流的专利法教科书一般都设专章阐述“充分披露”制度。如美国知名学者阿德尔曼(Martin J.Adelman)、托马斯(John Thomas)和联邦巡回上诉法院瑞德(Randall Rader)法官合撰的权威教科书《专利法案例与阅读材料》第八章为“专利说明书”(The Patent Specification),该章介绍了美国的专利说明书披露和相关案例,共72页。该章在一开始就指出,类似于合同法,专利法允许在发明人和公众之间达成协议,根据这些协议,发明人以充分披露为对价换取排他权。同时指出,《专利法》含有专门条款来确保充分披露,在美国即为第112节第1段(含书面描述、可实施性、最佳方式披露)[8](P386),该段并不包含“权利要求(claims)”。尽管在美国,权利要求并不是独立文件,有别于我国专利法中的独立的“权利要求书”,而只是说明书的末尾部分,但该书将“权利要求”单独作为第九章,并未在第八章“专利说明书”中阐述[8](P386-458)。实际上,第八章所指的“专利说明书”就是“说明书披露”。另一本权威的美国专利法教科书《专利法概论》(国内有影印本)也设专章对“披露要求”进行阐述。作者在该书体系中,第二章标题为“专利权利要求”(patent claims),第三章标题为“披露要求”(Disclosure Requirement)。此书也对专利权利要求和说明书披露进行了区分。该作者引用法院判例(In re Rasmussen,650 F.2d 1212,1214),判决书指出,“披露是教导的内容,而不是要求的内容”,认为“当专利律师讲专利‘披露’或‘教导’时,他们通常是指向说明书中提供的信息,而不是指向权利要求”。作者根据美国《专利法》第112节第一段,将披露分为三种,即可实施性披露、最佳方式披露、发明的书面描述。此书对披露要求的论述长达35页[9]。此外,有美国学者的论文也将权利要求排除在披露之外,认为“权利要求并不是向公众提供发明自身的信息,也不是用来披露如何制造或使用该发明的信息,权利要求的唯一目的就是界定发明。”[10]

美国著名专利法专家威格纳(Wegner)教授于2004年发表的一篇论文标题中限定是探讨1952年专利法的披露要求的历史发展和未来展望,但是他在该文第一部分探讨了美国《专利法》第112节的第一段即说明书(不含权利要求)条款,在该文第二部分探讨美国《专利法》第112节第六段即最后一段(关于组合物中某一项权利要求可以以为达到某特定功能的方法或步骤的权利要求来表达的规定)。可见,他理解的披露是美国《专利法》第112节整节内容,即包括说明书的描述部分也包括权利要求。

美国学者弗郎莫(Fromer)撰写的“专利披露”(Patent Disclosure)一文标题即为“专利披露”,但研究对象为“专利文献”(patent documents),也没有局限于说明书披露[2]。

日本专利法专家渡边睦雄在《化学和生物技术专利申请文件的撰写与阅读》一书中也对发明的公开披露持广义说。“发明的公开是通过说明书、权利要求书及附图,特别是发明内容栏内的发明目的、组成及效果的记述完成的”[11]。

综上,对于“充分披露”的判断基础的认识在以往学术研究中并不完全统一,可以将其归纳为广义说和狭义说,广义说认为充分披露的判断基础包括所有专利文献,如说明书、权利要求(书)等;狭义说认为充分披露的判断基础只是说明书(不含权利要求)部分。因此,对充分披露的判断基础的明确已成为一种必要。

三、“充分披露”的判断基础之实证分析:国际与比较视角

1.美国、欧洲对“充分披露”的判断基础之明确

《欧洲专利公约》(EPC)第83条为“发明的披露”(disclosure of the invention),第84条为“权利要求”(claims),如果单看该条约的条款标题,发明的披露和权利要求是分开的两个不同条款,似乎发明的披露的判断基础是不包含权利要求的,即仅限于说明书(描述部分)。但是,《欧洲专利局审查指南》的C部分第4.1条对发明的披露的判断基础进行了明确,规定对充分披露的判断应当在整个申请基础上进行,包括说明书、权利要求和附图。

美国法院判例和《专利审查程序指南》(MPEP)都认为原始提出的权利要求构成原始披露的一部分。早在1940年,美国法院就在“McBride v.Teeple”案中指出,“一个基本知识是,最初提出的专利申请文件中包含的权利要求可以被视为申请披露的一部分。”MPEP第608节在规定披露时也包含了权利要求。

值得注意的是,前述美国专利法教科书《专利法概论》在论述发明的披露的判断基础不含权利要求之时,引用了“In re Rasmussen”案,该案判决书在提出“披露是教导的内容,而不是要求的内容”这个观点时有个注释,“我们这里处理的问题是拒绝修改的权利要求,……原始的权利要求是申请之时披露的一部分”。可见,美国专利法判例在这一点上是一致的,即充分披露的判断基础并不排除权利要求。

专利权的基本特征之一是地域性,各国专利制度的差异性客观存在,全球经济一体化背景下各国专利制度互相影响[12]。美国、欧洲的专利制度一定程度上主导着世界各国专利制度的走向,其关于充分披露的判断基础之明文规定值得思考和借鉴。

2.“充分披露”的判断基础之国际协调

在有关专利法的国际条约中,1883年签订的《巴黎公约》中并无规定专利申请中的充分披露问题。《巴黎公约》第12条规定了国家工业产权专门机构的职能之一是传递专利信息,定期出版专利公报,但这一条只要求公布专利发明的概要。1978年生效的《专利合作条约》(PCT)第5条规定了“说明书应对发明做出清楚和完整的说明,足以使本技术领域的技术人员能实施该项发明”。PCT第6条规定,“权利要求应确定要求保护的内容。权利要求应清楚和简明,并应以说明书作为充分依据。”《PCT实施细则》对说明书等专利申请文件的撰写要求进行了细化,但仍未明确“充分披露”的判断基础。之后,1995年生效的TRIPS协定企图对专利申请中的披露规则进行进一步协调,其第29条第1款规定,“成员应要求专利申请人以足够清楚与完整的方式披露其发明,以使同一技术领域的技术人员能够实施该发明,并可要求申请人指明在申请日或在优先权日该发明的发明人所知的最佳实施方式。”接着,第29条第2款规定,“成员可要求专利申请人提供其相应的外国申请及批准情况的信息。”TRIPS协定除了明确规定可实施性充分披露作为最低义务之外,还引入选择性的条约义务,即最佳方式披露和外国申请和授权情况披露。但后两者属于选择性的条约义务,不具有强制力。TRIPS协定的充分披露条款也未涉及充分披露的判断基础。2000年签订、2005年生效的《专利法条约》旨在协调与促进各国或地区的专利申请程序更加便利于申请人,是对根据《专利合作条约》申请进入国内阶段审查的进一步协调,因《专利合作条约》已规定披露要求,作为其后续条约,其正式文本删除了关于说明书和权利要求的条款,尽管之前的草案中曾有相关规定。专利协调运动的最新进展是WIPO中正在谈判的《实体专利法条约》(SPL T)。WIPO专利法常设委员会(SCP)从2001年5月起即已就《实体专利法条约》进行讨论,谈判的重要问题之一也涉及充分披露规则的进一步协调和统一。2004年,美、日、欧提出缩小《实体专利法条约》谈判内容为四个问题(现有技术的定义、宽限期、新颖性、非显而易见性)的提案,但遭到其他一些国家的反对,并未在大会取得一致同意。2005年,包括美国、日本、德国、中国、欧洲在内的谈判方又建议将谈判议题增加到6个问题,即增加“充分披露”和“遗传资源”这两个问题。但根据WIPO网站公开信息,至今谈判方仍未就谈判范围达成一致。无论如何,《实体专利法条约》对“充分披露”规则的进一步协调和统一仍值得关注。

《实体专利法条约》草案第10条第2款明确了判断充分披露程度的基础,其规定“为了判断第1款所规定的充分披露,申请日在说明书描述部分、权利要求、附图的披露内容,以及日后根据适用之法律所做的补充和修改,均应被考虑。”可见,《实体专利法条约》拟在充分披露的判断基础上进行协调,其判断基础和前述美国、欧洲的做法一致。如果《实体专利法条约》达成并生效,该条款谈判成功,那么成员方就有义务修改国内专利法并明确充分披露的判断基础。尽管目前《实体专利法条约》仍在谈判中,但其对相关规则的协调应当引起我们的高度重视。

四、完善我国“充分披露”的判断基础之具体构想

我国《专利法》和《专利审查指南》都未明确专利申请中的充分披露的判断基础。唯一可被牵强理解为相关条款的是中国《专利审查指南》第2部分第2章第3.2.1条,该条规定“当要求保护的技术方案的部分或全部内容在原始申请的权利要求书中已经记载而在说明书中没有记载时,允许申请人将其补入说明书。”该条对说明书和权利要求书采取的协调措施是允许通过修改说明书的形式补充权利要求书已经记载但说明书中未记载的内容。该条明确的是,说明书必须是完整的,其导致的结果是权利要求书只是说明书中特定内容的重复,其隐含的前提似乎是充分披露的判断依据是说明书。可见,整个《专利审查指南》都没有明确规定充分披露的判断基础这一基本问题。

在实践中,国家知识产权局公布的发明专利说明书和实用新型专利说明书中也包括权利要求书,其充分披露和公开的判断基础似乎包括权利要求书。国家知识产权局采取的策略是把权利要求书作为说明书的一部分予以公布,尽管权利要求书和说明书在我国专利法中是两个不同的文件。国家知识产权局在实践中的做法虽然打乱了权利要求书和说明书的基本概念和区别,但这毕竟是在《专利审查指南》缺乏充分披露判断基础的前提下的一种灵活做法。

考察我国的专利文献,权利要求似乎都会被重述到说明书中,权利要求书的内容是一种重复。但是,权利要求在限定要求专利保护的范围方面起到重要作用,权利要求书这一文件地位甚为重要。根据我国《专利法》的规定,权利要求书和说明书应该是两份独立的内容。如果严格依据法律逻辑分析,就非常有必要明确规定充分披露的判断基础。将充分披露的判断基础界定为说明书、权利要求书及其附图,就可以使说明书和权利要求书成为真正独立的两个文件,权利要求就没有必要在说明书中重述以致形式上的重复。这是一个有必要加以完善的问题。

如前所述,我国《专利法》第26条规定了申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件,并简明扼要地规定了对说明书等文件的要求。该条第3款规定,“说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明,以使所属技术领域的技术人员能够实现为准”,这与世界上大多数国家的专利申请的披露条款一致。目前,美国《专利法》、《欧洲专利公约》也是规定到这一步为止。

根据美国、欧洲的做法,目前在专利审查指南中明确该问题,但专利审查指南对法院并无约束力。《实体专利法条约》(草案)对此的协调目的是为了各国能够在专利立法中明确规定充分披露的判断基础。在专利立法中进一步对此问题进行明确有其重要意义,这是法院统一在专利诉讼中对专利申请人是否违反充分披露义务的判断基础。

充分披露的判断基础是一个实践中产生的新问题,也是《实体专利法条约》(草案)进一步对专利法进行协调的问题之一,值得我国专利法学界关注。只有在《专利审查指南》和专利立法中明确充分披露的判断基础问题,实务界和学术界才能摒弃“说明书充分公开”这一不完整的说法。实际上,我国国家知识产权局公布的发明专利说明书和实用新型专利说明书中即公布权利要求书,也公布说明书,并且在申请信息、摘要之后先显示权利要求书,再显示说明书,这也印证了我国在实践中对充分披露的判断基础已经包括说明书、权利要求书、附图等在内。在《专利审查指南》或专利立法中对此问题进行明确,实际上是对实践中形成的做法的提升。

综上所述,我国有必要完善和明确专利申请的充分披露的判断基础。首先,可以在《专利审查指南》中明确充分披露的判断基础包括说明书、权利要求书及附图;其次,待条件成熟时此规定可上升为行政法规或法律中的规定。美国之所以只需要在《专利审查程序指南》对此问题进行明确,是因为在美国,判例法也是其专利法的有机组成部分,因此即使美国《专利法》中对此问题没有规定,也不会造成其判断基础的不明确。而我国则不然,我国《专利审查指南》对法院没有约束力。因此,待条件成熟时,我国专利立法中也可以明确专利申请中的充分披露的判断基础,这也是顺应实体专利法的国际协调趋势。

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The Elements for Assessing“Sufficiency of Disclosure”in Patent Application

LÜBing-bin1,2
(1.Law School,Fudan University,Shanghai 200438,China;
2.Business Law Institute,Shanghai Business School,Shanghai 201400,China)

Disclosure is the ultimate goal,primary function and the core issue of patent system.In the existing academic literature,there is inconsistency with the elements for determination of sufficiency of disclosure,thus it is necessary to clarify this issue.From a practical viewpoint,case laws and Manual of Patent Examining Procedure of the U.S and Guidelines for Examination in the European Patent Office has stipulated explicitly the elements for assessing sufficiency of disclosure.The Substantive Patent Law Treaty under international negotiation has also aimed to harmonize this issue.China will make it necessary to clarify the elements for determination of sufficiency of disclosure in patent application,first of all,by working out the elements for assessment including specification,claims and drawings in the examination guidelines.Under well-considered conditions, such a provision can be written into the administrative regulation or law,which is in conformity to the trend of international harmonization of patent law.

patent;sufficiency of disclosure;elements for assessment;public disclosure

D923.4

A

1008-407X(2011)01-0100-05

2010-01-03;

2010-05-13

上海市教委重点学科建设项目(J52001)

吕炳斌(1980-),男,浙江新昌人,讲师,复旦大学法学院博士研究生,主要从事知识产权法研究。