美国证券市场知识产权信息披露实践浅析

文 / 陈可南

美国证券市场知识产权信息披露实践浅析

文 / 陈可南

从知识产权信息披露义务、责任及披露范围、知识产权信息在安全港制度中的使用、知识产权尽职调查及其中的律师－委托人特权等角度对美国证券市场知识产权信息披露实践进行了分析。

证券 知识产权 信息披露 安全港 尽职调查 律师-委托人特权

知识产权作为重要的无形资产，与美国公司，尤其是高科技上市公司的成长、收益有着密切的联系。公司在IPO1. Initial Public Offer，首次公开发行。、重要事项公告或私募发行过程中出现的知识产权信息披露问题，常常会影响公司股价，进而导致投资者与上市公司对簿公堂。美国证券发行人知识产权信息披露的实践便在这不断博弈的过程中日趋完善，美国证券监管法律、法规对知识产权信息披露的具体适用也逐渐清晰。

而在我国，一方面，苏州恒久等公司因“专利门”事件被暂停上市，说明国内证券监管机构对知识产权信息披露的监管，国内企业对知识产权信息披露的认识都存在瑕疵；另一方面，国内有越来越多的公司寻求在美国上市融资（据统计，2006－2010年，我国共有84家公司在美国IPO上市；其中，2010年就达到了创纪录的34家【1】），国内企业对知识产权信息的理解以及披露水平与美国证券市场监管者、投资者对知识产权信息披露要求之间存在着摩擦的可能。

鉴于此，对于国内的证券监管机构、上市公司，以及赴美上市公司来说，都有必要对美国证券市场知识产权信息披露中的相关实践和做法有所了解和借鉴。

一、知识产权信息披露义务及责任

除美国“1933年证券法”（Securities Act of 1933）和“1934年证券交易法”（Securities Exchange Act of 1934）等法律法规中关于信息披露的普遍原则和规范外，美国证券交易监管委员会（Securities Exchange Commission或SEC，以下简称美国证监会）对发行人（Issuer）在其招股说明书中（Prospectus）中进行知识产权信息披露有明确的要求。美国证监会的“非财务信息披露内容与格式条例”（“规则S-K”）第101款规定，登记人（Registrant）必须详细描述“所有专利、商标、许可协议和特许经营协议对公司的重要性、存续期限和效果2. 17 C.F.R. §229.101(c)(1)(iv).。”即使是“较小型申报公司”（Smaller Reporting Companies）也需要披露“专利，商标，特许权，专营权，特许权，专营权费的协议或劳动合同，包括存续期限。”3. 17 C.F.R. §229.101(h)(4)(vii).

如果发行人披露的知识产权信息存在“重大不实陈述或遗漏”（Material Misstatement and Omission），那么任何不知道该不实陈述或遗漏的投资者均有权发起证券法诉讼，发行人及相关人士需要承担“1933年证券法”第11节、第12(a)(2)节、第15节，“1934年证券交易法”第10(b)节、第15节以及美国证监会“规则l0b-5”下的法律责任。

另外必须明确的是，在美国国内进行的证券私募发行虽然可以豁免注册4. Securities Act of 1933 section 4(2).，但发行人及相关人士对私募过程中出现的知识产权信息披露问题仍然要承担“1934年证券交易法”第10(b)节、第15节以及美国证监会“规则l0b-5”下的法律责任。比如在Pommer v. Medtest Corporation5. 961 F. 2d 620(1992).案中，被告在出售股份的谈判中，向原告声称该公司拥有一项专利权，可以保护其即将投放市场的一种测试方法，但实际上该专利当时并未授权。原告因此认为被告披露的知识产权信息存在“重大不实陈述”并发起证券欺诈诉讼。

二、知识产权信息的披露范围

发行人披露的信息可以分为硬信息（Hard Information）和软信息（Soft Information）。“硬信息”是指历史性的和当前的信息；“软信息”也称“预测性信息”（Forward-Looking Information），是预测、估计、推测或评价的信息【2】。

就知识产权信息而言，相关的“硬信息”一般包括专利权/申请、商标权/申请、著作权/申请、域名、植物新品种、软件、集成电路布图设计等知识产权的权属、法律状态、客体等信息；知识产权诉讼仲裁信息；知识产权许可、质押和特许经营信息等。发行人应根据“规则S-K”第101款和第103款法律诉讼（Legal Proceedings）6. 17 C.F.R. §229.103.的要求披露相应的知识产权信息；将重要的知识产权许可协议、特许经营协议等作为“文件证物”（Exhibits），并根据第601款重要合同（Material Contracts）7. 17 C.F.R. §229.601(b)(10).的要求进行描述。

有时，投资者会认为发行人对知识产权资产的描述过于乐观，从而误导投资者购买股票，构成了重大不实陈述。发行人一般应根据“规则S-K”第503款风险因素（Risk Factors）8. 17 C.F.R. §229.503(c).的要求进行说明。在Parsons v. Hornblower amp; Weeks-Hemphill9. 447 F. Supp. 482 (1977).案中，法院认为涉案上市公司在招股说明书风险因素部分的如下表述充分解决了关于其专利的不确定因素：

“虽然本公司对CARTRIVISION系统各方面提交了一些专利申请，但我们并不认为该系统的基本理念和设计得到了基本的专利保护。我们不能确保可能对公司产生不利影响的专利诉讼不会发生，或者本公司获得任何有效的专利保护。本公司可能会被要求获得专利许可，以制造CARTRIVISION系统并投放市场，但我们不能确保一定可以获得相关的许可。”

三、安全港（Safe Harbor）

为鼓励发行人向投资者披露“预测性信息”（Forward-Looking Statements），美国国会于1995年通过“私人证券诉讼改革法”(Private Securities Litigation Reform Act of 1995，简称PSLRA)提供了“安全港制度”（Safe Harbor）以防止证券诉讼的滥用。安全港制度适用的条件之一便是预测性信息披露时必须有“有意图的警示性陈述，以明确可能导致实际结果与预测性信息严重不符的重要因素”。10. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 section 102.

有研究显示，高科技企业被卷入证券集体诉讼的可能性是其它行业的2倍【3】。美国国会认为对“预测性信息”的使用是其中的原因之一【4】。专利等知识产权的垄断性特征是高科技企业获得商业机会和提高盈利能力的基础。但是，技术的不断发展使他们的专利技术时刻有被替代的可能，企业的知识产权许可收入会受到影响，专利存在着侵权和被侵权的风险；新的现有技术（Prior Art）的出现和企业经营中出现的问题会危及专利权等知识产权的有效性和保护范围；获得关键知识产权的许可存在不确定性；知识产权行政、司法诉讼等程序也有一定的未知性。在In re Stac11. 89 F.3d 1399 (1996).案中，上市公司已察觉竞争对手即将投放市场的产品会对其造成重大威胁，并且无法通过知识产权阻止竞争对手的市场行为。但是该公司在准备IPO时，并未在招股说明书披露其知识产权弱点可能导致的竞争风险。投资者因此认为上市公司的招股说明书披露不充分并提起诉讼。

因此，发行人通常将知识产权作为警示性陈述中的重要因素之一。Parlex Corp. 在其2003年财政年度的公告披露文件中，将如下内容作为知识产权因素的警示性陈述，以满足安全港制度的适用：

“如果我们被卷入漫长的知识产权争端，被判巨额赔偿金或者要求我们停止销售某些产品，我们可能会承受巨大的责任，我们经营的时间和注意力也可能因此转移。

虽然没有诉讼宣称我们侵犯了其他人的专有权利，但我们仍有可能在将来卷入侵权诉讼。如果在知识产权诉讼中败诉，我们可能会承担巨额赔偿，我们的专有权利也会被无效。在诉讼中败诉，会迫使我们停止销售，或重新设计结合了侵权知识产权的产品。为了使用被侵权技术，我们也会被要求从知识产权权利人处获得许可。我们可能无法以合理的条款获得许可，或者根本不可能获得。如果我们无法及时研发出非侵权技术，或在可接受的条件下获得被侵权技术的许可，我们的收入可能会减少，而成本可能会增加【5】。”

四、知识产权尽职调查的必要性（IP Due Diligence）

美国证券法规定，在美国证监会注册的证券公开发行和私募发行中所披露信息构成“重大不实陈述或遗漏”的，除发行人外，内部董事、管理人员以及承销商也要承担个人责任12. Securities Act of 1933 section 11(a), section12 (a)(2), Securities Exchange Act of 1934 section 10(b), Rule l0b-5 of the SEC.。

由于知识产权的公开性特征，知识产权信息的对称性强于财务和其它非财务信息。任何投资者和潜在投资者都可以通过公开数据库掌握发行人知识产权资产的情况和变化。如果发行人不能准确、及时、全面的公开知识产权信息，那么投资者很可能利用其中的瑕疵起诉发行人，并要求上述人士承担相应责任。

虽然上述人士可以通过主张尽职调查抗辩（Due Diligence Defense）13. Securities Act of 1933 section 11(b)(3).免于承担责任，但在美国的司法实践中，该抗辩根据被告的身份适用不同标准。由于招股说明书中的知识产权信息属于“非专家意见部分”（Non-Expertized Portions）【6】，因此上述人士主张尽职调查抗辩的前提是对披露的知识产权信息进行了“合理调查”（Reasonable Investigation）14. Securities Act of 1933 section 11(b)(3)(C), section 11(b)(3)(A).。但是，因为法院几乎从不支持发行人内部董事和管理人员的尽职调查抗辩15. 同[17]: 29.，所以，他们只有实施充分的知识产权尽职调查，彻底杜绝瑕疵的存在，才能从根本上免除因披露的知识产权信息存在“重大不实陈述或遗漏”而承担个人责任的风险。

就承销商而言，在Escott v. BarChris Constr. Corp.16. 283 F. Supp. 643, 697 (S.D.N.Y. 1968).案中，法院认为承销商必须采取合理措施以核查提交给他们的数据；他们不能完全依赖发行人的雇员和律师。实践中，承销商一般会委托专门的知识产权律师实施该领域的尽职调查【7】。

五、知识产权尽职调查中的律师－委托人特权（Attorney-Client Privilege）

律师－委托人特权是指委托人有权拒绝披露，或者阻止任何人披露因向委托人提供法律服务而产生的保密通信17. Proposed Federal Rule of Evidence 503(b).。将受特权保护的信息向第三方披露会导致与该法律问题有关的所有信息丧失特权保护【8】。

知识产权律师在提供知识产权法律服务时，一般会就委托人或其竞争对手发明创造的可专利性、知识产权的有效性、侵权风险等问题提供法律意见。在符合相关要件的前提下18. 2 (1) the asserted holder of the privilege is or sought to become a client; (2) the person to whom the communication was made (a) is a member of the bar of a court, or his subordinate and (b) in connection with this communication is acting as a lawyer; (3) the communication relates to a fact of which the attorney was informed (a) by his client (b) without the presence of strangers (c) for the purpose of securing primarily either (i) an opinion on law or (ii) legal services or (iii) assistance in some legal proceeding, and not (d) for the purpose of committing a crime or tort; and (4) the privilege has been (a) claimed and (b) not waived by the client. United States v. United Shoe Mach. Corp. 89 F. Supp. 357, 358–59 (D. Mass. 1950).，这些法律意见、知识产权律师与委托人之间交流的信息是受到律师－委托人特权保护的。承销商在进行知识产权尽职调查时，为了解发行人知识产权资产的价值，很可能需要发行人披露相关的法律意见。另一方面，为了吸引投资，这些知识产权法律意见也可能向潜在的投资者或合作伙伴披露。知识产权权利人此时也许会陷入两难。分享这些信息可以满足对方需求，减少对方实施知识产权尽职调查的成本，有助于交易或合作的完成。但另一方面，披露行为很可能导致与该法律意见有关的信息丧失委托人－律师特权的保护，尤其会对未来可能的专利侵权等知识产权诉讼极为不利。

美国司法实践认可“共同利益原则”（Common-Interest Doctrine）作为豁免丧失律师－委托人特权的例外之一。即如果双方就交流的内容有共同的法律利益，那么可以允许不同的律师代表双方分享法律意见，而不丧失律师－委托人特权【9】。值得注意的是，虽然有时商业利益和法律利益会重叠，但双方就分享的法律信息有共同的“法律利益”是必须的前提【10】，而且该法律利益不应是对立的【11】。也就是说，如果知识产权权利人仅为商业目的向第三方披露知识产权法律意见，那么“共同利益原则”将不适用；但如果披露的原因是为了防止将来发生专利侵权，那么律师－委托人特权仍将保留。

另外，披露方在披露信息之前必须声明该信息受到律师－委托人特权的保护，而且信息在披露后必须仍然维持保密状态【12】。在Libbey Glass, Inc. v. Oneida, Ltd.19. 197 F.R.D. 342.案中，被告为避免可能的产品外观设计相似问题而向第三方披露了律师的法律意见。法院认为被告丧失律师－委托人特权的原因之一，便是被告和第三方没有采取任何措施确保被披露信息的保密状态。

披露方可以通过以下几点来保护知识产权尽职调查中保密信息的律师-委托人特权：将相关文件向限定数量的人员披露，最好是知识产权律师；签订保密协议，确保文件不会被复制，并且在合理期限内返还披露方；签订共同利益协议，描述被披露方将如何处理被披露文件；相关文件在知识产权律师之间进行交接，以显示双方共同的法律利益，而非商业利益【11】。

知识产权信息虽然只是美国证券发行信息披露内容中的冰山一角，但“蚁穴足以溃堤”。鉴于中国企业在迈出国门的过程中不断经历着各种“知识产权问题”的考验，因此我国赴美上市企业应适当关注美国证券市场对知识产权信息披露的相关要求和规范，合理的披露知识产权信息，规避其中风险。此外，国内的证券监管体系也应当借鉴相关经验，建立可行的知识产权信息披露制度，规范上市企业的知识产权信息披露行为。美国证券市场知识产权信息披露的司法实践是在投资者、上市公司、法院等各方不断博弈的过程完善起来的，但我们不希望在其中看到中国企业的身影。

（作者单位：北京市知识产权局）

【1】纽约证券交易所北京代表处. 2010年中国公司美国IPO研究报告 [R/OL]. (2010-12-25). [2011-01-30]. http://www.nyse.com/pdfs/ IPO_12_25_2010_CN.pdf.

【2】See A. A. Sommer, Jr., Speech: Current Problems of Disclosure [EB/OL]. (1974-11-12). [2011-6-21]. http://www.sec.gov/news/ speech/1974/111274sommer.pdf: 4.

【3】Christopher L. Jones and Seth E. Weingram, Why 10b-5 Litigation Risk is Higher for Technology and Financial Services Firms [D]. Stanford Law School Working Paper No. 132, 1996-7: 1.

【4】Michael A. Perino, Did the Private Securities Litigation Reform Act Work [D]. Columbia Law and Economics Working Paper No. 211, 2002-10: 46.

【5】Parlex Corp, Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of The Securities Exchange Act of 1934 for the Fiscal Year Ended June 30, 2004 [EB/OL]. (2004-9-28). [2011-6-21]. http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72498 8/000091064704000340/0000910647-04-0003 40.txt: 36.

【6】William K. Sjostrom, Jr. The Due Diligence Defense Under Section 11 of the Securities Act of 1933 [J]. Brandeis Law Journal, Vol. 44, 2006: 18-19.

【7】Valerie Ford Jacobs, The Due Diligence Process from the Underwriter’s Perspective [M]. In Conducting Due Diligence 2004: 103.

【8】J. Michael Martinez de Andino, Thomas Bradshow, Privilege of IP Opinions Under The Common Interest Doctrine [J]. The Practical Lawyer, 2005-12: 16.

【9】Eric K. Steffe, The Common-Interest Doctrine and Intellectual Property Due diligence [R]. 24 Biotechnology Law Report 1, 2005-2: 1.

【10】Katharine Traylor Schaffzin, An Uncertain Privilege: Why The Common Interest Doctrine Does Not Work and How Uniformity Can Fix It [J]. Boston University Public Interest Law Journal, Vol. 15, 2005: 73.

【11】Karen Canaan, Sharing Documents under the Common Interest Doctrine in IP Due Diligence Investigations [EB/OL]. (2006-10). [2011-6-21]. http://www.iptoday.com/ pdf/2006/10/Canaan%20-%20Oct2006.pdf: 21.

【12】Carl Pacini, Accountants, Attorney-Client Privilege, and the KOVEL Rule: Waiver Through Inadvertent Disclosure Via Electronic Communication [J]. Delaware Journal of Corporate Law, Vol. 28, No. 3, 2003: 67.