抢注未注册商标之“在先使用”的司法认定评“索爱”商标案

文 / 王东勇 仪军

抢注未注册商标之“在先使用”的司法认定评“索爱”商标案

文 / 王东勇 仪军

商标的价值在于使用，因此，已使用的未注册商标亦应获得法律的相应保护。我国2001年修订的《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第31条是目前保护未注册商标最为上位的法律条文之一1. 我国对于未注册商标的保护由《商标法》与《反不正当竞争法》两个部门法组成，其中《商标法》中对于未注册商标的保护主要见诸于第13条未注册驰名商标、第15条代理人抢注及第31条抢注有一定知名度未注册商标等条文。，在该规定的后半段具体明确了：“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。在目前的司法实践中，由于对《商标法》第41条第1款的适用进行了限制性理解，因此相应的对《商标法》第31条后半段的理解，我们认为不宜过于教条、僵化，对其适用条件应当适当地放宽。

抢注 在先使用 主动使用 被动使用

一、案情介绍2. 本案还涉及对《商标法》第10条所规定的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的判断，第13条规定驰名商标的认定问题等多个法律问题。但关键在于如何理解、适用《商标法》第31条所规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。因此，本文主要分析关于《商标法》第31条的问题。

2005年6月7日，索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司（简称索尼爱立信（中国）公司）对争议商标提出撤销注册申请，其在争议裁定申请书中提出：“索爱”是索尼爱立信（中国）公司在中国拥有的驰名商标，刘建佳恶意注册争议商标将侵害索尼爱立信（中国）公司的合法权益，且违反《商标法》第10条第1款第8项和《中华人民共和国反不正当竞争法》（简称《反不正当竞争法》）第5条第2项的规定3. 《反不正当竞争法》第5条第2项规定的行为，体现于《商标法》第31条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的情形。。2007年11月28日，商标评审委员会于作出商评字〔2007〕第11295号《关于第3492439号“索爱”商标争议裁定书》（简称第11295号裁定），裁定索尼爱立信（中国）公司所提复审理由不能成立，争议商标予以维持。

2008年1月23日，索尼爱立信（中国）公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，其理由为：一、刘建佳注册争议商标具有明显的主观恶意，属于《商标法》第31条规定的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，商标评审委员会的评述明显错误。二、争议商标的注册和使用将使消费者对商品的来源产生混淆或误认，扰乱公平的市场竞争秩序，侵害消费者的利益，也侵害了索尼爱立信（中国）公司的利益和商誉，造成不良影响。而且，如果争议商标的注册得以维持，将在一定程度上鼓励目前社会上存在的恶意抢注之风，有违诚实信用的公序良俗。商标评审委员会的认定不仅与证据和事实不符，而且有悖于商标局和商标评审委员会在以往类似案件中所确立的“不良影响”的审查标准，限制了《商标法》第10条第1款第8项的适用范围，不符合商标法的立法目的和本意。综上，请求判决撤销第11295号裁定，并由商标评审委员会做出撤销争议商标的裁定。

2008年8月1日，北京市第一中级人民法院作出（2008）一中行初字第196号行政判决，认为“索爱”已被广大消费者和媒体认可并使用，具有了区分不同商品来源、标志产品质量的作用，这些实际使用效果、影响自然及于索尼爱立信（中国）公司，其实质即等同于他们的使用，争议商标的注册属于《商标法》第31条规定的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，遂判决撤销第11295号裁定，并由商标评审委员会重新就索尼爱立信（中国）公司对争议商标提出的争议申请做出裁定。

一审判决作出后，刘建佳不服该判决向北京市高级人民法院提出上诉。北京市高级人民法院于2009年3月12日作出（2008）高行终字第717号行政判决，认为《商标法》第31条所规定的“在先使用”的必须为“应当由被抢注人自己在商业活动中予以了使用”，本案中索尼爱立信（中国）公司并未主动将“索爱”商标用于商业使用，因此争议商标的注册并不属于《商标法》第31条所规定的情形。因此，判决撤销北京市第一中级人民法院作出的（2008）一中行初字第196号行政判决，维持第11295号裁定。

二、本案法律适用的困境

司法实践中，商标局、商标评审委员会以及法院对于《商标法》第31条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的一般适用条件已经形成共识，即：第一，被抢注的商标的必须为未注册商标且属于可注册商标；第二，被抢注的商标必须已为在先使用的商标，且该使用必须为真实、合法、有效地使用，达到“使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识”4. 此种观点亦体现于《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第2条的规定中。；第三，被抢注商标经过使用已经获得一定的知名度；第四，抢注人采取了不正当手段并具有主观恶意。需要说明的是，对于尚未达到“有一定影响”没有知名度的未注册商标，即便抢注人明知该商标已经在先使用，但是由于该商标知名度尚未树立，其并未实际发挥商标的作用不会对相关公众的认知产生实质影响，即该商业标志上并没有法律需要保护的利益基础，因此，实践中，对于此类未注册商标，一般不给予提供保护。5. 当然，对于未达到一定知名度的商标是否需要保护，也存在其他观点。详见孔祥俊著：《商标与不正当竞争法：原理和判例》，法律出版社2009年7月第1版，第120页。

在本案中，可以确定的事实如下：首先，“索爱”商标为未注册商标且属于可注册商标。其次，“索爱”商标已经被较为广泛地应用于手机产品上，在互联网上存在大量的介绍广告，且“索爱”商标是由相关公众主动赋予索尼爱立信（中国）公司的，这已足以说明“索爱”商标影响性，即“索爱”商标已经具有一定的影响。再次，刘建佳“从事电子行业生产经营已有十几年历史”，索尼公司与爱立信公司在组成索尼爱立信通讯集团之前均为电子行业的大型集团公司，其没有理由不知晓上述两家公司在2001年合并组成索尼爱立信集团的信息。刘建佳作为相关领域的专业人员理应知晓“索爱”即为“索尼爱立信”/“Sony Ericsson”的简称，理应知晓“索爱”标志的权利归属；同时，考虑到刘建佳抢注争议商标后，随即在2004年10月1日出版的《慧聪商情广告》上刊登广告，欲以200万元人民币高额起拍价拍卖争议商标，因此，刘建佳知道“索爱”作为索尼爱立信（中国）公司的未注册商标，且该商标已经具有一定的影响的情况下，仍然在电话机等类似商品上申请注册争议商标，应当认定其具有不正当性并具有主观恶意。

根据以上事实，我们可以发现刘建佳注册争议商标的行为似乎完全符合司法实践中适用《商标法》第31条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的一般适用条件。但是，我们忽略了一个事实，即本案中“索爱”商标具有一定的影响是由于大量的广告、媒体宣传以及消费者主动将其指向本案原告，并形成了一一对应的关系。虽然此时“索爱”商标的知名度已经树立，且刘建佳的恶意明显，但是上述对于“索爱”商标的在先使用行为并非索尼爱立信（中国）公司主动所为，而且在北京市高级人民法院补充查明的事实中，索尼爱立信（中国）公司的负责人曾明确表示希望消费者不要将其成为“索爱”，而应成为“索尼爱立信”。6. 刘建佳在北京市高级人民法院二审期间不中提交的2008年9月10日广东省广州市广州公证处出具的（2008）粤穗广证内经字第97690号公证书载明：在2007年10月起，搜狐IT、科技资讯网、北青网、太平洋电脑网、人民网等登载有如下相关内容：索尼爱立信集团副总裁兼中国区主管卢健生称：……索尼爱立信是索尼集团跟爱立信集团两大公司的合资，……我们不是索爱，我们是索尼爱立信……；我请求大家称我们为索尼爱立信或Sony Ericsson，而不是索爱等。此种情况下，刘建佳将“索爱”商标抢先注册为自己所有的商标是否应当予以规制，对此问题，存有以下不同的意见：

第一种意见如北京市高级人民法院的认定，报道、评论均非索尼爱立信（中国）公司所为，索尼爱立信（中国）公司不存在在先使用的行为，不符合《商标法》31条后半段规定的情形，不应当予以保护。

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第二种意见是，虽然对于“索爱”商标的在先使用主体存在一定的瑕疵，但是“索爱”与“索尼爱立信”已经形成一一对应的关系，且 “索尼爱立信”商标在争议商标注册前属于在先使用而具有一定知名度的商标，法院可以直接引用“索尼爱立信”商标，适用《商标法》31条而支持索尼爱立信（中国）公司的诉讼请求。

第三种意见是，本案明显属于《商标法》第41条第1款规定的“以其他不正当手段取得注册的”行为，刘建佳恶意明显，违反了诚实信用原则，侵犯了他人的合法权益，争议商标应当予以撤销。

首先，第三种意见在法律适用上存在一定障碍显然无法适用，目前司法界的统一观点是《商标法》第41条第1款“涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨碍商标注册管理秩序的行为，所以该款规定商标局可以直接依职权撤销商标注册，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标，而且无时间限制”7. 参见(2006)行监字第118-1号驳回再审申请通知书，同时上述意见也是目前北京市法院系统审理商标行政案件，包括商标确权、商标异议及商标争议案件等司法实践过程中所遵循的基本规则。，也就是说对于基于私权而选择适用该条有了明确的限制，此即排除了被抢注人选择《商标法》第41条第1款为依据，以私权受到侵害为由提起行政诉讼的可能。

其次，索尼爱立信（中国）公司并未将“索尼爱立信”商标作为在先使用并具有一定影响的商标在本案中予以主张，而“无论在商标授权确权的行政诉讼中，还是在商标侵权的民事诉讼中，法官都是以中立于当事人双方的角色作出不偏不倚的判断和结论”【1】，对于当事人未明确主张的事实与理由法官一般不宜主动将其引入而作为裁判的依据，除非该事实与理由涉及到商标法规定的绝对禁注理由。

最后，对于第一种意见，虽然北京市该级高级人民法院作出了终审判决，但是对于刘建佳将具有一定影响并已经与固定的商品生产者形成一一对应的“索爱”商标抢先注册的行为不加以规制明显不符合商标法的立法本意，亦不符合我国社会主义市场经济有序发展的现实需求。

三、被动使用概念的引入

法律的规定往往不能与社会的发展变化保持一致的步伐，因此，法律工作者，尤其是司法工作者在进行具体的司法裁判时，需要根据法律的基本精神及基本原则对具体的法律条文作出合理的解释，从而实现“法官不能拒绝裁判”的基本要求。因此，本案中对于《商标法》第31条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的理解不宜过于僵化、严格。法官可以在结合商标法的基本原则，在考察商标法立法本意的基础上，结合市场实际情况，根据在先使用主体的不同，将在先使用分为被动使用和主动使用两种不同的情形。所谓被动使用，即一般消费者或相关公众主动地将某一标志在特定的商品或服务上特定的指向某一生产者或者服务者，从而使相关公众客观上对商标、商标所标示的商品或服务以及商品或服务提供者之间形成唯一联系的认识，而实际发挥了商标的作用的行为。与其对应的即为主动使用，生产者或者服务者主动地将某一标识作为商标进行宣传等《商标法》第3条所认可的使用行为，从而使该标识实际发挥了商标的作用的行为。原因在于：

首先，从理论上讲，商标的功能主要体现在两点：一是区分商品或者服务的来源，便于消费者进行选择，维护社会正常的经济秩序；二是基于消费者对商标或者服务之信赖利益而产生的商品或者服务所承载的品牌价值，即商誉。保护未注册商标的立法本意不但在于保护在先使用人本人的利益，更重要的是保护商标所载有的商誉及其一般公众基于该商誉对特定生产商或服务提供者的信赖利益，以及依据诚实信用原则维护正常的市场交易秩序。被动使用的情形下，相关公众主动在商标、商标所标示的商品以及商品的提供者之间形成了相应的认识，从而使相关的标志起到了商标区分商品或服务来源的基本功能，客观上可以认定为在先的商标使用行为；同时，相关公众基于该标志对特定商品或服务提供者提供的特定商品或服务的信赖已客观存在，基于诚实信用的基本原则，法律亦应对该种客观存在提供相应的保护。

其次，结合我国目前的司法实践，如前所述，根据我国商标法对于采取不正当手段进行抢注商标的行为，被抢注人可以选择第31条或者第41条第1款维护自己的合法权益。但是如前所述目前司法实践已经明确排除了被抢注人选择《商标法》第41条第1款为依据，以私权受到侵害为由提起行政诉讼的可能。因此，如果对于《商标法》第31条施以过于苛刻的条件，被抢注人的利益将难以维护，将不符合商标法“保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展”的立法本意。8. 该立法本意为《中华人民共和国商标法》第1条明确规定。本案即是典型案件之一。

再次，参照商标立法及司法起步较早的国家的司法经验，被动使用的概念在美国的司法实践中亦被采用。在“BUG”案中，大众公司一经典性轿车的正式名称为“TYPE1”（一型）或者后来使用的“BEETLE”（甲虫）。但是公众一般叫它“BUG”。问题的关键是最先使用这个名称的是消费者，而非大众公司。但是在该案中，法院的倾向性观点是：消费者建立的这种联系在这种情形下应当得到保护。【2】在另一典型的ACE一案中，美国联邦巡回上诉法院认为：“即使权利请求人没有直接使用商标的缩写，法院及商标评审与申诉委员会通常认定相关公众对商标或商号的简称与别名的使用产生了一种可受保护的权利，这种可受保护的权利应当归属于原始的商标或商号的权利人。这种他人的公开使用应保证权利请求人的利益。从某种意义上说，这种相关公众的使用可以合理地被认为是相关公众代表权利请求人使用该标识。”【3】

当然，可能会有两种担忧：一是当相关公众将带有贬义色彩或其他不良含义的词汇主动赋予特定商品或服务提供者时，依然坚持被动使用的概念，将会损及该特定商品或服务者的利益。对此我们认为，首先，权利的对象为某种利益，上述带有贬义色彩或其他不良含义的词汇并不会给特定商品或服务的提供者带来某种法律上可保护的利益，不属于权利的对象；其次，退一步讲，《商标法》第31条所提供的是一种阻却他人在先申请的权利，该种权利是否行使的选择权属于该标志的在先使用人。可以想象得到的是，如果相关公众将带有贬义色彩或其他不良含义的词汇主动赋予特定商品或服务提供者，该特定商品或服务提供者不会主动行使该项法律的“权利”。因此，该种担忧缺乏逻辑及现实基础。

二是如果仅在《商标法》第31条中引入被动使用的概念，将导致商标法中关于“使用”的概念不统一，认定属于商标法意义上的使用将会出现标准不一致的现象。对此，我们认为，商标法中涉及到商标使用概念的条款主要涉及《商标法》第13条、第28条、第31条、第44条第4款、第52条等，上述条款对于使用的要求本身就不同。如第44条第4款的立法本意在于督促商标权利人对商标的尽快使用，防止有限的商标资源的浪费，其对于使用的要求不宜过严；而第13条认定驰名商标时，对于使用的要求不宜过宽，而应从严掌握。可见，上述担忧亦缺乏相应的法律依据。

综上，无论从理论上讲，还是从解决我国目前司法实践遇到的困境来看，抑或参照国外的司法经验，将被动使用的概念引入我国的商标法，从而将《商标法》第31条“在先使用”的概念予以扩大解释，都是必要的。

四、结语

此案即为被动使用的典型案例。本案中，首先，虽然索尼爱立信（中国）公司在争议商标申请注册之前没有主动将“索爱”作为其商标在其手机产品上使用，但是，在汉语的语言习惯直接影响下，经过媒体、经销商以及消费者等社会各类主体的相互之间“默契”的认同并使用，电话、手机产品的相关公众已经将“索爱”唯一地、确定地与某移动通讯公司联系起来，也就是说“索爱”已经具有了标识商品或服务来源的作用，即起到了商标的作用。其次，相关公众“将‘索爱’唯一地、确定地与索尼爱立信（中国）公司联系起来”的这种实际认知状况相对于经营者所做的广告宣传以及产品的销售而言，更能直接表明其对“索爱”商标的使用情况和达到的效果。最后，在本案中，法官在判断是否存在使用行为时，更加注重的是使用行为的结果，而不是使用的具体方式。且需要强调的是，相关公众“将‘索爱’唯一地、确定地与某移动通讯公司联系起来”的这种认知结果是直接对索尼爱立信（中国）公司的产品声誉产生了影响，而不涉及其他企业或个人。

综合上述几个方面的分析，刘建佳注册争议商标损害了在先使用人索尼爱立信（中国）公司的合法权益，北京市第一中级人民法院在综合我国目前法律现状及具体案件实际情况的前提下，将被动使用的概念引入商标法，从而在最高人民法院对于《商标法》第41条第1款的使用作出限制性理解的情况下，对《商标法》第31条的理解和适用是适当的，既符合我国商标法的立法本意，又解决了我国司法实践过程中的实际困难，是值得肯定的。

对于具有一定影响的未注册商标，我国商标法给与了其在先使用权及阻却他人在先申请的权利。在本案中，如果准予争议商标予以注册，不仅会损害索尼爱立信（中国）公司的商业利益及其付出巨大努力而获取的商誉，也必将使广大消费者对已经建立的“索爱”与“索尼爱立信”的唯一对应性产生质疑，从而损害消费者对“索爱”商标所依附索尼爱立信公司既得商业信誉的信赖利益，最终损及消费者的合法权益，并可能会损害正常的社会经济秩序，引发不必要的纠纷9. 本案中，原告亦提供了（2007）沪黄一证经字第3747号、5986号公证书所附的网页打印页以证明由于第三人对争议商标的使用而导致消费者混淆误认的现象的发生。，而有违商标法的立法本意。

（作者单位：北京市第一中级人民法院知识产权庭）

【1】孔祥俊.商标与不正当竞争法：原理和判例[M] .北京：法律出版社，2009.

【2】 [美]罗伯特·P·墨杰斯等著，齐筠等译.新技术时代的知识产权法[M] .北京：中国政法大学出版社，2003.

【3】 National Cable Television Ass’n. v. American Cinema Editors Inc.[DB/OL],937 F.2d 1572(Fed. Cir 1991).