论专利权穷竭

栾春娟,王贺国

(大连理工大学 公共管理与法学学院,辽宁 大连 116024)

一、引 言

我国《专利法》第69条第一款第一项规定"专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的",不视为侵犯专利权.这是我国《专利法》对专利权穷竭的规定,按照目前的理解,规定的应该是国内穷竭,但是这个规定简单粗糙,而且可操作性也比较差,尤其是对于国内穷竭和国际穷竭冲突的焦点---平行进口问题,不是简单的肯定或者否定就可以的,这些涉及国家和个人利益的平衡,涉及经济贸易的发展.因此,需要完善我国的专利权穷竭制度的规定,尤其是对平行进口的具体规定.

专利权穷竭是立法者在平衡专利权人或专利许可人的特权和社会公众利益的基础上提出的,是指专利权人制造或者经专利权人许可而制造的专利产品或者依照其专利方法直接获得的产品售出后,任何其他主体未经专利权人授权或许可,使用、修理、许诺销售或者销售该产品的行为不构成专利侵权.专利权穷竭存在以下三个特点:第一,必须是经专利权人制造或经许可制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品.该产品为有形实体产品,并且为合法投入市场的专利产品,包括专利权人自己制造或许可他人制造并售出的专利产品,也包括先用权人或强制许可收益人投入市场的专利产品.第二,专利权穷竭仅限于合法制造并售出的专利产品,对非法制造并售出的专利产品,并不存在穷竭问题.因为非法制造的产品本身不受专利权的保护,是法律所禁止的.第三,专利权穷竭的环节是在第一次销售以后,当专利产品被销售后,产品的所有者就可以自行处理该专利产品,而不需要再经专利权人的同意.被誉为德国现代知识产权之父的Joseph Kohler在发明穷竭原则之时,就提出知识产权人一旦将知识产权产品投放市场,则意味着其已经行使了与这些产品相联系的知识产权中的使用权和销售权,此后,这些权利让位于购买者的所有权.[1]

专利权穷竭在多数国家已经发展比较成熟,但是由于时代的变化和利益的纷争,不同的国家对待专利权穷竭的态度大相径庭.基于地域性特征,目前主要有三种学说,即国内穷竭学说、区域穷竭学说和国际穷竭学说.

国内穷竭说:该学说认为专利权人依照各国的法律分别取得各国的专利权,并且该专利权仅限于在各国内部的领域内有效,即在一国的专利权穷竭并不导致在另一国权利的穷竭.该理论侧重于对专利权人的保护,反对专利权的国际穷竭,它意味着,将专利产品在出口国投放市场,不能以此推论进口国授予的专利权也已被使用而穷竭.

区域穷竭说:该学说在欧盟首创也仅在欧盟区域内适用,其实质是把欧盟作为一个整体的市场来看待,在这个市场内适用国内穷竭理论.[2]区域穷竭理论实际上是一种扩大了的权利国内穷竭,包括了某一特定区域的若干成员国,其目的是在成员国内部达成商品自由流动的互惠协定,以保持在特定区域内的自由贸易.

国际穷竭说:该学说与国内穷竭说相反,认为专利权在一国宣告穷竭,则同时宣告了在其他国家的穷竭,即本国穷竭则国际穷竭.由于权利国际穷竭说是伴随着国际贸易的出现而出现的,牵涉不同国家的利益,所以各国在是否同意国际穷竭理论上并无一致意见.对这一问题的不同回答,直接关系到对于专利产品平行进口问题的定性.

二、国际专利权穷竭现状

1.美国

专利权穷竭起源于美国,以1853年的Bloomer v.McQuewan案为始.美国专利权穷竭的发展引导着世界专利权穷竭的潮流.美国国会于1988年修订并通过了《奥姆尼布斯贸易与竞争法案》,根据其中的特别301条款,美国的贸易代表将对美国知识产权的保护最不力、最恶劣,或者拒绝美国知识产权相关产品和服务业进入该国家或地区市场的宣布为"优先外国",当该情况一经调查成立,美国贸易代表就可以依据301条款,对该国或地区进行报复性的制裁.[3]这实际上是霸权主义在包括专利权在内的知识产权领域内的体现.一些发达国家凭借其自身先进的科学技术任意作为、巧取豪夺,肆无忌惮地践踏公平、合理的国际贸易准则,以期阻碍国际经济新秩序的形成,维持其经济贸易中单边强势的地位.

由以上可以看出,美国原则上允许专利权的国际穷竭,但是实践中却更多时候奉行专利权国内穷竭,严格禁止专利产品的平行进口,但却要求其他国家对其实行国际穷竭.美国的专利权人有权阻止进口商将国外的专利产品平行进口到美国,体现了美国法律维护本国专利权人利益、保护本国市场的立场,归根到底就是经济利益优先.

2.欧盟

在Parke,Davis诉 Probel案[4]中,欧洲法院提出:专利权的取得是成员国国内法的事情,欧共体对此不加干预.但是知识产权的行使如果损害了欧共体共同市场的竞争,就构成了《欧共体条约》第81条和第82条所规定的市场垄断和滥用市场支配地位的行为,欧洲法院就有权对此行为进行限制.在Cetrafarm诉Sterling案中,欧盟法明确了专利权穷竭,即专利权人对专利产品只享有首次投放到市场时的排他性权利,在此之后专利权人不得就国内法规定采取措施来阻止专利产品在欧共体市场内的流通.总结成两点就是:该产品必须是在欧共体国家制造的;只适用于欧共体成员国内售出的产品.至于在欧共体以外国家是否适用专利权穷竭,由各当事国自行解决.

欧盟这样做的目的就在于防止市场竞争和产品差价对货物自由流动原则的损害,从本质上说是为了欧盟的经济利益着想.对外的地域性穷竭成为其一大特色,也确实为发展欧盟整体的经济作出了贡献,但是也一定程度上限制了对外商品的自由流通,不利于国际化发展.

3.日本

日本最高法院对1997年7月"BBS铝制车轮"案[5]判决为,专利权人享有进口权,但是未必能禁止"平行进口",实质上就是对专利权国际穷竭的肯定,支持有条件的平行进口."只要原先双方的协议中无有关'禁止向日本进口'等标识,平行进口将不被认定为侵权."[6]在大多数发达国家对专利权国际穷竭及平行进口问题持否定态度的国际背景下,这个判决将对专利权穷竭和国际贸易的发展产生深远的影响.

由此可以看出,日本采取有条件穷竭的做法.在该案判决之前,日本实行专利权国内穷竭,强调专利的地域性,禁止专利产品的平行进口.1997年"BBS铝制车轮"案之后,日本法律明确允许专利权人在签订专利许可合同或出售其产品时可以提出限制性条件,即把是否允许平行进口的问题交给专利权人来决定,只要无明显的限制性条件,就视为专利权人允许平行进口.[7]日本这样做的深层意义在于更好地保护本国专利权人的利益.

4.《与贸易有关的知识产权协议》

《与贸易有关的知识产权协议》对专利权穷竭是持比较复杂的态度的.该协议第6条规定:就本协定争端解决而言,在遵守第3条和第4条规定的前提下,本协定的任何规定不得处理知识产品穷竭的问题.[8]但该协议第7条规定其目标是:通过知识产权的保护与权益的行使,促进技术的革新、转让和传播,以有利于社会及经济福利的方式,促进生产者与技术知识使用者间互惠互利,并促进世界贸易组织成员间权利与义务的平衡.就该协议的序言和目标而言,《与贸易有关的知识产权协议》是倾向于国际穷竭的,实际上,世界贸易组织强制性地要求各国为专利授予进口权,实际上肯定了专利权穷竭的地域性.

三、中国专利权穷竭存在的问题

1.专利权穷竭制度立法上的不足

我国专利法虽没有提及是否适用专利权国际穷竭,但就目前的通说来看,我国专利法不承认专利权国际穷竭,我国采取的是专利权国内穷竭.这样做是有一定的现实意义的,主要考虑的是隐含在权利穷竭背后的国际贸易自由化和非关税壁垒之间的冲突,以及现实中一些商品通过合法渠道进入我国市场的平行进口问题等.这些对我国经济造成了一定的冲击,尤其是中国加入世界贸易组织后,市场竞争更加激烈,造成的冲击也就更大.但是有利就有弊,按照与时俱进的观点来看,当下专利权国际穷竭所带来的利益相对而言是比较大的,比如平行进口能够给国内市场带来更大的活力等.因此有必要对专利权国际穷竭进行立法.

2.中国专利权穷竭实践过程中出现的问题

(1)平行进口中的困境.我国是发展中国家,目前的整体科技水平还比较落后,相对于发达国家来说仍属于低价位市场,允许有条件的专利权国际穷竭,平行进口一些国内急需而我国目前不能生产或生产成本高于国际市场价格的产品,既可以满足国内需求,扩大消费者的选择机会,又可以促进我国科技发展,增强国际竞争能力.但是,目前中国并没有允许平行进口,从而没能将中国劳动力低廉的比较优势真正地转化为竞争优势;禁止平行进口,使得中国合法制造的产品出口到其他国家时,还要再次征得权利人的许可,支付费用,这对中国的发展非常不利,会使中国企业在引进技术后生产、销售产品时面临市场问题,难以形成规模经济,例如我国早年出现的DVD专利侵权案.因为我国企业从国外进口部件的目的是要采用它们来制造有关产品,假如有关部件是专门用于制造某种专利产品或者专门用于实施某种专利方法,除此之外没有其他的实际用途,就应当认为进口者获得了实施这些专利的默认许可,其制造、销售、使用有关专利产品的行为或者使用有关专利方法的行为不构成侵犯专利权的行为.如我国DVD生产企业从国外合法购买了制造DVD装置的机芯、专用解码芯片等各种核心元器件进行DVD的组装和销售的行为不构成侵犯专利权.这样就使我国国内企业在专利产品的利用上争取到主动.

(2)利益分布不平衡.一方面,对专利权的保护是实现自由贸易的前提,没有对知识产权的可靠法律保护任凭侵权者假冒盗用他人的智力劳动成果,势必会制约自由贸易的发展;另一方面,不适当地行使专利权包括对专利权的过度保护,将会限制竞争,同样也会影响到自由贸易.所以从促进经济发展的目的出发,应该协调和平衡好两者的关系,这里就会涉及个人利益与公众利益的关系问题.

四、中国专利权穷竭制度与操作机制的完善

加入世界贸易组织以后,高关税这一贸易壁垒将逐渐消除,专利产品的平行进口现象将日益频繁,引发的专利纠纷问题将日益增多.我国的有关机关应未雨绸缪,尽快就此问题作出规定,以免在涉及专利权的国际贸易纠纷中处于不利地位.为此,一方面应考虑专利权穷竭的法律机制作用,另一方面应兼顾我国国情和国际经济环境.

1.专利权穷竭制度的完善

专利权穷竭制度可以有效降低社会成本,优化资源配置,产生最大的社会效益.虽然专利权穷竭制度在专利法中争议非常大,与《与贸易有关的知识产权协议》在这一问题上也未能达成一致意见,不过随着世界贸易自由化的发展,现在许多国家的立法已经逐渐倾向于允许平行进口的存在.我国《专利法》没有明确限定所述的制造和出售行为是否必须发生在中国,也没有对专利权人拥有另外的权利要求或者另外的专利权的情况作出保留性规定,所以很难判断它对专利权国际穷竭的回答是肯定的还是否定的.因此,完善我国的专利权穷竭制度,有必要从以下两方面着手.

(1)对《专利法》第69条作出拓展性司法解释.从我国现行《专利法》第69条来看,它承认专利权的国内穷竭,但是没有明确规定是否承认专利权的国际穷竭,同时,我国《专利法》的其他条文也无法对我国现行《专利法》是否承认专利权的国际穷竭这一问题作出明确解释.考虑到法律的修改不是一件容易的事情,我国历来在立法上又比较严谨,现阶段可以通过人大常委会对《专利法》第69条作出司法解释,使之包括国际穷竭,为平行进口扫清法律上的障碍.[9]当条件成熟时,可以在我国法律中加上适用专利权国际穷竭的条件,用一句话概括就是"国内穷竭适用为一般,国际穷竭适用为特例".

(2)对专利制度中的进口权进行必要的界定.应当对平行进口行为予以必要的规制,以防止不正当竞争行为的发生,从而达到各方利益的平衡,实现效益最大化和利益最大化.从我国《反不正当竞争法》及《民法通则》的相关规定可以看出,平行进口确实有它的负面效应,存在一定不正当竞争的属性.但是我国现行的《反不正当竞争法》却没有也不太适合对这一问题进行规制,这是因为《反不正当竞争法》有其自身的原则和要求,难以对平行进口这样的问题作出明确规定.正如有学者所指出的,目前可行的仍是通过专利法去实现制止这种不正当竞争行为的目的.具体的操作就是在我国专利法中对专利权穷竭制度进行确认的基础上,进一步对专利权人所享有的进口权进行界定,使平行进口的合法性评判标准在专利法中得以体现,同时对专利权穷竭制度的效力作出必要的限制,具体规定在哪些情况下专利权人可以超越专利权穷竭制度的约束,制止进口商违背诚实信用原则,以不正当手段从事专利平行进口的行为.[10]

2.专利权穷竭操作机制构建的几个原则

笔者提出要以"国内穷竭适用为一般,国际穷竭适用为特例"为立法原则,这是基于对立法的宏观性的把握,在具体制定国际穷竭适用的条件时,还需把握好以下几点.

(1)国家内部利益优先.首先要保护国家对外时的整体利益,同时也要考虑本国专利权人的利益.国家的利益始终是社会发展的现实目的所在,只有保证了国家的整体利益,才有能力有资格去谈论国际上的利益分配.从美国、欧盟和日本的相关专利权穷竭判例也可以看出,在该问题上发达国家首先考虑的是国家的整体利益.但是同时,也要考虑本国专利权人的利益,当国家的利益与个人的利益产生矛盾时,国家作为法律政策的制定者就要顾及个人的利益,因为国家的发展本质上是要为人民谋福利,如果一味地只考虑公共利益而忽视个人利益,那么就失去了发展的基础,最后也会导致国家利益的损失.

(2)兼顾国际贸易的发展.我国正处在国力上升阶段,正在积极地参与国际事务,参与国际经济秩序的维护.这就要求我国要以身作则,与国际接轨,有时候甚至要损失一定的国家内部利益.此时,就要根据利益的大小和性质来作出抉择,不能盲目地排斥或接纳.适时地兼顾国际利益,也会给国内的发展带来一个更好的发展环境和机会.

(3)以《专利法》为基础.上述的利益调整是由《专利法》来进行的,在实践中不能脱离《专利法》,不能抛开专利权的本质.我国《专利法》在总则指明,《专利法》首先是为了保护发明创造专利权,鼓励发明创造.在平衡分配利益时,不能忽视专利权人的利益.《专利法》是推广应用发明专利、促进经济发展的前提所在.国家利益和社会其他利益固然很重要,但失去了发明创造的原动力,所有的利益就会化为泡影.

[1]王春燕.贸易中知识产权与物权冲突之解决原则---权利穷竭的含义、理论基础及效力范围[J].中国人民大学学报,2003(1):123.

[2]郭 晨.专利产品平行进口的法律问题研究[D].长沙:中南大学,2009:11.

[3]郑成思.知识产权研究[M].北京:中国方正出版社, 1996:56-68.

[4]PARKE D,PROBE C V.Common market law reports[M]. London:Sweet&Maxwell Ltd,1968:47-52.

[5]刘立平.专利产品的平行进口与专利权的国际用尽论---浅谈日本东京高等法院1995年3月23日所作的"BBS铝制车轮"二审判决案[J].知识产权,1996(6):41-45.

[6]杨翰辉,胡 刚,陈三坤.WTO与中国知识产权制度的冲突与规避[M].北京:中国城市出版社,2001:88-98.

[7]朱玉荣.专利权穷竭原则的适用[J].税务,2003(9):45-49.

[8]孔祥俊.WTO知识产权协定及其国内适用[M].北京:法律出版社,2002:77-87.

[9]林庆春.专利穷竭的法经济学研究[EB/OL].(2009-06-13)[2010-04-25].http://www.doc88.com/p-4540227697.html.

[10]陈丽娟.论专利平行进口的合法性及其规制[J].福建政法管理干部学院学报,2002(4):28-29.