专利侵权判定中等同原则的适用及体系完善

任 燕

(河南财经政法大学经济法学系，郑州 450002)

专利侵权判定中等同原则的适用及体系完善

任 燕

(河南财经政法大学经济法学系，郑州 450002)

等同原则是判断是否存在专利侵权的一项重要准则，在社会实践中专利侵权越来越多地表现为等同侵权。等同原则最终目的是实现公平。我国的立法中一直没有对等同原则作出明确规定。国外专利法中等同原则的适用对我国启示颇多，应借鉴、移植外国研究成果。我国等同原则适用中的判断主体、判定侵权的时间标准以及“等同特征”的判断标准等是在专利侵权判定中适用等同原则应注意的重要问题。等同原则适用体系应在立法上及适用限制等方面进行完善。

专利;侵权;等同原则

社会实践中专利侵权越来越多地表现为等同侵权，而我国《专利法》及其实施细则中对等同原则并没有作出明确规定，2001年6月最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称《规定》)第17条第一次以司法解释的形式将等同原则确定为专利侵权判定的一项司法原则。本文拟从等同原则的涵义及价值意义出发，阐述等同原则的发展变革，对等同原则的适用及其限制等问题进行分析，并对完善我国等同原则适用体系应采取的对策措施进行探讨。

一、等同原则的含义及价值意义

等同原则不同于相同原则。相同原则在判断专利侵权时被控的侵权产品的技术特征与专利产品的权利要求书中的技术特征是完全一样的，这样如果侵权行为人只是作一些细微的技术改变，但仍是专利权人的技术范畴，是无法判断行为人侵权的，这样就不能全面保护专利权人的合法权益。等同原则是指被控侵权者实施的技术方案与专利权利要求所保护的技术方案在某个或者某些技术特征上有所不同，但是如果对应的技术特征是以基本相同的方式，实现了基本上相同的功能，产生基本上相同的效果，则仍然落入专利权的保护范围之内，构成侵犯专利权的行为［1］。即将被控侵权的产品或者方法的设计构成与授予合法专利权的专利权利要求书中记载的相应技术特征进行比较，如果所属同一技术领域的普通技术人员在研究了专利权人的权利要求书和说明书(及附图)后，不需要经过创造性的智力活动就能够联想到的，例如采用等同替换、部件移位、合并或者分解等手段实现专利的发明目的和积极效果的，并且与专利技术相比，在其目的、效果、功能上完全相同或者大致一样，在此种情况下，就应当认定被控侵权产品或者方法融入了专利权的保护范围，侵犯了专利权人的专利权。司法实践中，发明和实用新型专利作为一项新的技术方案，很容易被侵权，在对其进行侵权判定时，专利权人往往为了更充分地维护自身的合法权益，大部分都会采用相同侵权判定原则和等同侵权判定原则两种判定原则来对付侵权行为人的侵权。因此，一定程度上等同侵权原则是对相同侵权原则的进一步补充，这样可以更加充分有效地保护专利权人的合法权益。

适用等同原则的价值意义就在于它能够阻止侵权人利用对专利产品或者方法的非实质性的改变而欺骗性地取得专利权的侵权行为。等同原则的价值意义细化后概括起来主要有以下几个方面:第一，可以有效保障专利权人的专利权，鼓励技术创新。如果行为人不进行技术创新而只是将专利权利要求中的特征进行等同性的改动，这种没有创新性的等同改动行为就一定构成侵权。第二，有利于社会技术交流、技术应用以及社会发展。如果对等同修改不作侵犯专利权的认定，以做等同改动来逃避承担侵权责任的行为就会大量出现，不利于技术创新。第三，在专利权人的权利和社会公众的权利之间找到一个平衡点。民法基本原则的公平原则在一定程度上催生出了“等同原则”。一方面法律充分保护专利权人的合法权利，对于没有投入创造性的智力活动的等同改动，认定其为侵权;另一方面，鼓励社会公众进行创新，对那些有创造性劳动的实质性的技术改进就不能认定为侵权。

二、等同原则的沿革发展

1.国外专利法中等同原则的发展变化

(1)美国。等同原则起源于美国，是由美国法院在专利司法实践中逐渐发展和成熟起来的一项原则。第一个由美国最高法院做出的有影响的判例是1854年的威南斯诉登米德案。此案中，美国最高法院最终以微弱的优势认定了被控侵权人侵权［2］。之后，等同原则在美国一度遭到批评，甚至消失。直到1950年，美国最高法院在格雷弗油罐制造公司诉林德航空用品公司案中才又重新对等同原则表示了支持，并对等同原则作了详细的阐述，提出了“方式——功能——效果”三重检验标准［3］。20世纪80年代后，随着支持发明政策的实行，等同原则受到各方面的关注，学说及判例也随之涌现。为了使全国法院有一个统一的审理标准，美国于1982年成立了专门审理专利上诉案件的专门法院——联邦巡回上诉法院。在1997年3月3日判决的希尔顿·戴维斯化学公司诉沃纳·金肯逊有限公司专利侵权一案中，美国最高法院将等同原则适用于权利要求中的每一个技术特征，避免了扩大权利要求的范围。

(2)日本。对适用等同原则日本在专利制度刚起步的阶段，在理论意义上和司法实践中，都持有消极态度。随着日本科技水平的飞速发展、创新技术的日新月异，日本专利侵权判定的司法实践也在不断地发展，学术界逐渐肯定了等同原则的适用。1998年，日本最高法院在审判判决中正面明确确立了等同原则，并详尽地论述了等同原则的适用条件，这标志着等同原则在日本已得到了完全的确立。

(3)英国和德国。英国是世界上最早制定专利法的国家，专利制度比较完善。英国采用的是“发明精髓”理论，该理论保护范围很宽。早期的英国专利制度中只有说明书，权利要求书是随着科学技术的发展才出现的，而且权利要求书包含在说明书之中，这种理论模式是不适用等同原则的。同样，德国也经历了从早期的发明主题理论到后来的三段论判断规则，德国的这些理论也不适用等同原则，这样许多恶意的等同替换、部件移位、合并或分解是不构成对专利技术的侵权的，这样就不利于对专利权的有效保护。1973年，欧洲公约缔结以后，为了与欧洲专利公约相一致，英国与德国分别于1977年、1978年先后修改了原来的专利法。通过立法确立了对专利侵权等同原则适用的合法性。

(4)启示。通过对国外专利法中等同原则发展变化的探究，得出以下启示:第一，在专利侵权判定中，适用等同原则是一个逐渐被普遍接受的过程。现在欧美、日本等发达国家基本上都适用了等同原则，标志着该原则在国际上有着广泛影响和公认的地位。第二，适用等同原则与科学技术的日新月异发展是相联系的。第三，等同原则的适用克服了相同原则的局限性，充分保护了专利权人的合法权益。第四，进一步促进了科学技术的发展，真正有利于技术的发展和创新。第五，平衡了专利权人的权利和社会公众的权利，使这两种权利更能有效利用。我国应很好地借鉴、移植外国对适用等同原则成功的经验和优秀的成果，吸取国外适用等同原则时先进的理念，通过立法进一步完善我国等同原则适用体系。

2.我国专利法中等同原则的确立与发展

我国《专利法》及实施细则中并没有明确规定等同原则，即在我国的立法中一直没有对等同原则作出明确规定。但在我国的司法实践中，法院已经适用等同原则审理了大量专利侵权纠纷案件，在使用等同原则时，法院一般都考虑被控侵权物(产品或者方法)与专利发明在功能和手段方面是否相似，但对被控侵权物和专利产品进行比较时，是适用整体等同还是技术特征等同，意见也不一致。由于司法实践中专利侵权案件不断发生，使得司法审判工作曾经出现了无法可依的现象。

2001年6月19日最高人民法院发布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，其中第17条规定如下:“专利法第五十六条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求’是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”该司法解释的规定，明确了三个问题:第一，明确确立了适用等同原则是专利侵权判断中的一项原则。第二，明确了等同原则指的是技术特征的等同，而不是专利技术的整体等同。第三，明确了认定等同特征的条件①。虽然最高院的这一规定比较原则化，但也标志着我国立法对等同原则的认可。2003年，最高院在征求理论界和实务界相关人士的意见后提出了《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿)》。其中第11条是关于等同原则的规定，该条第一款和第二款是对“方式——功能——效果”三重检验标准的确认;第三款明确规定了等同原则适用的时间标准是侵权行为发生之时;第四款确立了“逐一技术特征”理论。等同原则将专利权利要求书所请求的专利保护范围扩大到等同的领域，给专利权人以实质的、充分的保护，并期望在个人利益与社会利益之间寻求平衡。

三、我国专利侵权判定中等同原则的适用

1.等同原则适用中的判断主体

等同原则适用中的判断主体即“本领域内的普通技术人员”的认定问题，即让“谁”、“什么人”来判断被控侵权物是否“落入”专利权人的权利要求书所要保护的范围内。具体来讲就是对被控侵权物(产品或方法)中的具体技术特征与专利独立权利要求中相应的必要技术特征间的不同点的程度、性质、来源的考察等等问题，来作出判断的主体不是这一领域的“高级工程师”也不是“一般学徒”，而是“本领域内的普通技术人员”，即等同原则适用中的判断主体是“本领域内的普通技术人员”，是用“普通技术员的眼光”来考察、判断被控侵权物具体技术特征与专利权人权利要求书中必要技术特征之间有无相同或者不同之处。

“本领域内的普通技术人员”这一称谓是在最高院《规定》第17条第2款规制何谓“等同特征”时涉及到的;专利《审查指南》中对“所属技术领域普通技术人员”是这样定义的:“他知晓发明所属技术领域所有的现有技术，具有该技术领域中普通技术人员所具有的一般知识和能力，他的知识水平随着时间的不同而不同。”［4］据此，“所属技术领域普通技术人员”只是一个具有本领域中一般的技术水平的人，是一个抽象出来的人，仅仅是一个参照物，是一种法律意义上的人，其出发点在于实现普遍意义上的一般性的公平。因此，所谓“本领域内的普通技术人员”，是指具有侵权发生日之前该技术领域一般性的公知知识，能够获知该技术领域一般现有技术，并且具备进行各种常规试验和普通分析工作的手段和能力的技术人员。据此，本领域内的普通技术人员应具有如下特点:第一，属于相关领域内的;第二，具备一般性的公知技术;第三，能够获知该领域内的一般现有技术;第四，具备常规性普通性试验分析处理能力的技术人员。

此外，由于科学技术日新月异的发展，“本领域内的普通技术人员”的知识水平随着时间的不同也会有所不同。其专业技术也会随着社会的进步而不断进步，因此，“本领域内的普通技术人员”应是侵权行为发生时的“本领域普通技术人员”。在实际审判中，法院在专利侵权判定中适用等同原则时，往往考虑很多与被控侵权物技术领域相关的许多专业知识，以及法官是否具有“本领域内的普通技术人员”所具有的普通技术水平等一系列的专业因素，所以法院在专利侵权判定中适用等同原则时法官是拥有一定程度的自由裁量权的。

2.等同原则适用中判定侵权的时间标准

等同原则适用中判定侵权的时间标准也就是判定等同侵权的时间界限问题。专利侵权诉讼中，关于等同侵权的时间标准，我国立法上并没有给予明确规定。对于判断等同侵权的时间，在学术界一般有三种观点:侵权日说、专利公布日说和专利申请日说。在我国的司法实践中，法院基本上都是将侵权日作为判断等同的时间标准。最高人民法院在对“本领域内的普通技术人员”进行解释时，认为“应当以侵权发生期间该专利所属领域的平均知识水平为标准衡量”，这意味着最高院也认为应当以侵权日作为起算等同侵权的时间标淮。选择侵权日标准其理由在于:第一，申请人在申请专利之初很难预料到将来所有可能发生的侵权状态，而且也不可能将所有的实施形态都记录在权利要求书中;第二，如果侵权人在申请日以后用显而易见的技术置换了权利要求中所记载的内容，并能逃避侵权，将会使社会公众的发明创新热情受到打击。因此，我国今后应通过立法将此规定确定下来。

3.等同原则适用中“等同特征”的判断标准

在适用等同原则进行技术特征对比时，究竟是把专利的技术特征与被控侵权物的技术特征从整体上进行对比还是把专利技术特征逐一地与被控侵权物的技术特征进行对比，这是专利法发展史上争论最为激烈最为长久的焦点问题之一。对此有两种理论;第一，整体等同理论。整体等同理论是指在适用等同原则判定专利侵权时应将权利要求保护的发明作为一个整体来看待，不区分每个技术特征是否构成等同，即“在将专利保护范围与被控侵权产品或方法的技术特征进行对比时，它主要侧重于‘方式——功能——效果’三重检验的整体效果……若将被控侵权物和专利技术各作一个整体来看待，并进行对比分析，其结论是两者总的功能、实现的方式、效果都基本相同，仍然可以得出等同侵权的结论。即被控侵权产品或方法在整体上看是以基本相同的方式，实现基本相同的功能，产生基本上相同的效果就构成了等同侵权”［7］。显然这种理论强调保护专利权人的权利而损害了社会公众的利益。第二，逐一技术特征理论。由于整体等同理论不公正地扩大了专利保护的范围，侵害了公众的合法利益，因此，一个新的理论——注意技术特征理论应运而生，即在判断等同时，将权利要求的技术特征与被控侵权方案的技术特征逐一对比［5］182。该理论主张应从权利要求的各个技术特征对等同的范围作全方位的限制，能够最大程度地达到限制权利要求扩张的目的，使等同的范围接近真正的权利要求。目前世界各国都采用了“逐一技术特征”理论，我国同样也采取了该种理论。我国目前适用等同原则判定侵权时，对比的对象也是被控侵权物中的具体技术特征与专利独立权利要求中相应的必要技术特征一一对应比较其是否等同，而不是被控侵权物的整体技术方案与独立权利要求所限定的技术方案是否等同。

4.等同原则适用中的多余指定原则摒弃问题

适用等同原则时应注意摒弃适用多余指定原则。该原则是指在专利侵权判定中，在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将一记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去，仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围，判定被控侵权物是否落入专利权保护范围的原则［6］49。该原则存在的致命缺陷是赋予了法院更大的随意解释的裁量权，允许法院将记载在独立权利要求中的技术特征认定为非必要技术特征，实质上是对独立权利要求的改写，该原则不利于专利权利要求的公示性和稳定性，很容易扩大专利保护范围，给专利权人提供了不适当的保护，给社会公众带来了不合理的风险。因此，应摒弃适用这一原则。

四、等同原则适用体系的完善

1.立法上的完善

在我国再次修正《专利法》及实施细则时，应通过立法(建议增加专门条款)明确规定在判断专利侵权时应适用等同原则，彻底改变我国立法中一直没有对等同原则作出明确规定的现状。借鉴英国和德国的立法经验，通过立法确立对专利侵权等同原则适用的合法性。同时，最高人民法院应通过制定新的相关司法解释，进一步明确解释专利侵权判定中适用等同原则时适用的主体、适用的客体、适用的时间标准、适用的条件、适用的范围等等问题。例如对“本领域内的普通技术人员”不仅要作出全面细致的解释，而且要对法官和专业的鉴定人员的职责范围及职权作出明确界定，专业鉴定人不可能代替法官进行裁判，但是可以通过相关司法解释明确建立专业鉴定人的陪审团制度，成立专门的技术专家陪审团，使法官更能以事实为根据、以法律为准绳公正、高效地判决专利侵权案件。

2.对等同原则适用限制的完善

等同原则作为相同原则的有效补充，一定程度上有效地保护了专利权人的合法权益，但在适用等同原则时要受到一定的限制，只有不断完善这些限制，不能扩大或者超过一定“度”地来适用等同原则，才能更好地保护专利权人和社会公众的合法权益。

(1)对禁止反悔原则限制的完善。在专利侵权诉讼中，等同原则的运用必须受到禁止反悔原则的适当限制。禁止反悔原则是指在权利审批或者无效宣告程序中，如果专利权人为了确立其专利的新颖性和创造性，通过书面声明或者文件修改，对权利要求的保护范围作了限制，部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，那么在专利侵权程序中法院适用等同原则确定保护范围时，禁止专利权人将已被限制或者已经放弃的内容重新纳入专利保护的范围。”［8］该原则是法院审理专利侵权纠纷案件时的一个非常重要的原则，它不仅可以平衡社会公众和专利权人的利益，促进科技进步和创新，而且能够合理地限制等同原则，使人们不至于担心等同原则与专利法的宗旨相矛盾。等同原则主要强调对专利权人保护，从而鼓励发明创造，而禁止反悔原则更侧重于对公众利益的保护，维护社会公德。在适用该原则时要进一步进行完善，注意等同原则是适用禁止反悔原则的前提，专利申请中的所有修改和陈述意见并不必然都产生禁止反悔原则的效力。专利权人对有关技术特征所做出的限制承诺或放弃必须是明示的，且该限制承诺或放弃的技术特征必须对专利权的授予或对维持专利权的有效性起了实质性作用，如果允许专利权人反悔将产生不公平的结果。

(2)对公知技术抗辩原则限制的完善。公知技术也叫已有技术。对于公知技术抗辩原则也叫公开贡献原则，我国法律对此没有明确规定。在理论界和实务界也有很多不同的看法，但是在司法实践中，我国大部分法院一直是承认这项原则的。公知技术抗辩原则是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物与专利权利要求书所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被控侵权物与一项已有公知技术相同或更为接近，即侵权人能提供证据证明被控侵权物与一项已有技术等同，则侵权人的行为没有侵犯专利权人的专利权。其理由在于专利权人只能从其自身专利中获得利益，不能囊括到从已有公知技术中得到的显而易见的技术。发明和实用新型具有新颖性、创造性和实用性，因此当遭到他人指控专利侵权时，作为被告的一方可以适用已有技术抗辩原则来对抗他人［9］。在此需要说明一点，在美国，只承认在等同原则之下适用公知技术抗辩。而笔者认为对此限制应进一步完善，在我国该原则不仅适用于对等同原则的限制，而且也应当适用于相同侵权原则的限制，即该抗辩不仅适用于等同侵权也适用于相同侵权的情况。有学者曾指出:“被控侵权人以公知技术抗辩成立的，应当认可该抗辩理由。不能既认定属于公知技术，又因该技术全面覆盖专利技术，就不适用公知技术抗辩。”［10］在我国，由于专利侵权判定和专利无效宣告是由不同的部门做出的，因此，允许在相同侵权下适用此原则能够使侵权人迅速脱离诉讼，节省侵权人的诉讼成本，用公知技术抗辩或是申请宣告专利无效应该允许侵权人自己来选择。

注 释:

①从司法解释的规定看，认定等同特征的条件要有两个:一是被控侵权物中的技术特征与权利要求记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果。二是被控侵权物中的不同特征是本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能联想到的特征。

［1］ 国家知识产权局条法司.新专利法详解［M］.北京:知识产权出版社，2006:310.

［2］ 闫文军.专利权的保护范围:权利要求解释和等同原则适用［M］.北京:法律出版社，2007:116.

［3］ 张乃根.美国专利法判例选析［M］.北京:中国政法大学出版社，1995:208-216.

［4］ 国家知识产权局.审查指南［J］.知识产权出版社，2006(2):162.

［5］ 程永顺，罗李华.专利侵权判定:中美法条与案例比较研究［M］.北京:专利文献出版社，2002:182.

［6］ 程永顺.专利侵权判定实务［M］.北京:法律出版社，2002:49.

［7］ 尹新天.专利权的保护［M］.北京:知识产权出版，2005:433.

［8］ 冯晓青.知识产权法前沿问题研究［M］.北京:中国人民公安大学出版社，2004:300.

［9］ 陈建民.现有技术抗辩与专利保护范围的确定［M］//专利侵权判定实务.北京:法律出版社，2002:277-278.

［10］ 曹建明.新专利法司法解释精解［M］.北京:人民法院出版社，2002:78.

Application and Perfection of Doctrine of Equivalents in Patent Infringement

REN Yan
(Department of Economic Law，Henan University of Economics and Law，Zhengzhou 450002，China)

Doctrine of equivalents is an important norm to determine patent infringement.In practice，more and more patent infringements appear to be equivalent infringement.The ultimate goal of doctrine of equivalents is to be equal，which has not been regulated in our legislation.We should gain enlightenment from foreign research achievement about the application of the doctrine in foreign patent law.In the application of doctrine of equivalents to determining patent infringement，the subject，time criterion and standard on characteristic of equivalent should be given special attention.The application of equivalents doctrine system should be perfected in legislation and restrictions on it.

patent;infringement;doctrine of equivalents

D923.42

A

1008-4339(2011)02-0172-05

2010-1-20.

河南省软科学研究计划基金资助项目(082400420290).

任 燕(1969— )，女，硕士，副教授.

任 燕，renyan809@sina.com.