专利权质押合同效力解析

文 / 郑辉

专利权质押合同效力解析

文 / 郑辉

从合同生效的三个要件着手，从不同方面分析了签订有效的专利权质押合同应当具备的条件，并从质权人的角度出发，指出了避免专利权质押合同效力瑕疵应当注意的问题，以确保专利权质押合同有效顺利地履行。

专利权质押 质押合同 效力瑕疵

专利权质押是知识产权质押的一种重要类型，是指债务人或者第三人以特定专利权中的财产权向债权人出质用于担保债权的实现，从而获得贷款的融资方式。专利权质押这一新型的融资形式为长期受制于资金瓶颈的中小企业提供了一个新的、更为便捷的融资渠道。但是由于专利权作为无形财产权的特殊性，使得专利权作为质押标的的融资形式较之于普通的质押形式存在更大的风险，在相关法律不完善的情况下，通过有效的专利权质押合同来规避专利权质押中的法律风险便成为质权人可靠的选择。

在专利权质押合同关系中, 设定专利权质押的债务人或第三人为出质人, 接受专利权质押的债权人为质权人。专利权质押合同的有效性同样也必须符合一般合同的生效要件：主体适格；当事人意思表示真实；合同内容及合同形式不违反法律或社会公共利益。下面就从这三个有效要件着手分析质权人如何避免法律风险以确保质押合同的有效性。

一、专利权质押合同的主体适格

质押合同的主体适格是要求行为人在缔约时具有相应的民事行为能力，订立合同的主体可以是自然人、法人或非法人组织。其中，自然人作为合同当事人，应该具有与其所订立的合同性质相适应的行为能力；而作为合同主体的法人、非法人组织，它们的行为能力是不同的，一般要求法人、非法人组织应当在核准登记的经营范围内签订合同。

在专利权质押合同中，出质人既可能是主合同中的债务人，也可能是主合同之债务人之外的第三人。但是，无论是主合同之债务人还是债务人之外的第三人，都必须是依法享有有效专利权的人，否则其出质行为将会产生法律效力上的瑕疵，进而损害质权人的利益。因此，对于质权人而言，在签订专利权质押合同时应当特别注意防范出质人对出质专利权的权属风险。有权出质的合同主体只能是专利权人或其代理人，因此，在签订质押合同之前必须认真查看专利权证书、专利权转让合同以及相关的专利权转让登记记录。除此之外，质权人还应当重点防范以下两种情况：

（一）共同专利权人的出质

共同专利权人是指两个以上的人共同拥有一项专利权。这一情况的出现主要基于以下几种原因：一是基于双方或多方的合作开发、委托开发而产生的共有专利，在这种情形中一般由合同约定各方当事人共同拥有技术开发所获得的专利权。如果合同没有做出明确约定，则遵循“谁开发谁拥有”的原则，合作开发各方只要证明参与了实质性的研发工作并对最终的专利成果拥有实质性的贡献，则合作各方均拥有申请专利的权利，继而有可能共同享有因此获得的专利权；而基于委托开发产生的专利权则应当由开发人享有。二是由于两方或多方当事人在同一日提出相同的专利申请，各方当事人均不愿转让或放弃该专利申请权的，为避免专利申请被驳回，双方协商共同拥有该专利申请权，进而在专利申请被授权后成为共同专利权人。三是专利权的合法继承。当原专利权人死亡或终止后，其专利权由两个或多个合法继承人继承时，该专利权的合法继承者便成为共同专利权人。

共同专利权人虽然共同拥有一项专利权，但是并不代表他们一定会共同实施或处置该专利权。如果其中一个专利权主体欲以某种方式实施或处置共有专利权，而其他专利权人不同意，法律该如何认定呢？我国《专利法》第15条规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。”由此可见，当专利共有人没有约定，而且专利的实施方式并非“单独实施或普通许可”之外，其他的实施或处置方式必须经过共有权利人的同意。因此，如果债务人或第三人以共有专利权出质，则需要全部共有人的同意，否则质押合同会因为主体瑕疵而无效。这也与我国2010年《专利权质押登记办法》第4条的规定相契合：以共有的专利权出质的，除全体共有人另有约定的以外，应当取得其他共有人的同意。另外还需注意的是如何判定该专利是否属于共有专利的问题，质权人不能仅凭委托或合作开发合同以及其他当事人出具的书面证明等加以判断，应当查看专利证书，专利证书的专利权人栏目中会列明所有共同专利权人。

（二）职务发明与非职务发明的权属问题

职务发明是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，反之则为非职务发明。我国《专利法》规定：职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后，该单位为专利权人；而非职务发明的专利申请权及专利权归属于完成发明创造的企业职工个人。而且对于利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，我国《专利法》还允许单位与发明人或者设计人就专利权的权属订立合同，这就使得职务发明与非职务发明的判断更为复杂。在实践当中，企业用以出质的专利权往往权属不清，将职工个人的专利权以企业名义质押的情形时有发生，导致专利权质押合同的效力瑕疵。因此，质押权人在签订质押合同时有必要聘请专业法律人员对该发明的性质以及权属进行界定。

综上，合同主体的适格风险会对质押合同的效力以及之后专利权的处置产生根本性影响,直接关系到质权人权利实现的问题，因此在签订专利权质押合同之前必须认真审核出质人的资格，确保出质主体具有相应的民事权利能力并对出质专利权拥有完整的处分权，以避免专利权质押贷款陷入困境。

二、质押合同当事人意思表示要真实

当事人的意思表示真实是指表意人的表示行为应当真实反映其内心的效果意思，即合同当事人在订立合同的整个过程中所提出的要约或承诺的内容，都是自己独立意志的表现，是其真实的意思表示。合同是意思表示一致的产物，是当事人之间的合意，这种合意是否产生法律效力，取决于意思表示是否真实。在正常的情况下，行为人的意志总是与其外在表现相符的。但是，由于某些主观上或客观上的原因，也可能发生两者不相符的情形。例如，存在欺诈、胁迫、乘人之危，显失公平、重大误解等情况下订立的合同均属于当事人意思表示不真实，会产生合同效力的瑕疵，从而影响质权人的利益。专利权质押合同的质权人在签订质押合同之前应当由专业法律团队针对出质人的意思表示进行严格审查，以确保合同的效力。除此之外，质权人还应当特别注意以下两个问题,并将真实的意思表示反映在书面合同当中：

（一）明确出质的是专利权还是专利申请权

专利申请权是专利申请人就其发明创造向国家专利管理机关申请专利的权利。专利申请权是否得为权利质权的客体，《担保法》未对此加以明确，但有学者认为：专利申请权也可以为质权的标的。我们认为，专利申请权具有内在的价值和使用价值，在授予专利权前，专利申请人可依其申请权请求使用其发明创造的人支付适当的费用；依《专利法》第10条的规定，专利申请权也可以转让。因而专利申请权属于具有让与性的财产权，可以设定质权。但是专利申请权与专利权是有差别的：虽然专利申请权是取得专利权的前提条件，但并不必然转化为专利权。因为专利申请只有经过国家专利局审查并符合专利法规定的，才能被授予专利权。倘若该专利申请经审查不符合专利法的规定而被驳回，则专利申请权亦失去了存在价值。因而质权人为确保权利安全，在签订专利权质押合同时首先应当在主观上明确所接受的质押标的到底是专利权还是专利申请权；如果质权人明确知晓接受的是专利申请权入质时，首先应考虑出质人是否确实享有专利申请权、其准备申请专利的发明创造是否符合专利法规定的基本条件及获得专利权的可能性大小等因素。

（二）明确出质的专利权是否存在重复质押的问题

我国现行法律对专利权重复质押的问题没有明确的规定，但是我国《担保法》第79条及80条分别规定：知识产权质押合同自登记之日起生效；该权利出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的可以转让或者许可他人使用。可见，专利权质押必须经过登记方可生效而且其重复质押必须经过质权人的同意，因而重复出质的风险对于质权人而言是可控的。但为了保证质权的安全，质权人在签订专利权质押合同时应当在主观上明确自己是否接受的是重复质押的权利，如果是，则应进一步明确该专利权的重复质押是否经过了原质权人的同意；除此之外，在考虑是否同意出质人以该已经出质的专利权再次向其他权利人出质时要慎重评估专利权价值以免利益受损。

三、合同内容不违反法律或社会公共利益

合同内容不违反法律或社会公共利益主要是指合同标的合法有效，不为现行法律所禁止。在专利权质押合同中，合同标的为出质的专利权，因此要求该专利权合法有效，具体应当符合以下几点要求：

（一）专利权质押的标的必须是专利财产权。

我国《担保法》第75条规定，依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权可以出质。可见，专利权质押的标的必须是具有财产内容,可以金钱估价并可以转让的财产权利。法律之所以这样要求, 原因在于专利权质押的目的即以该权利的交换价值充当债权的担保,当债务履行期届满质权人未受清偿时，质权人可以与出质人协议以质物折价，也可以依法拍卖、变卖质物，以其价款优先受偿。如果该专利权不具有财产性和可转让性，则质权人的权利无法实现，该专利质权的设定对于质权人而言也就毫无法律意义。

（二）专利权质押的标的必须合法有效.

专利权质押的设定必须以专利权的合法有效为前提，因此设定专利权质押时对其效力是否存在瑕疵需要特别加以关注。首先, 由于专利权具有时间性特征，各国对专利权均规定有一定的保护期限,我国《专利法》分别对发明专利、实用新型及外观设计专利规定了20年和10年的保护期，一旦该专利权超过了法定保护期就会失去法律效力。因此在设定质权时应注意审查该出质标的的有效期限，尤其要注意设质专利权的有效期是否长于质押担保期间, 否则将会使债权人的担保利益无法实现；其次,由于专利权具有一定的地域性特征, 它只能在其依法产生的地域范围内有效（符合专利权国际保护条件的除外），因此, 在我国设定专利权质押,必须以我国承认的合法有效的专利权为标的；再次，我国专利法规定, 专利权人未按规定缴纳专利年费或以书面声明放弃专利权的, 专利权在期限届满前终止。如果专利权人在专利权质押期间采取以上消极或积极的方式放弃已经出质的专利权则必然导致质押合同的无法实现，从而侵害质权人利益。因此, 我们建议法律对质押期间专利权的放弃进行严格限制，同时提醒质权人应当在质押合同中明确禁止或限制对该出质专利权放弃的权利，抑或约定如若放弃出质专利权应当提供其他担保以维护自己的合法利益。

四、合同形式必须符合法律要求

根据我国《担保法》的规定：以专利权设定质押的, 出质人与质权人应达成合意, 并订立书面质押合同，而且质押合同自登记之日起生效。可见，质押合同在形式上的生效要件有两个：一是必须签订书面的质押合同；二是必须在国家专利行政主管机关办理相应的出质登记。这表明专利权质押合同属于要式合同而且遵循严格的登记生效主义。

但以上规定也受到学者的质疑，他们认为：登记生效主义不利于实现专利权质押的应有价值，且登记势必增加交易成本, 妨碍交易的便捷及效率, 成为制约我国专利权质押发展与推广的因素之一，应当借鉴国外的登记对抗主义，把是否登记的决定权交于当事人, 只要当事人之间形成合意, 专利权质押即可生效，而由当事人根据自己的情况决定是否进行登记, 登记虽然不是质押生效的要件, 但可对抗第三人, 因而具有强化质押效力的功用【1】。在我国2007年出台的《物权法》第227条作出以下规定：“以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，当事人应当订立书面合同。质权自有关主管部门办理出质登记时设立。”这一规定说明合同订立后，质权并不当然设立，须到有关主管部门办理出质登记时才能设立。这主要是因为知识产权是一种无形财产权，无法以占有的方式来公示，所以知识产权出质必须以登记的方式来公示【2】。从而明确了，专利权的质押登记并非质押合同生效的要件，而是质权设立的要件。

质权人在签订专利权质押合同时除了注意以上四个方面的有效要件之外，还应当在合同中体现以下两方面的内容，以保障专利权质押合同的顺利履行。

（一）约定专利权贬值时的担保物权请求权

质权人之所以接受该专利权作为质押的标的当然是因为其具有相当于债权标的额的价值，但是由于专利权的价值具有一定的时效性，且时效性决定于该发明创造的创新性程度，一旦有新的替代性发明产生，或随着时间的推移使发明创造的经济效益显著下降，都不可避免地减损该专利权的经济价值，从而缩短其经济寿命。对此风险，我国《物权法》第217条规定：因不能归责于质权人的事由可能使质押财产毁损或者价值明显减少，足以危害质权人权利的，质权人有权要求出质人提供相应的担保；出质人不提供的，质权人可以拍卖、变卖质押财产，并与出质人通过协议将拍卖、变卖所得的价款提前清偿债务或者提存。由此可见，即使在设定质权时对该专利权进行了充分的价值评估，质权人也不应在其后对该专利权的价值掉以轻心。应当随时监控出质专利权的价值走向，一旦发现权利贬值的情况，质权人有权要求增加担保物权利，若出质人拒绝增加担保则质权人可以进行拍卖、变卖质押财产，并与出质人通过协议将拍卖、变卖所得的价款提前清偿或者提存【3】。为确保此项请求权的实现，质权人最好将其明确体现在质押合同中，以避免不必要的纠纷。

（二）约定质权受侵害时的起诉权

当质权设定之后，作为质权标的的专利权同样会面临遭受侵权的情形，如果出质人行使了诉权并获得了损害赔偿，则按照我国《担保法》的规定，可将属于专利质押担保范围的损害赔偿金清偿出质人的债务，可使质权人的利益得以保全。但是如果出质人不积极行使诉权又将如何保护质权人的利益呢？我国现行法律在这一方面的规定是缺失的，为了解决这一问题，我们可以借鉴美国司法判例中的“质权人起诉权制度”。质权人可以在专利权质押合同中约定当质权受到侵害时可以单独行使起诉权，而专利权人承担配合的义务，这样一来，质权人于事前获得了对专利侵权的起诉权，即可通过自身提起诉讼程序以保护其利益，且可不依赖专利权人采取行动或诉讼后获得的赔偿金来实现质权，这无疑加大了对质权人权力保障的力度，可以大大降低质权受到侵害时质权人的风险。

*本文受教育部2010年“文化产业投融资法律问题研究”项目的支持。