我国创新主体在日本、韩国的专利申请与保护——以日韩专利制度的特点为视角

张 鹏 庞 谦/文

我国创新主体在日本、韩国的专利申请与保护
——以日韩专利制度的特点为视角

张 鹏 庞 谦/文

日本、韩国是我国创新主体海外市场拓展及对外专利申请的主要目的国。我国创新主体在海外市场拓展过程中需要解读日本、韩国的相关专利制度，以便于保护自身合法权益。日本、韩国的专利制度既与我国专利制度有相似之处，也存在一些特点。通过介绍日本发明专利申请的加快审查程序、实用新型与发明的相互转化制度、外观设计实质审查制度、无效审判中较为特殊的程序以及专利侵权判断中具有特点的等同侵权判断规则和抗辩等制度，并对比介绍韩国“三轨制”审查程序、实质审查与形式审查并行的外观设计审查制度以及权利范围审判制度，为我国创新主体在日本、韩国的专利申请、确权与保护提供意见。

日本 韩国 专利申请 专利授权 专利保护

引言

日本、韩国是我国创新主体海外市场拓展及对外专利申请的主要目的国。据统计，我国创新主体2008年在国外提交发明专利申请95 259件，实用新型专利申请1 641件，外观设计专利申请14 284件。其中在日本提交发明专利申请33 264件，实用新型专利申请362件，外观设计专利申请4 782件；在韩国提交发明专利申请8 022件，实用新型专利申请111件，外观设计专利申请1 187件[1]。可见，我国创新主体对外的发明专利申请和外观设计专利申请中，近一半是向日本、韩国提交的；实用新型专利申请中四分之一以上是向日本、韩国提交的。然而，由于日本、韩国专利制度与我国专利制度存在一些差异，给我国创新主体的海外市场拓展带来一些挑战。对于我国创新主体而言，有必要深入了解日本、韩国的相关法律制度，以更好地维护合法权益。

一、日本专利申请与授权的相关法律制度

与中国相同，日本专利制度包含发明、实用新型和外观设计三种专利，只是其针对三种专利分别立法。下面针对日本三种专利的申请与授权制度的特点加以解读。

（一）发明专利申请与授权的相关法律制度

日本发明专利制度有关专利授权的实质条件、申请文件的构成、审查程序等方面的规定，与我国专利法较为相似。然而具有特点的是，日本发明专利申请的实质审查具有优先审查、早期审查和超早期审查等加快审查程序，我国创新主体可以根据海外市场开拓的总体规划加以利用。

根据日本《特许法》第48条之六的规定，特许公开后，申请案公告前已被非特许申请人实施的属于申请特许之发明，特许厅长官认为有必要时，可责成审查官先于其它特许申请案，优先对其进行审查[2]。如果申请人提出优先审查的请求，需要提供证据材料证明该专利申请已经实施，如果申请人之外的其他人1.“申请人之外的其他人”主要是指受到专利申请人侵权警告的民事主体。提出优先审查请求，需要证明其所实施的技术与专利申请的技术方案不相同并且仍然遭到申请人的警告。优先审查仅仅将该专利申请在等待审查的序列中提前，审查流程本身并不优化，所以相对于早期审查和超早期审查而言，审查周期仍然较长。

日本特许厅于1986年发布了《早期审查·早期审判指南》，设立早期审查程序。中小企业、科研院所、个人、公益机构、已经做好实施准备的其他主体可以要求尽早对于专利审查加以审查[3]，其适用条件为已经提交实审请求但尚未进行实质审查的专利申请，并且属于下述情形之一：即将实施的专利申请，涉及对外申请的专利申请2.即向日本特许厅提出了专利申请，也以上述专利申请为优先权向其他国家提出了专利申请的情形；或者向日本特许厅提出PCT专利申请的情形。，或者属于中小企业、科研院所、个人、公益机构的专利申请。早期审查不仅在等待审查的序列中提前，并且有单独的审查流程。

日本特许厅于2008年10月1日起开始试行相对于早期审查更为快速的超早期审查程序，如图1所示。

图1 早期审查程序与超早期审查程序的流程

超早期审查的适用对象是已经提出实质审查请求并且尚未收到驳回决定或授权决定的专利申请。除了满足早期审查的相关条件之外，超早期审查的适用对象还需要满足下述条件（如图2所示）[4]：（1）相关联的专利申请得以实施并且相关联的专利申请已在国外提出3.日本出于支持日本国内创新主体在海外市场拓展过程中的专利布局需要，提出并积极推进PPH等国际审查结果共享项目，并配合国内的早期审查和超早期审查程序，从而有利于推进日本特许厅的审查结果对于其他国家或者地区的审查结果的影响。；（2）超早期审查申请的所有手续必须在网上提出；（3）不是国际专利申请进入日本国内阶段的情况。

图2 超早期审查的适用对象

如果我国创新主体具有急迫的海外市场拓展需求，那么可以在上述审查程序中加以选择，以便于专利保护与市场拓展同步。

（二）实用新型专利申请与授权的相关法律制度

日本实用新型制度有关保护客体以及创造性高度等方面的规定与我国专利法较为相似，保护客体限于 “产品的形状、结构或者二者的结合”，创造性高度低于发明创造性高度；另外，日本现行实用新型制度也采用形式审查与检索报告制度。然而具有特点的是，日本具有实用新型专利申请与发明专利申请相互转化的制度。

1.实用新型专利申请向发明专利申请转化的制度。

日本《特许法》第46条规定，实用新型专利申请人可以自申请日起三年内将实用新型专利申请转换为发明专利申请。提出转换为发明专利申请后，原实用新型专利就被视为放弃；转换申请必须从实用新型申请日起三年内提出；实用新型申请人提出检索报告请求后或者非实用新型申请人提出检索报告请求，且收到检索报告请求受理通知书超过三十天后，不得提出转换申请；转换为发明申请的内容必须限于实用新型原申请所记载的范围；转换为发明专利申请后，允许提出分案，但该发明申请及其分案申请不得再转换为实用新型；如果该实用新型被提出无效请求，超过了无效审判答辩的期限，就不能将该实用新型转换为发明专利申请[5]。

2.发明专利申请向实用新型专利申请转化的制度。

根据《实用新型法》第10条的规定，在发明专利申请日起五年零六个月的期限内，发明专利申请人可以将其申请转换为实用新型申请。或者在收到驳回决定之日起三十天内，可以将其申请转换为实用新型申请。

创新主体在专利申请过程中，需要分析该技术方案的市场情况、侵权风险和保护力度。在存在较高经济价值并且需要尽快实现市场化的情况下，如果选择发明专利申请可能因为未经事前检索而欠缺新颖性或创造性而最终导致被驳回，最好是先申请实用新型，随后再根据情况看是否需要利用实用新型转化成发明专利申请的这一规定[6]。对于发明专利申请而言，如果提出专利申请之后发现该技术方案的产品生命周期较短，而时间较长的发明专利实质审查程序不利于该技术方案的知识产权保护，或考虑到费用的原因，则可以采用发明专利申请向实用新型专利申请转化的制度。

（三）外观设计专利申请与授权的相关法律制度

日本外观设计申请与授权制度与我国存在较大差异。日本外观设计专利申请的审查采用实质审查制度，外观设计专利授权条件包括工业上可利用、新颖性和创造性。对于我国创新主体而言，需要在提出专利申请前对外观设计的创造性进行分析。另外，日本《外观设计专利法》亦存在关联设计制度和部分外观设计制度，我国创新主体在进行专利申请及保护时可以加以选择。

1.新颖性与创造性

日本1998年修改后的《外观设计法》第3条规定：“创作了能够在工业上应用的外观设计者，除下列外观设计以外，得就其外观设计，取得外观设计注册：一、外观设计注册申请前，在日本国内或国外已公知的外观设计；二、在外观设计注册申请前，在日本国内或国外发行的出版物上已刊载的或公众能够通过电信线路进行利用的外观设计；三、与前两款所列外观设计类似的外观设计。在外观设计注册申请前，具有该外观设计所属领域的一般知识者，基于在日本国内或国外已公知的形状、图案、色彩或其结合，容易创作出的外观设计（前款各项所列者除外），不受前款规定所限，不能取得外观设计注册。”

就判断主体而言，在上述新颖性的判断中，判断主体是一般消费者，从其视角来判断外观设计与在先设计是否相同或者相类似。在上述创造性的判断中，根据《外观设计法》第3条第二款，评价一项外观设计的创作是否容易时，判断的主体是 “该外观设计所属领域的一般知识者”，即“本领域设计人员”，在制造或销售与该外观设计有关物品的特定领域具有普通知识的人[7]。

不具有创造性主要包括如下情形：将现有设计中的组成部分置换得到的外观设计、构成比率变更或连续的单位数增减的外观设计、基于公知的形状或图案得到的外观设计、基于自然物以及公知的建筑物等得到的外观设计等。

2.关联设计制度

另外，根据日本《外观设计法》的规定，同一申请人在同一申请日可以将多项相近似的外观设计作为关联设计加以申请。如图3所示，三个外观设计具有相近似的形状、图案和色彩，故可以作为关联设计提出申请。其关联设计制度与我国《专利法》第31条第二款所规定的外观设计合案申请制度不同，其基本设计及其关联设计的专利权必须同时转让和许可，即使基本设计专利权已不存在的情况下，其余所有关联外观设计专利权仍必须同时转让和许可。

图3 关联设计示例（第1316169号意匠登录）

3.部分外观设计制度

所谓部分外观设计是指对产品上的某一部分的形状、图案及位置关系进行的新设计，不是对组成该产品的零部件进行的外观设计[8]。我国对于部分外观设计申请不予授权，日本则不然。日本对于部分外观设计专利申请的要求是，在提交六面视图时，要求保护的部分应用实线表示，其余部分用虚线表示。而且其优先权必须是部分外观设计专利申请，即包含该部分外观设计的整体产品的外观设计不能作为部分外观设计的优先权基础[9]。在日本，我国创新主体在产品部分（例如部分部件等）有所创新时，可以采用部分外观设计专利申请的方式寻求保护。

二、日本专利确权的相关法律制度

日本专利确权的法律程序与我国存在显著不同，这一点值得我国创新主体关注。在日本作为专利确权程序的无效审判属于当事人系审判，诸多程序事项都适用民事诉讼法的规定。在日本现行的法律体系下，特许厅审判部作出的审查决定是行政决定，对特许厅审判部作出的审查决定不服的，当事人可以直接向知识产权高等法院提起诉讼，这种诉讼被称为无效审查决定撤销诉讼。4.由于专利审判根据其性质可以分为审定系审判和当事人系审判，审查决定撤销诉讼相应地也可分为审定系审查决定撤销诉讼和当事人系审查决定撤销诉讼。审定系诉讼包括对复审的审查决定提起的诉讼和对订正审判的审查决定提起的诉讼，当事人系诉讼包括对无效审判的审查决定提起的诉讼。该诉讼采取了以审查决定对其有利的一方当事人为被告的双方当事人对立的结构，但其审理的对象仍然是特许厅审判部的行政处分决定，实质上属于行政诉讼。

由于审查决定撤销诉讼是就审查决定是否存在撤销事由进行审理，因此，审理范围仅限于在审判程序中经过审理且在审查决定中作出判断的无效理由或驳回理由，当事人不得主张在审判程序之外的无效理由或驳回理由。5.日本最高法院于1976年3月10日在“最高裁昭和51年3月10日大法庭判决”中明确上述观点。

在我国创新主体海外市场拓展的过程中，在遭遇专利侵权诉讼的情况下，首先应当分析涉案专利权是否符合日本专利确权标准，将提出专利无效审判请求作为专利侵权抗辩的重要手段。另外，由于日本本国创新主体的专利申请量较大且多采用专利池加以管理和运用，我国创新主体在突破竞争对手专利池的封锁时，亦需要考虑统筹规划专利战略，分析专利池中专利权的有效性。

三、日本专利权保护的相关法律制度

（一）专利侵权的判断

日本专利侵权包括字面侵权和等同侵权，但在等同侵权的认定方面与我国专利制度存在一些不同。日本最高法院在“花键滚动轴承”案中，提出了适用等同原则的五个要件：非本质部分、置换可能性、置换容易性、非现有技术和特别事由（禁止反悔）[10]。第一，存在差异的部分不是专利发明的本质部分；第二，即使将被控侵权物中的不同部分与专利发明中的相应部分进行替换，也能产生相同的作用效果、实现发明的目的；第三，上述替换对本领域的普通技术人员来讲在制造被控侵权物时是容易想到的；第四，被控侵权物与专利发明申请时的公知技术或者本领域普通技术人员能够在专利申请日之前从公知技术容易推导出的技术并不相同；第五，没有诸如在专利申请过程中将被控侵权物从权利要求中有意识地排除之类的特别事由[11]。

与我国等同侵权判断中所采用的“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”标准相比，日本法院更趋于严格，根据第一至第三要件界定的等同侵权范围小了很多。6.从1998年2月至2005年10月，日本地方法院与高等法院包括一审与二审涉及等同认定判决的181件案件中，没有认定等同侵权的判决168件[12]。第四个要件所规定的现有技术抗辩制度则比我国更为宽松，我国采用近似新颖性标准，即“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异”7.参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条。，日本采用创造性标准，即“与专利发明申请时的公知技术或者本领域普通技术人员能够在专利申请日之前从公知技术容易推导出的技术相同”。

（二）专利侵权的抗辩

对于专利侵权抗辩而言，日本所特有的“无效理由抗辩制度”值得关注。2000年4月11日，日本最高法院在Kilby案的判决中指出，即使是在专利的无效审查决定生效之前，审理专利侵权的法院也可以对是否存在明显的专利无效理由进行判断。如果审理的结果认为存在明显的专利无效理由，那么，只要没有极其特殊的情况，基于该专利权提出的停止侵权、赔偿损失等诉讼请求属于权利的滥用，不能被允许[12]。2004年日本《专利法》修改所增加的第104条之三明确规定了对于存在无效理由的专利权侵权请求不能成立。

我国创新主体在遇到专利侵权诉讼的情况下，应当充分研究涉案专利权是否存在无效理由，提出上述合法抗辩事由，可更高效地维护合法权利。

四、韩国专利申请与授权的相关法律制度

韩国发明专利申请的实体审查条件与我国类似，但是在审查程序方面具有特点：韩国采用面向专利申请人需求的“三轨制”审查程序，包括加快审查程序、正常审查程序和延迟审查程序。另外，在2009年10月开始推行针对“绿色技术”的超快审查程序。韩国加快审查程序的适用条件较为宽泛，并且适用范围较大，2007年加快审查案件占实审请求量的8.22%，2008年为10.15%。对于我国创新主体而言，对于电子类、通信类产品等生命周期较短的专利申请或者亟需技术成果转化的专利申请，可以使用加快审查程序；对于医药类专利申请，鉴于需要药品监督管理部门的行政审批方能实现技术成果的市场化，所以可以结合药品审批的进度选择延迟审查程序。在复审程序中，请求人可以根据自己的需要选择申请预复审程序[13]，即选择是否需要原审查部门首先加以审查。

韩国实用新型专利申请与授权制度与日本类似，不再赘述。

韩国外观设计制度与我国存在较大差异，采用实质审查与形式审查并行的审查制度。对于产品生命周期较短的产品，如衣物、纺织物等，申请人可以请求采用形式审查制度，仅针对该申请是否违反公序良俗进行形式审查。两种制度所得到的专利权效力相同，只是稳定性存在差异，我国创新主体可以根据产品特点，配合产品上市策略加以分析和选择。

五、韩国专利确权与保护的相关法律制度

韩国专利确权程序系由韩国知识产权局专利审判院以及专利法院、最高法院构成的三审制度。对于涉及无效宣告请求的诉讼请求，韩国知识产权局专利审判院不作为被告，专利法院依据民事诉讼法对案件进行开庭审理。如果专利法院撤销了知识产权局专利审判院的决定，专利审判院应对无效请求重新进行审查，但是，专利法院无权对专利权的有效性直接做出判定。如当事人不服专利法院的判决，还可以向最高法院上诉。在韩国的专利无效程序中，具有特点的是，专利权人可以针对自己已经得到授权的专利权提出订正请求，通过无效程序实现专利文件的授权后修改。

韩国专利权保护的相关制度与日本类似。具有特点的是权利范围审判制度。在韩国可以向地方专利法院提起审判来确认专利权的范围，该审判基于专利的权利要求与可能构成侵权技术的对比，确定该可能构成侵权的技术是否落入专利权的保护范围，从而确定专利权的效力所涉及的具体范围。

在我国创新主体海外市场的拓展过程中，在遭遇专利侵权诉讼的情况下，需要分析涉案专利权是否符合韩国专利法规定的确权标准，以及与被控侵权技术的对比情况，将请求专利无效审判和权利范围审判作为维护合法权利的重要手段。

结语

日本、韩国是我国创新主体海外市场拓展及对外申请专利的主要目的国，我国创新主体在海外市场拓展过程中需要解读日本、韩国的相关专利制度。本文通过对于日本发明专利申请的加快审查程序、实用新型与发明的相互转化制度、外观设计实质审查制度、无效审判中具有特点的程序、专利侵权判断中具有特点的等同侵权判断规则和抗辩制度等介绍，并通过对于韩国“三轨制”审查程序、实质审查与形式审查并行的外观设计审查制度、权利范围审判制度等介绍，为我国创新主体在日本、韩国的专利申请、确权与保护提供意见。EIP

（作者单位：国家知识产权局专利复审委员会）

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