专家解惑企业海外知识产权预警

左玉茹/文

专家解惑企业海外知识产权预警

左玉茹/文

2010年6月23日，“企业海外知识产权预警专项培训”在北京市圆山大酒店拉开帷幕。该项目由北京市知识产权局主办，工业和信息化部知识产权中心承办。北京市知识产权局副局长周砚女士出席了本次培训。培训邀请到了业内知名学者和专家作为培训讲师，逾百名北京市企业界知识产权从业人员参加了培训。

周砚副局长在开班致辞中指出：近两年来，由于我国企业海外知识产权预警意识薄弱，在参与国际竞争过程中不断遭遇知识产权侵权诉讼。为增强我市企业和科研机构海外知识产权预警能力，降低贸易风险，防患未然，北京市知识产权局高度重视企业海外知识产权预警工作。自2007年开始在全国范围内率先设立了企业海外知识产权预警和应急救助专项资金，用于资助企业开展海外知识产权预警和应急救助工作，迄今为止已有60家企业受益，效果显著。同时周砚副局长希望通过这次专项培训班，有更多的企业学习和掌握海外知识产权预警方面的知识。

在本次培训中，知识产权预警领域的专家向在座学员授业解惑，从为什么要做知识产权预警，到知识产权预警应该怎么做，包罗了各种企业进行知识产权预警所需的知识和技巧。培训共分为三大部分，首先由工业和信息化部知识产权中心梁军副主任对企业海外知识产权风险进行综合性介绍，台湾著名知识产权专家袁建中先生则着重介绍海外知识产权预警战略的实施过程，最后由奥斯顿国际法律事务所胡亦台律师介绍美国337调查案例分析和应对经验及海外知识产权纠纷应急救助策略。三个主题由浅入深、从概括到具体，让在座的每一位学员都经历了一场 “海外知识产权预警”的视听盛宴。

一、梁军：企业海外知识产权预警综述

知识产权纠纷通常发生在市场竞争比较激烈而知识产权布局相对成熟的行业领域。在一个技术创新活跃、市场竞争异常激烈的领域里，企业缺乏专利预警和风险管理就会随时面临被诉危机。

1．专利预警的目标：

一个准确的专利预警目标将会引导整个专利预警项目推进的方向。对企业而言，进行专利预警的目标可以分为三个层次：第一层，构建适合公司的专利风险识别和风险评估机制，构建专利风险控制、告警、应对体系；第二层，发现现实风险源即威胁专利，评估这些风险源可能带来的风险大小，进行预警并寻求应对的策略；第三层，理顺风险防范和应对的流程、人员配置，提出进行风险防范所采用的不同应对方案，建立监控体系。

2．专利预警的步骤：

专利预警开展的思路是发现现实存在的危机，并设计合理方案，预防这些危机。以这一思路出发，专利预警可以分解为以下步骤：

第一，发现风险。要发现风险，首先必须收集专利情报信息，这些信息可以源自专利文献、技术信息、经营信息等，对这些信息的采集、分析与归纳可以把握某行业或者某企业的专利现状。

第二，风险评估。风险并不必然对企业造成威胁，有些风险不可避免但损失不大，有些风险未必发生但却存在致命威胁，评估就是对风险威胁性的判断，主要分析的是风险发生的可能性和风险发生带来的损失度。

第三，风险应对。在对风险进行评估之后，企业所面临的威胁已经一目了然，企业能否顺利扬帆远航在于掌舵者能否有效应对风险，可以规避，也可以破浪而行，但终究需要将风险系数降至最小。风险的应对包括法律、技术、商业等多个层面。

二、袁建中：企业海外知识产权预警

1．什么是分析？

知识产权预警通俗来说是一个分析资料、获得结论的过程，该过程的核心是分析，而进行分析之前，我们必须厘清三个概念：第一，“谁关心？”换言之，是分析的信息受众到底是谁，是政府还是企业？第二，资料来源是什么？资料是分析的根基，根基不牢，分析也无法屹立不倒。第三，如何解读分析结果？资料分析的直接结果可以是图也可以是表，但绝不是结论，结论是我们对图抑或表的解读，解读环节的关键在于有根有据、环环相扣，任何一个环节的薄弱都会造成理论大厦的倾斜甚至倒塌。举例而言，两个竞争对手，一个拥有1000件专利，一个拥有1个专利，谁对我的威胁度比较大？答案是前者抑或后者都是脱节的推断，因为这种推断缺失了必要的中间环节，即这些专利是什么、状态如何。

2．什么是专利预警？

专利预警包括国家层次和企业层次，国家层次主要是了解产业竞争力、对行业进行专利预警；而企业层次主要是对企业进行专利预警，了解企业的竞争张力。

3．什么是战略群组分析？

在一个行业领域内，如果企业拥有相似的资源，那么企业的行为模式也会相似，这就给我们的研究带来一种新的思路：当我们无法实现各个企业的研究之时，我们可以分析一个群组，这就是所谓的“战略群组分析”。

战略群组分析建立在四个基本假设之上：（1）差异不大的企业形成一个群组；（2）在这个群组中，竞争关系是类似的；（3）群组与群组之间的竞争关系是不一样的；（4）任何一个企业都会力争上游，希望从不好的群组走向好的群组。战略群组分析的主要目的是了解企业在该产业中的竞争地位、明晰群组内或群组间的对抗程度、把握各种群组的获利潜力。

战略群组分析一般以市场占有率和专利数量这两个维度来确定企业所在位置，而后按照企业所在位置将其划分为不同战略群组，一般大型成熟企业专利数量与市场占有率都比较高，若企业的专利数量少但市场占有率却很高且存在逐渐上涨的趋势，那么企业将面临被诉侵权危险。通过类似的分析，一个企业基本可以获得如下信息：“威胁者是谁？何时遭受攻击？战场是哪儿？”这对于企业而言，仍不足以建立专利预警战略，企业还必须明晰 “攻击专利是哪些”，“如何进行攻防战略”等问题。

三、胡亦台——美国国际贸易委员会337条款调查情况介绍

随着美国对进口依赖程度的增加，337案件数量急剧增加，从1972年的3件增加到2009年的35件。337调查程序与普通专利侵权诉讼之间存在巨大差异，包括：

1．程序上的差异

（1）管辖

专利侵权诉讼由联邦地区法院管辖，而337调查程序只能由美国国际贸易委员会管辖。美国国际贸易委员会成立于1972年，由美国国会建立，旨在保护美国产业。

（2）主体资格

337条款对于提起调查程序的主体资格有比较严格的规定：必须是涉案知识产权的所有者或排他性许可人；不要求该权利由美国授予或者权利人是美国公司，但是涉案知识产权必须被“国内产业”使用，这种使用可以包括在美国境内的许可活动或者被许可人在美国的生产活动。

（3）提交起诉状的要求

对于起诉状，337条款要求程序提起人提交有关“国内产业”的相关内容。提起人需从两方面进行阐述：技术层面和经济层面。在技术层面，需要描述所涉及知识产权的状况；经济层面，提起人需介绍工厂及设备的重要投资，员工雇佣或资本，在知识产权上的实质性投资等。

（4）裁决时间

专利侵权诉讼最终裁决作出所需时间平均为26个月；而337调查程序职能由美国国际贸易委员会管辖，最终裁决作出时间平均仅14个月。国际贸易委员会必须在收到正确起诉状的30天内启动337条款调查。

2．结果上的差异

在普通专利侵权诉讼中，76%的案件权利人胜诉，但法院颁布禁令的概率仅为64%；与之相较，337条款调查程序中有58%原告胜诉，但颁布禁令的概率为100%。

与普通专利侵权诉讼相较，337调查程序对于专利权人而言有其不可替代的优越性，恰恰基于这种优越性，越来越多的专利权人开始采用申请启动337调查程序的手段维护专利权、排挤竞争对手。

三位专家的讲座结束之后，在座学员纷纷提出问题，与授课专家积极互动交流，问题从培训内容延伸至业务实践，三位专家亦竭尽所能帮助学员解决实践困难、排除业务障碍。近四个小时的培训在所有学员的意犹未尽中闭幕，专家们的讲授为学员们揭开了企业海外知识产权预警的神秘面纱。在一场席卷全球的经济危机之后，经济形势迎来了发展拐点，目前国家增强企业自主发展能力的发展方向已经明确，企业需抓住此时机谋求发展。而企业在踏出国门之时，必须对其竞争对手进行深入剖析，分析竞争对手的专利布局，知己知彼，未雨绸缪，有效应对知识产权风险。EIP