全球专利权实现的基本制度问题:选择与对策＊

唐 春

全球专利权实现的基本制度问题:选择与对策＊

唐 春＊＊

在专利制度国际协调中,发达国家积极推动全球专利权的制度建设,以期按照一部专利法,通过一次审查、授权,授予在多国生效的专利权。目前,在全球专利权的制度构建方面,在审查方式、审查机构设置和审查标准问题、效力限制和诉讼问题、与国家专利权的关系问题等基本制度问题上,有很大的选择空间。对此研究的基础上,根据目前专利制度国际化形势与我国的实际情况提出了对策。

全球化 专利制度 专利权

传统专利权一般具有地域性,只在本国有效,受本国法律保护。这样一来,同一发明若需多国专利保护,必须分别经过各国基本重复的申请、检索审查和授权程序。对此不仅申请人精力、财力难以承担,各国专利局也难堪重负,审查、授权普遍拖延。

近几十年来,为了应对上述问题,发达国家积极推动专利制度国际化进程,从统一化和一体化两个方面,1唐春:《从统一到一体——专利制度国际化进程及其发展趋势研究》,《知识产权》2008年第 5期。对专利制度进行了协调,相继缔结了一系列国际条约,如《专利合作条约》(PCT)、《与贸易有关的知识产权协议》(TR IPS协议)和《专利法条约》(PLT)等,初步建立起解决上述问题的国际性专利制度,起到了良好的效果。同时,也在尝试进行实体专利法协调 (SPLT)、专利合作条约改革2唐春:《专利合作条约改革及其发展趋势与对创新的影响》,《中国科技论坛》2009年第 4期。,相互利用、承认审查结果制度等更深入的协调措施。

在上述协调中,发达国家还提出建立全球专利制度、授予全球专利权——在全世界各参与国普遍有效的“超国家”专利权——应当是专利制度国际化进程的终极目标之一。产生该专利权的法律基础不是某国家专利法,而是国际条约——全球专利法,该条约将对全球专利权的申请程序、授权标准、权利性质、无效、诉讼等事项作统一规定;该专利权作为一项单一权利,其效力及于所有成员国,申请人利用同一程序,按照同一标准,只进行一次申请和检索、一次审查和授权,就可获得该专利权。依靠全球专利权,申请人可以获得成本低廉、程序方便的一体化专利保护,更便捷地应对侵权。3唐春:《拟议中的全球专利制度及其对我国的影响》,《科技与法律》2003年第 2期。,4朱雪忠、唐春:《拟议中的全球专利制度研究》,《中国软科学》2005年第 7期,第 54-68页。

尽管实现全球专利权存在着重重困难,但发达国家仍然在为实现全球专利权做制度上、理论上与外交上的准备。各国政府和学者也根据不同立场,提出种种实现方案5Setsuko Asami:A View toward the Global Patent:Mutual Exploitation of Examination Results.CASR IP Newsletter·Spring-Summer.2002.,6Tadashi Ishii:Progress Toward A World Patent– Japan’sView–.The Fifth International Symposium Protecting IP Assets in the NewMillennium.PAR IS.February 15-16,2001.,7Gerald J.Mossinghoff,vivian S.Ku:World Patent System:Circa 20XX A.D.. IDEA:The Journal ofLaw and Technology.1998.,8Rogan:PatentOfficialOutlines U.S.Goals for Global Patent System.Conference on the International Patent System.Geneva,March 25-27,2002.,9唐春:《拟议中的全球专利制度的对策:权利架构与制度安排》,《科技进步与对策》2009年第 17期。。这些方案虽然都包含了前述全球专利权的特点,但在审查方式、机构设置和审查标准、全球专利权的效力限制和诉讼、全球专利权与国家专利权的关系等基本制度问题上,并未形成一致意见,有待发达国家与发展中国家在专利国际一体化制度建设基础上,做进一步的博弈和平衡。目前来看,对上述制度问题及其对策的研究,不仅有助于提前应对将要面临的全球专利权相关制度协调,也有助于我国政府参与国际一体化进程谈判,同时对国际性专利制度设计理论构建也有参考价值,具有重要的实践价值和理论意义。

一、全球专利权的审查方式、机构设置及审查标准

(一)全球专利权的审查方式:实质审查还是形式审查

目前各国专利审查一般分两种情况:1.在形式审查后登记授权,而不进行实质审查,引起诉讼后再审查其可专利性;2.授权前进行实质审查。前者授予的专利权效力较弱,而后者效力较强。例如在我国,进行实质审查的发明专利效力,远大于不进行实质审查的实用新型专利和外观设计专利。

无论专利权效力强弱,都会成为研究活动和经济活动的潜在阻碍。技术使用者必须付出大量精力和费用,才能确定这个专利权是否已经达到授权标准而无法被无效掉,再进一步判断是否会侵权。与此同时,权利人不用证明发明是否符合授权标准就取得了垄断权,而当有人想对该权利产生怀疑提出无效时却需要提出证明,相当于由无效人和专利权人一起来确定该发明是否有效,显然有违公平原则。因而,对专利申请采取实质审查,授予效力较强的专利权是专利制度的必然选择。

但为什么许多国家仍然保留了不进行实质审查的制度呢?主要原因可能是一方面这些国家可能没有足够的审查力量,另一方面也为了缩短时间和降低申请成本。例如我国由于审查资源相对不足,实质审查时间漫长、费用较高,所以保留了不进行实质审查的实用新型制度。

与国家专利权相比,全球专利权垄断范围更广,若不恰当授权,不仅会阻碍更多人使用新技术,而且会阻碍后续创新及其产业化,尤其对处于技术赶超地位的我国等发展中国家更是如此;而全球专利制度大量节省了重复申请和审查资源,有充足条件大幅度缩减成本和费用,进行快速、准确、低廉的高质量检索和审查,10参见:《拟议中的全球专利制度研究》(见注 3)中的“全球专利制度的特征”部分。前述不进行实质审查的理由已经不复存在。因而,推动全球专利权审查采取实质性审查的方式不仅必要,而且可能。

(二)全球专利权的审查与授权机构:分散还是集中

若采取实质审查,由于专利实质审查的专业性与复杂性,国际审查机构的安排就显得尤为重要。

最方便的方式,是各国家专利局的分工协作,形成一个分散分布的、虚拟的全球专利局,不同国家专利局可以专门审查不同技术领域的发明,或者处理不同申请语言的申请文件,就像目前欧洲专利局的慕尼黑分局、柏林分局和海牙分局的分工一样。当然,无论那个国家专利局按照全球专利法授予的全球专利权,都将在所有成员国具有同样的地位。目前网络化交互平台和未来的计算机翻译可便利这一进程,也可以提供各种形式的审查员培训和测试,有助于各国专利局提高审查质量。

但这样一来,难以真正统一各个国家专利局具体掌握的审查标准,全球专利法很难得到一致贯彻,因而这种机构设置模式在国际协调中很难得到发达国家的支持;另外客观上某些专利局审查能力较弱,如果由这些局审查授予的专利权在全球成员国生效,很难说不会产生阻碍科技进步的作用。

相反的,把各成员国专利局的主要审查职能整合在一个审查机构——全球专利局中,显然最符合全球专利权彻底一体化的特点,最有利于节省审查资源,保持全球专利权审查的一致性。但这样一来,若未来全球专利制度渐渐取代国家专利制度,大量国家专利局中的职位会被取消,大量审查员将失去工作,当地专利代理人业务也会减少。而且,无论是发达国家还是发展中国家,专利局收费一般都远远大于审查成本,多余部分都成为了当地政府收入,这部分收入将会因只设置一个审查机构而减少。11Commission on Intellectual Property Rights:Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy.London,2002.

另外作为折衷方案,也可以在全球专利局下设数个区域专利分局,完成检索、审查、授权。例如设在欧洲、日本、中国、拉丁美洲、非洲、欧亚大陆、北美洲这 7个区域。12GandalN.and S.Scotchmer:Coordinating Research through Research JointVentures,Journal of Public Economics.51,1998.当然也可以设在 PCT国际检索单位和国际初审单位13目前的国际检索单位和国际初审单位包括美国专利商标局、欧洲专利局、日本特许厅、中国知识产权局、韩国知识产权局、俄罗斯联邦专利商标委员会等 15家单位。,这些单位目前已经具有检索和审查外国 PCT申请职能。

我国知识产权局在国际专利事务占有重要地位,而且已经是 PCT制度的国际检索单位和国际初审单位,因而,可以推动采取区域分局的方案,以保持我国在全球专利制度中的地位和影响力。在此之前,也应进一步加强我国在 PCT制度中国际初审的国际影响力,积极参与专利审查高速公路 (PPH)等国际合作。

(三)全球专利权的审查标准:严格还是宽松

若采用实质审查,那么审查标准应当如何设定呢?受到多方关注的是可专利性主题范围和发明高度14在专利申请提出之前,已有无数项技术存在于人类社会之中。请求保护的发明与这些技术相比必须具备某种程度的不同,才可以被授予专利权,这种不同的程度可称之为发明高度。美国特别在《实质性专利法条约》(SPLT)草案的创造性条款中强调与“现有技术的区别”这一表述方式。标准。

近年来,美国以更好地激励创新为由,不断推动可专利性主题范围向网络电子商务、软件和基因等新领域扩展。但随着这些领域的新技术不断发展,发明和发现的区别越来越小,可专利性的界限很难确定。在这种背景下,全球专利制度应当采取比较窄的可专利性主题范围,将软件、商业方法、自然物质的测量特性、基因序列和蛋白质配型等有争议的主题排除在外。这是因为,首先,有理由认为在这些领域专利权的诉讼价值大于对创新的激励,15Julia Alpert Gladstone:Why Patenting Information Technology andBusinessMethods IsNot Sound Policy:Lessons from History and Prophecies for the Future.25 Hamline L.Rev,2002.站在中国或者发展中国家的立场上尤其如此;其次,在这些领域进行专利保护容易,但后续创新变得复杂,甚至被阻止。专利保护很容易从鼓励研究,变为阻碍创新,在这些领域我国处于赶超发达国家的地位,对我国尤为不利;第三,这些领域是否列入专利主题范围,国际争议很大。各国很难就此问题达成一致,客观上势必导致全球专利权难以实现。

审查中的发明高度要求,将是影响全球专利权质量的决定性因素之一。目前世界各国的发明高度审查普遍采取非显而易见性的思路:若一项发明相对于现有技术而言,在本领域技术人员看来不是显而易见的,则该发明被认为具有创造性。这个思路导致专利技术与现有技术区分度有限,发明高度要求难以大幅提高。在未来几十年全球专利制度建立之时,创新将逐渐成为科技发展的主流,成为大量研发人员的主要任务和日常工作,很难、也没有必要对所有创新加以保护。16唐春:《专利创新高度及其发展趋势与影响研究—以美国 KSR vs.Teleflex案为背景》,《研究与发展管理》2009年第 10期。与此同时,全球专利权如果被授给创新性不高的发明,对后续创新将造成全球性阻碍,流弊更广。因而,提高发明高度要求,是全球专利权创造性标准的内在需求。

提高到什么程度呢?可以要求授予专利的发明不仅具备非显而易见性,其创造性还必须达到一个预定水准。例如采取近年来不断有学者和报告谈及的“如若不然”的思路。该思路认为:假如即使没有获得专利保护的期望和前景,一项技术方案也能够在申请日的同时或者紧随申请日之后不久的时间内就被提出来并予以商业实施,那么对该技术就不值得授予专利权。17Federal Trade Commission ofUSA:To Promote Innovation:The ProperBalance of Competition and PatentLaw and Policy.http:∥www.ftc.gov/opa/2003/10/cpreport.htm,2008年 4月。全球专利制度若采取这样的标准,意味着发明若要取得效力超出一国范围的全球专利权,必须具备更高、更可靠的创造性。这不仅可以使创造性标准摆脱非显而易见性思路的羁绊,根据科技、社会发展的实际需要,确定理想的发明高度要求,体现专利制度初衷;也能避免授予过多创造性较低的全球专利,阻碍发展中国家的技术进步,有利于得到发展中国家认同,吸引更多国家参与。

不过在原先非显而易见性的思路下,判断基准、判断步骤和方法都比较容易客观化,有一定的稳定性和可操作性。18和育东、方慧聪:《专利创造性客观化问题研究》,《知识产权》2007年第 2期。而按照上述新思路进行创造性审查,正如美国联邦贸易委员会指出的一样,就目前专利审查的情况,很难在审查实践中,确立客观的审查标准,制订切实可行的操作步骤。

但在未来实现全球专利权之时,各国创造性审查实践已经朝审查新思路方向有了较大发展,同时,全球专利制度会集中各成员国大量的审查资源和最优秀的审查员,更有实力制定出切实可行的审查标准并实施这一思路。因此,像这种新思路一样,直接从创造性本身提出发明高度要求,将是全球专利权审查中发明高度标准的最佳方案之一,也是对我国比较有利的方案。

二、全球专利权的效力限制与诉讼

与其它国际性专利制度产生的专利权不同,全球专利权在所有成员国内体现为同一权利,而不是一束国家专利权,19参见:《拟议中的全球专利制度研究》的“全球专利制度的特征”部分。换句话说,各成员国的所有地域都将是全球专利权的法域。这样一来,全球专利权是否允许各国进行限制,无效、侵权诉讼如何进行,是全球专利权实现的一个基本问题。

(一)全球专利权的效力:统一化还是多样化

全球专利权不管是由全球专利局授予,还是由某个区域分局以全球专利局的名义授予,都将在各成员国内一体生效。问题是,在各个成员国内是否能具有同样的效力呢?一般来说,普通国家专利权在本法域范围内任何局部地区都具有同样效力,一般不会只在某些地区有效、而在其他地区无效或者具有较低效力。但全球专利权毕竟针对不同主权国家,是否可以允许各成员国根据某种原因,排除或者限制该专利权在本国的部分效力呢?

全球专利授予权归属于国际机构,将影响到各国专利授予主权,很容易导致本国科技发展受制于人。这也是与其他的国际性专利制度相比,全球专利制度最让各国尤其是发展中国家担忧的原因之一。20Grain:One Global Patent System?W IPO’s Substantive Patent Law Treaty.http:∥listbox.wipo.int/wilma/scp-eforum/2003/msg00017/wipo-splt-2003-en.pdf.2008年 4月。因而,在全球专利制度建立之初,甚至相当长一段时期内,应当考虑允许各成员国对全球专利权进行有条件的排除或者限制。只有这样,才有可能吸引尽可能多的国家参与这项制度,增加制度灵活性。况且,这种限制也并不影响全球专利权作为同一权利在全体成员国内生效。当然,可以要求这种限制必须在缔结或者加入全球专利制度协议时预先予以约定或者声明,以保证全球专利权效力的稳定性。

(二)全球专利权的诉讼:统一管辖还是各自为政

与普通专利权一样,全球专利权也主要涉及三种诉讼:无效诉讼、侵权诉讼和涉及专利的其它诉讼,例如专利强制许可诉讼。

对于无效诉讼,关键问题是无效决定的效力范围以及无效决定在法庭所在国之外的公信力问题。国家法庭对全球专利权的无效决定是对本国有效,还是对所有成员国有效?如果对所有成员国有效,那么若国家法庭对一项外国权利人的全球专利权作出无效决定,如何使这个外国权利人信服该法庭没有偏见?关于这个难题,全球专利制度可以两种选择:

第一种选择是采取国际专利法庭管辖方式。该法庭的法官由国际专家组成,不专属于某个国家,但至少对每个国家都应有一个语言和地域上都比较方便的法庭。由国际法庭管辖全球专利权的无效诉讼,自然其无效的效力在所有成员国生效。

第二种选择是仍然由成员国国家法庭管辖,同时提供可靠的复审程序。专利权效力争议可以向全球专利权最高上诉法庭上诉要求复审,最高上诉法庭的全球专利权无效决定应当在各成员国都具有法律效果。21John H.Barton:Issues Posed By aWorld Patent System,Journal of International Economic Law.June 2004.这时,我国等发展中国家可以采取灵活的方案,比如规定本国法庭对全球专利权的无效决定只在本国生效,同时不可上诉到最高上诉法庭。这样一来,既可以减少对本国主权的削弱,又可解决公信力问题。

对于侵权诉讼来说,出于公平,侵权诉讼应在便利于被告方的合议庭进行。例如,如果全球专利权人起诉我国居民侵权,应当在中国审理。但是很多国家的普通法庭无力审议艰深的专利诉讼,这样的话,这些国家也要依靠国际专家组成的专门法庭。但我国显然具备这样的审理能力,可以集中构建几个审理全球专利权侵权案件的法庭。

还有一些与专利相关的争议事项,上诉法庭很难处理。例如授权强制许可和与专利有关的反垄断 /反竞争法的诉讼争议,与典型专利侵权、确权诉讼所不同,审判主体必须有能力理解专利法之外的相关国家政策。因此,这两种争议由成员国法庭 (或者行政机关)审判比较合理。如果审判涉及到专利有效性和权利解释的问题,可通过特定方式与相关全球专利法庭沟通。

三、与国家专利权的关系

虽然某些学者认为,随着全球专利制度的进一步发展,有些国家专利制度最终会消亡。但至少在可以预见的将来,在全球专利制度建立之初,全球专利权只是可选的,将与国家专利权并存,并存期间,存在着分工协作与冲突两方面的关系。

(一)国家专利权与全球专利权的功能定位:替代还是分工

全球专利权原本会与国家专利权在同一地域相互替代,但也可与国家专利权定位于不同的功能。

例如,全球专利制度可以提出比大部分成员国更高的发明高度要求 (如前所述),而各国专利制度可以根据本国情况,对国家专利提出相对较低的发明高度要求,或者采取类似我国实用新型专利的制度。这样,发明人可以在全球专利权和国家专利权中选择:把真正有创造性的、比较容易得到各国承认的发明申请全球专利权,获得更广阔范围的垄断权;而创造性较低的发明,取得地域范围较窄的国家专利权。

也可以采取长短两种专利保护期限。由于全球专利权的垄断范围大于国家专利权,保护期过长可能会对全球技术发展不利;而且全球专利制度集中了多国的优秀审查资源,更有条件缩短审查周期;此外全球专利权人可同时在多个国家取得经济利益,研发投入回报周期相对较短。因而,全球专利权的保护期可以采取比成员国更短的专利保护期限,例如 15年。

这样一来,发明高度较高、效益较好、投资回收周期较短的发明可以申请全球专利权,而普通的发明申请国家专利权。全球专利权与国家专利权可以在功能上互补。

(二)权利冲突的取舍:孰先孰后

禁止重复授权是专利制度的基本原则。22国家知识产权局条法司:《新专利法详解》,知识产权出版社 2008年第 1版,第 48页。就同一项发明,不得在同一地域同时受全球专利和国家专利的保护,这也应当是一个原则。但在全球专利权与成员国专利权并存的状况下,如果某项发明被提出国家专利申请,又被提出了全球专利申请,就会出现问题:若全球专利申请在该国家专利申请日提出,显然全球专利审查不受国家专利申请影响;若在该国家专利申请日之后、公开日之前提出,该国家申请也无法影响到该全球专利申请的新颖性和创造性。那么接下来,两项申请都有可能通过这两个不同的机构审查而获得授权。这样一来该发明在同一国家地域,可能就会有全球专利权和国家专利权两项专利权存在 (全球专利申请在先,国家专利申请在后情况相似,不再赘述)。这应当如何处理?

1.如果这两项申请是同一申请人提出的,就比较好处理,可以仿照欧洲专利制度。在欧洲专利制度中,如果就某项发明申请人既申请了成员国国家专利,又申请了欧洲专利并指定该成员国,那么由申请人自主决定是保留成员国专利、撤销指定,还是撤销成员国专利、保留指定。全球专利制度也可如此,由申请人自主选择,是将全球专利权效力限定在该国以外的区域,还是撤销国家专利。这种情况下,为了申请专利的方便,申请人可以先申请一个国家专利,修改后再申请全球专利。国家专利先获得授权之后,全球专利权也可获得授权,此时,只需要撤销或者中止国家专利权即可。

2.对于这两项申请不是同一人提出的情况,协调难度较大。若两项申请的申请日 (有优先权日的指优先权日,下同)相同,是否允许成员国预先排除出现上述情况的全球专利权的本国效力、从而优先承认本国专利?这将使成员国专利优于全球专利,导致全球专利申请人无法预知他的发明在哪些国家可能得不到保护。但也不能简单认定成员国专利无效。具体如何处理,将有待各国学者进一步研究。

对于不在同一日的,若一项申请的申请日在前一申请的申请日之后、公开日之前的情况,该如何处理呢?这种情况如果在同一国家,前一申请就成为后一申请的抵触申请,直接导致后一申请丧失新颖性而无法获得专利权。而在全球专利制度中,两项申请的审查机构和权利效力范围不同,不能直接适用于这种规则,此时可以在下列方案中选择:或者在后申请因与在先申请抵触,而不能在该国获得专利保护 (对于全球专利权而言就是被排除该国效力),或者是无论哪项申请在先,都确定由全球专利申请获得该国保护或者确定由国家申请获得授权。上述方案都有一定可行性,出于公平考虑,兼顾平衡国家专利与全球专利的地位和利益,采取第一项方案更为可取。

事实上,目前正在进行的“欧盟专利”协调中也存在上述问题,23文家春、朱雪忠、陈国清:《欧洲专利与共同体专利及其协调浅析》,《研究与发展管理》2005年第 6期,第 90-95页。若将来“欧盟专利”制度得以实现,全球专利制度可以参考“欧盟专利”的相关制度安排。

四、结语

目前来看,把实现全球专利权作为专利制度国际化进程的长期发展目标得到了众多发达国家的支持,但遭到了大部分发展中国家的反对。未来几十年,随着跨国专利保护需求大幅度增加,全球专利权制度将成为我国不得不面对的现实问题,对此我国采取哪些选择和对策,不可一概而论,必须根据具体协调情况而定。除了要考虑本文提到的这些制度问题外,还应当兼顾工作语言、人员组成、监督机构、权利耗尽与平行进口等多方面问题,这些问题有待国家主管部门、实务工作者和专家学者进一步分析研究。■

＊本文受国家社科基金重大招标项目《科学发展观统领下的知识产权战略实施研究》(07&ZD006)上海高校选拔优秀青年教师科研专项基金项目“基于涉外专利利益关系的专利制度构造对策研究”(编号 hzf08038)和华东政法大学科研项目“专利制度国际一体化进程及其对我国科技发展与竞争力的影响与对策研究”(08HZK018)联合资助。

＊＊ 作者系华东政法大学知识产权学院讲师,管理学博士。