浅析商标权与商标在先使用权之权利冲突

谢　奕

摘要:随着商标权利保护实践的发展,商标权与在先权冲突的案件时有发生。在先权的存在,在一定程度上限制了在后注册商标权的范围,二者的权利冲突反映了知识产权领域权利主体间的利益博弈,相关立法则反映了法律的利益平衡功能。而商标在先使用权,属于在先权利群中重要组成部分。区分不同商标权与商标在先使用权冲突的基本情形,对我国及相关知识产权国际公约有关立法加以细化,并在司法实践中合理运用补偿法则与添附制度,将对商标权与商标在先使用权等在先使用权的权利冲突纠纷解决起积极作用。

关键词:商标权;在先使用权;权利冲突

中图分类号:DF414文献标志码:A文章编号:1673-291X(2009)20-0164-02

一、商标权与商标在先使用权

在先权是一个开放的体系,我国《商标法》第31条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”关于在先权的范围未作出明确规定。对在先权权利群,有学者作出界定:“在先权指在某一注册商标注册申请日之前已经为他人合法享有的,与注册商标相同或近似的客体有关的各种民事权利的总称。……它是众多实体权利包括商标在先使用权、商号权、版权、在先域名权、知名商品特有的名称包装装潢权、姓名权、在先地理标志权等权利的集合。”

其中,商标在先使用权的构成条件:(1)在先使用商标的使用时间以该商标首次商业使用的时间为准;(2)在先使用的商标与注册商标相同或者近似,且使用商品或服务相同或者类似;(3)在先使用人必须在其商品上连续使用该商标;(4)在先使用必须出于善意。使用人的使用不得侵犯他人在先权利,不得以不正当竞争为目的。

而注册商标权是一种经商标管理行政机关登记而产生的权利,其核准与授权行为是一种具体行政行为,具备确定力、拘束力与执行力,即便侵犯了在先使用的商标权等在先权,在未经商标行政管理机关作出撤销等处理之前就与在先权受法律平等保护,由此产生权利冲突。

二、解决权利冲突的原则

第一,相对保护在先权原则。我国并未适用绝对的保护在先权原则,而采相对保护原则。权利冲突的实质是利益和价值冲突,法律既要重视冲突权利的各自价值,又要在利益比较的基础上,对冲突所涉及的权利作必要的限制。

第二,维护诚实信用和公平竞争原则。该原则涉及到在先权行使的善意与否的认定问题,根据我国《商标法》第13条和《驰名商标认定和管理暂行条例》第10条,对未在中国已经注册的驰名商标的保护,限于相同或类似的商品。禁止将与驰名商标相同或者近似的文字作为商号登记和使用。违反以上规定注册的商标,自该商标注册起5年内驰名商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。但是,对于恶意注册的,驰名商标所有人不受5年的时间限制,可以随时请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

第三,利益平衡与效益原则与反淡化保护原则。1927年,美国学者富兰克·斯凯特在《哈佛法律评论》第一次从理论上探讨了商标淡化问题。他写道:“商标权人不仅应当禁止他人将他的商标使用于相互竞争的商品上,而且应当禁止使用在非竞争性商品上。”美国的其他学者对这个问题做了进一步的探讨,并使商标淡化理论逐渐成熟起来。“……商标被使用在非竞争商品时,消费者在满意程度方面对不同商品的区别作用就会受到削减和淡化。……”

三、权利冲突的具体类型及立法保护范围

驰名商标、普通注册商标、未注册商标。此三种商标权与商标在先使用权的权利冲突有较大区别。

第一,驰名商标的在先使用权以及相关立法保护范围。现行各国立法及各公约对驰名商标一般采取扩大保护原则。我国立法对在中国已经注册的驰名商标实行跨类保护,在不相同或者不相似的商品上申请注册的商标是复制、摹仿或翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

而未在我国注册的驰名商标对在后注册商标权同样有法律限制,“其中最主要的是‘先使用权和‘中使用权。”

1. “先使用权”对在后注册商标权的法律限制。“先使用权”指在商标权人申请商标注册之前,非商标权人已将与后来被申请在先的商标相同或类似的商标使用于与其指定商品(或服务)相同或近似的商品(或服务)之上,而且在申请注册时,该商标已经驰名。在这种情况下,如果该非商标权人不具有不正当竞争的目的就可以继续使用该商标的一种权利。“先使用权”是实行“申请在先”注册原则的国家(如我国)特别规定的一种权利,它是兼顾“使用在先”注册原则公平合理优点的产物,目的是为了照顾因实际使用在先而产生商品识别作用的未注册商标的公平利益。在有“先使用权”存在的情况下,商标权人就不能对先使用权人提出禁止权,至多可为了防止产生商品(或服务)出处混淆而要求先使用权人在使用该商标时附以适当标志加以区别。

2.“中使用权”的限制。学者认为,“中使用权”指:“不知道实际上是重复注册的商标或以冒充取得注册的商标存在无效的原因而在真正的商标权人请示无效复审之前,一直在与指定商品(或服务)相同或近似的商品(或服务)上使用,如果该使用使这一商标驰名,那么即使该商标最终被认定无效,此前持续使用该商标现虽已被认定无效的前商标权人、独占使用许可的被许可人或其业务继承人,只要没有恶意就仍然享有继续使用该商标的权利。商标人不能对之主张禁止权,但可以要求中使用权人支付一定的报酬,并要求其在使用商标的商品上标明厂商名称和商品产地以示区别。”

“TRIPS要求各成员国在决定商标是否驰名时,应当考虑商标促销(而不一定是使用)在该国产生的知名度;同时,驰名商标也适用于服务商标。TRIPS协议第16条之三引入广义混淆和反淡化(Anti-Dilution)规则,认为即使是在与注册商标所标示的商品或服务不类似的商品或服务上,也不能使用该驰名商标,因为根据联想理论,这样势必淡化该驰名商标。”

根据我国《商标法》第13条和《驰名商标认定和管理暂行条例》第10条,对未在中国注册的驰名商标的保护,限于相同或类似的商品。禁止将与驰名商标相同或者近似的文字作为商号登记和使用。

第二,对于普通注册商标,各国基于免于混淆或误认原则,都禁止将与在先商标注册人相同或近似的商标在相同或近似的商品或服务上注册,我国《商标法》第28、29条亦然。

第三,对于未注册商标,我国虽然实行注册保护原则,但未注册商标使用人对其仍有合法利益。经过长期使用已建立起一定市场信誉但未达到驰名商标要求的未注册商标,如果被他人抢注将会给商标使用人造成重大损失。“从法理上讲,使用人对其未注册商标所享有的利益受到法律的保护,而对‘抢注这种国际性的现象,许多国家开始寻求解决方法,一方面,逐步重视商标申请人对商标的使用;另一方面,开始强调注册的善意性,即恶意注册应予宣告。”

三、解决权利冲突的对策

第一,在立法上,应确定权利界限。我国《商标法》没有对“在先权利”的范围做出明确界定,操作性有待提高。有学者认为,“使用反淡化理论进行扩大性保护,可以使之取得同其他相关权利的抗辩权,使驰名商标与其他权利的冲突较容易得到解决。……我国《商标法》体现了对驰名商标的反淡化保护原则,但在域名和企业名称登记等法规中应作出更明确的规定。……”所以,应当在商标立法中明确规定“在先权利”的范围。

第二,应确定权利冲突解决的归责原则,完善权利客体间相互检索机制。

第三,在司法实践中建立和完善知识产权合理使用制度,如适用补偿法则。在相互冲突的权利之间,只要不构成行业竞争,应在保留权利人专有权的前提下为社会公众提供不同形式的使用空间,如法定许可、强制许可使用、合理使用、侵权例外等。“在司法实践中,有必要在解决权利冲突时引入补偿法则和添附制度,以实现个案中的权利平衡。……在知识产权领域引入以公平和利益协调为基础的补偿法则,是效益注意在权利冲突解决中的具体应用,简单地禁止一方或消灭一方都将是不公平、不效益的……使一方获得实质上的合理性,从而达到形式合理和实质合理的统一,实现冲突权利的调和。”

第四,引入添附制度。商标权等知识产权具有物权的某些特性,适用于物权的添附制度应也可以用于知识产权领域。在知识产权冲突中,有善意巧合构成的冲突,此时无法通过侵权请求或不当得利制度权利归属。如果适用在先使用权或恢复原状显失公平时,则可以尝试以价值大者吸收较小者,强行重新划分所有权,确定权利主体后,由受益者向受损者支付费用,给予补偿,即通过添附制度确认所有权,通过补偿法则调和双方利益。

综上所述,解决商标权与商标在先使用权的冲突与保护我国民族工业特别是传统老字号企业的必然要求,也是维护公平竞争的市场秩序、协调各方利益并保持法律秩序的稳定性的要求。区分不同商标权与商标在先使用权冲突的基本情形,对我国及相关知识产权国际公约有关立法加以细化,并在司法实践中合理运用补偿法则与添附制度,将对商标权与商标在先使用权等在先使用权的权利冲突纠纷解决起积极作用。

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[责任编辑 杜 娟]