从中国石化境外商标抢注问题看中国企业“走出去”中的商标维权应对策略

2023-12-12孙悦

石油商技 2023年5期

孙悦

中国石化润滑油公司

伴随国家推动更高水平的对外开放，“一带一路”不断推进，企业层面的跨境业务也越来越多，境外业务所涉及的国家和地区范围也日益增加。由于商标保护具有地域性特点，各国商标保护水平、申请注册及法律维权规则各不相同，这让很多企业在遭遇海外抢注时感到无所适从。境外业务在给企业带来更多的经济机遇的同时，也带来了更多法律层面的风险和挑战。本文将从中国石化境外商标抢注问题出发，分析探讨中国企业“走出去”过程中如何防范和应对境外商标抢注事件。

中国石化境外商标维权案件

中国企业商标在海外被抢注的情况时有发生，中国石化作为中国石油石化行业龙头企业，其所持有的主商标“中国石化”及“SINOPEC”等商品的国内外影响力不言而喻，多年来仿冒中国石化商标的侵权事件层出不穷，境内打假维权案件常年不断，境外也出现了不少仿冒中石化商标和抢注商标的情况。以近年发生的巴基斯坦为例，当地一家华人经营的公司近年来不断仿冒“SINOPEC”商标在当地低价销售伪劣油品，并先后申请注册“SHINOPEC”、 “SONIPEC”、“SONOPEC”、 “SINOPEC”、朝阳图形商标、满天星图形商标等180 余件近似或相同商标，中国石化为了制止这种恶意仿冒损害品牌形象的情况，积极采取法律措施开展了一系列的反击。中国石化开启的组合反击措施包括：

◇对该仿冒方新申请的近似或相同商标提出商标异议和无效宣告申请；

◇发送律师函并在当地知名报刊上刊登警示函希望对方停止侵权；

◇提起民事侵权之诉申请法院禁令要求仿冒方禁止继续生产和销售相关产品；

◇对于180 余件恶意的商标注册申请，为节约逐一异议的时间与经济成本，中国石化选择发送函件给当地商标审核行政机关沟通要求暂停审核该恶意注册人批量注册商标，待诉讼判决生效后决定是否继续审核商标程序；

◇对于被告方违反法庭禁令继续生产和销售的行为再次申请法院以藐视法庭禁令的理由进一步威慑被告行为；

◇同时启动版权登记程序，以便能通过著作权基础依靠巴基斯坦联邦调查机构（FIA）采取司法突袭并查封对方假货仓库，进而从源头制止其售假行为。

除了巴基斯坦出现此类事件外，赞比亚、安哥拉等多地近期也发现了华人仿冒或抢注中国石化商标的情况。

中国企业境外商标被抢注情况概述

随着中国企业走出的知名度和影响力日益提升，不少中国企业的商标成为了商标抢注的目标，甚至有些国家会有专门抢注中国商标的公司。根据《中华商标协会会员企业2022 年度国际商标监测预警报告》，对313 家中华商标协会会员企业在全球196 个国家和地区进行了商标国际监测预警，发现仅2022年，有22 家知名企业的商标有被抢注记录，被抢注比例达7%。而这一数字在2021 年和2020 年分别是45 家和50 家企业。在前述22 家企业中，有12 家是在“一带一路”沿线国家有被抢注的记录，占比高达55%[1]。

从实际情况看，通常会进行商标抢注的主体有两类：一是与企业有直接业务关系的海外经销商或代理商，二是以收取商标转让或许可费用为主要目的的职业抢注人[2]。海外经销商、代理商抢注的情况，通常是合作伙伴在合作过程中认识到品牌或商品的市场价值，又发现企业并未在当地市场注册商标，进而抢注合作伙伴的商标借此谋求更多获利或谈判优势。而职业抢注人通常是批量抢注，大量囤积商标并据此维权获利。此前较为知名的案例是一家德国籍华人开设的主营业务为中国商品超市的公司，在德国抢注了“王致和”、“老干妈”等国内知名食品商标，这些中国品牌为此进行了漫长的维权之路。

中国企业如何有效防范海外商标抢注

商标动态监测

前述的巴基斯坦仿冒方批量申请注册180 余件“SINOPEC”近似商标，是中国石化通过专业商标代理服务机构对其持有的国际商标开展商标监测中发现的，因此才能迅速采取反击措施，抢占优势法律地位。境外商标动态监测是每个跨境贸易企业都应当建立的检测机制，也是及时发现抢注行为的最重要途径。一般企业会通过购买第三方商标数据库服务或委托具备相应能力的商标代理机构、律所进行常态化监测。商标监测是通过对目标国家或地区的商标公告与企业自有商标进行对比分析，看是否有近似或相同商标被他人注册。而如果能及时在审查异议期内提出异议，则大大降低了事后维权所需花费的成本。但需要提醒的是，不同国家或地区的商标注册制度与我国存在差异，在中国商标局审查商标注册申请时会在审查环节就筛查对比在先注册商标并驳回近似商标，但有些国家的商标审查机关并不会主动对新申请的商标与在先注册商标开展相似性审查，比如欧盟一些国家。在这些国家无法简单通过预先注册商标防范他人注册近似商标，在先商标权利人需要另外通过商标异议或无效的方式保护自身权益，在这类国家，商标动态监测就更为重要。需要提醒的是，对于恶意抢注的企业，一次监测识别并维权成功，并不是一劳永逸的，对方很可能变换形式反复申请注册近似商标，因此，这种监测应当是持续开展的，并对重点对象重点关注。也建议企业对重点市场的海外经销商或代理商的商标申请行为进行重点监控。

尽早开展商标海外布局规划

防范抢注的最好办法就是未雨绸缪，提前规划目标国家地区的商标注册，这样就没有他人“抢注”的可乘之机。知识产权具备地域性特点，尤其是商标专用权，其权利保护只限于其注册申请的国家和地区，未进行注册的国家和地区其商标权保护限度较低。尽管部分国家也认可驰名商标的跨境保护规则，但其受到的限制较多、在行权过程中也多有不便之处。考虑到全球国家和地区全部注册的成本又过高，对于那些不在海外市场规划范围内的国家地区也并无注册的必要，因此企业开展商标布局需要综合评判布局的成本和收益。

不同国家的商标保护基础不尽相同，国际上的商标保护原则分为注册优先和使用优先两类，其中适用注册制的国家相对较多。我国商标保护遵循的原则是注册为主，兼顾使用。对于企业未来规划开展业务的重点国家和地区，应当事先进行全面调研，研究目标国家或地区的适用法律及商标保护方式和执法效率等，调研目标市场是否已经存在在先注册的近似商标并评估侵权风险等。考虑到不同国家商标注册周期不尽一致，为实现“商标先行”，企业对于确定要进入的海外市场最好能提前3 至5 年进行布局。并且本着未雨绸缪的原则，企业可以考虑适当扩大商品服务范围，延长布局产品线，为未来品牌体系建设留有发挥空间。

规范商标使用并注意证据保存

目前无论国内国际都更强调商标“实际使用”对于商标注册有效性的重要意义，其出发点是考虑知识产权独占性的特点，要避免恶意囤积商标、占用却不充分行使法律赋予的权利、垄断他人合理使用该标识的权利。知识产权的立法目的，是为了平衡知识产品创造者合法权益的垄断性与科学技术在社会层面交流促进全社会共同进步的社会性之间的矛盾，是为了更好推动知识产品的流动性并且鼓励不断创新，因而对商标专用权的保护限制强调“实际使用”也是为实现相应的立法目的，就是常说的法律不保护“躺在权力上沉睡的人”。

证据留存在商标案件审查中起着举足轻重的作用，建议企业在平时开展业务过程中建立证据留存和定期回顾的管理制度和规则体系，避免只重申请却轻视证据保存，防止在维权或被诉举证过程中因为证据链不完整而处于不利地位。

“被抢注”后企业如何采取救济措施

所谓救济措施，是指法人或其他组织、个人认为自身权益受到他人或行政机关实施的某种行为带来了损害，其依据法律法规可以采取的维权、补救措施。而他人抢注某一企业已经在先使用并具备一定知名度的商标标识的行为，显然损害了企业的合法权益，企业应当立即采取有效救济措施，包括及时提交商标异议、合理利用商标无效或撤销制度、和解谈判或寻求政府和社会力量的支持和帮助等措施。需要重点提醒的是，实施商标抢注救济措施非常强调时效性，因为包括中国在内的很多国家都有设置类似3 个月的商标注册异议期，以及商标注册5 年后不能随意无效的规定。等到暴雷再想处理的成本则很高。

及时提交商标异议

大部分国家都设有第三人异议程序，在这些国家如果恰好发现有他人抢注商标并且出于异议期间，企业可以及时委托目标国的代理机构提出异议。商标注册异议期内提出异议通常能取得较为有利的地位，即在对方未获得最终注册前予以反击，其法律程序的相关收费往往也较后两种方式更低。但需要提醒企业的是，商标异议期限往往不会设置得太长，能否在异议期及时提出有效异议对公司的反馈时效性要求很高，企业通常需要与固定机构合作，开展常态化的商标动态监测。

合理利用商标无效或撤销制度

如果发生抢注的国家或地区没有设置上述商标异议制度，或者涉嫌抢注的商标已经不在异议期间，那么企业还可以考虑利用商标无效、撤销制度等救济措施实施维权。目前大多数国家都设有无效制度和不使用撤销的制度，此类纠纷一般是由当地商标、知识产权主管机构受理，部分国家是由法院进行审理。无效制度，即企业通过证明自身享有商标在先权利，如在先使用、在先注册、在先著作权等等，或证明抢注方违反了当地某项强制性法律法规的规定，如利害关系人利用不正当手段恶意注册、违反驰名商标保护规则等方式，申请宣告对方已经注册的商标无效。撤销制度，则是在那些设有“商标实际使用”要求的国家，通过打击对方商标抢注行为不是以“实际使用”为目的，在对方举证不能的情况下，可以申请撤销对方已经注册的商标。

通过和解购买的方式获得商标权利

一般来说，在前述法律救济措施不奏效的情况下，或者综合考虑到法律维权的成本问题，企业也可以考虑协商和解的处理方式。有些抢注方确实是企业的合作伙伴，出于善意注册了企业的商标，这类往往较好协商，自行沟通或经律师调解，最终能够以比较低的对价将抢注商标转让给权利人。但实践中更多的情况是，抢注人的目的就是向企业索要高昂转让费以此牟利。而这时企业没有更合适的法律途径维权，或者担心维权长时间成本高，为避免进一步影响市场和销量、快速解决纠纷，企业只好妥协以高价“赎回”商标。

寻求政府和社会力量的支持和帮助

为了降低成本，企业可以加强知识产权保护意识的培养和宣传，同时也可以寻求政府和社会力量的支持和帮助。以西门子抢注海信商标案为例，2004 年西门子方开出4 000 万欧元的天价转让费，双方对商标转让费的谈判陷入僵局。海信及时向商务部和中国家用电器协会寻求援助，随后欧盟驻华机构和中国家用电器协会介入此事。后期中华商标协会还开展了“中国商标海外维权研讨会”，最终综合各方面力量给西门子施加压力，和解费用从开始的4 000 万欧元降低到了50 万欧元[3]。