发明构思视角下问题专利产生及其扼制

黄国群,夏媛媛

(华东政法大学 知识产权学院,上海 200050)

0 引言

近年来我国专利申请量与授权量逐年攀升,2021年专利授权量已达到69.6万件,位居世界第一[1]。伴随着专利数量激增,低质量专利也层出不穷,其通常创造性不高,权利瑕疵明显。我国《专利法》将创造性界定为具有突出的实质性特点和显著的进步性,实务界和学术界通行的创造性判断方法为“三步法”。然而,三步法并非完美,由于实践中的僵化应用、三步法自身适用范围的有限性以及事后思维的局限性等,不符合专利授权条件的问题专利亦能获得授权,偏离了专利法鼓励创新的立法宗旨。为提高专利创造性判断客观性和准确性,近年来世界各国在专利审查实践中逐步引入肇始于美国专利法中的“发明构思”方法,发明构思也成为一种辅助性审查方法和审查原则。本文以发明构思为理论视角,尝试建构一种在创造性判断中增加发明构思审查环节的方法,有效过滤部分明显缺乏创造性的专利申请,对低质量专利起到有效排除和过滤作用,进而有效节约审查资源,提高审查质效。本研究希望能够强化低质量专利的源头治理,提升授权专利的创造性质量。

1 发明构思概念及实践应用

1.1 “发明构思”概述

纵观现行《专利法》《专利法实施细则》与《专利审查指南》(2020年版),“发明构思”概念总计出现过3次。《专利法》第31条单一性原则中首次提及“总的发明构思”,规定“属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出”。《专利法实施细则》第34条对其进一步解释,“可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,应当在技术上相互关联,包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征”。同时,《专利审查指南》对这个概念作了进一步说明,明确“属于一个总的发明构思的两项以上的发明在技术上必须相互关联,这种相互关联是以相同或者相应的特定技术特征表示在它们的权利要求中的[2]”。简而言之,现行专利法律体系中仅在单一性原则处提及“总的发明构思”一词,仅在专利申请过程中采纳了“总的发明构思”这一概念,但尚未就发明构思给出明确定义,也从未将发明构思方法纳入创造性判断中。尽管现有专利法体系中没有明确将发明构思规定为审查原则,但是原国家知识产权局专利复审委员会编著的《以案说法—专利复审、无效典型案例指引》一书已经对发明构思进行定义:一般是指在发明创造的完成过程中,发明人为解决所面临的技术问题在谋求解决方案的过程中所提出的技术改进思路。发明构思一旦提出,则会指引发明人去选取具体的技术手段对现有技术进行改造以解决其存在的技术问题,从而完成发明创造[3]。在审查实践中,发明构思原则已经得到较好运用。

1.2 发明构思方法对“三步法”的补足

作为一种系统性、整体性的技术改进思路,发明构思渗透在发明所要解决的技术问题、采纳的技术方案以及能够产生的技术效果之中。事实上,发明是技术领域、技术效果和技术特征的有机统一,而发明构思有助于对发明进行整体把握,回溯发明的实现过程,从整体上理解技术方案。这明显不同于通过三步法判断发明创造性的逆向思维,还原了发明从萌芽到成型的真实历程。具体而言,三步法是一种事后审查方法,审查员是在阅读完全部申请文件之后,立足于申请人提出的技术方案,以此为基点往前搜寻现有技术,逆向推导发明实现的过程,因而易受到现有技术发展以及申请技术方案文本的影响,创造性判断主观性较强。由此可见,单纯依靠三步法判断创造性并不符合发明的形成逻辑,容易陷入“事后诸葛亮”式的困境,授予的专利权不稳定易遭受无效程序的挑战。相反,将创造性判断置于发明构思视角之下,紧紧围绕发明构思,审查员在实质审查过程中可以更客观、更准确地把握最接近的现有技术、区别技术特征以及发明实际解决的技术问题,从前往后还原发明过程,精准理解技术方案,厘清发明的技术基础和改进路径,找出申请人对现有技术的贡献点,授予的专利权也更趋于稳定。

以2021年十大案件之“丁苯酞环糊精或环糊精衍生物包合物及其制备方法和用途”发明专利权无效宣告请求案为例,涉案专利为“丁苯酞环糊精或环糊精衍生物包合物及其制备方法和用途”,适用于脑梗死的治疗。丁苯酞本身呈油性,因此化合物本身只能制备为胶囊剂,通过口服给药,起效较慢。涉案专利使用具有空腔结构的羟丙基-β-环糊精包合丁苯酞,很大程度上提高了丁苯酞的水溶性,从而制备出丁苯酞氯化钠注射液,通过静脉给药使其能够快速抵达人体脑部,重构血液微循环,广泛用于救治急性缺血性脑卒中患者。本案如果以三步法判断创造性,容易得出该发明不具有创造性的结论。但是基于总的发明构思,对该技术创新的创造性程度有不同理解,合议组对技术效果的考量分为三个方面:一是关于技术效果的可预期程度。在专利权人提交的反证9《药剂学》这本教材当中,有一个关于“注射液”的章节,其中记载了对于不溶或难溶于水或在溶液中不稳定的药物,常用乙醇、甘油等非水溶剂制备注射液。此外,该书还记载了作为注射液的增溶剂是吐温-20等表面活性剂。由此可见,本领域技术人员欲将丁苯酞制备成注射液时,有多种可选的技术路线,并非直接就聚焦于环糊精辅料上。此外,如上所述,请求人提交的证据当中不同药物被增溶后效果参差不齐,差异巨大,因此丁苯酞被包合之后的效果难以预测。二是关于技术效果的医学价值。这是最为核心、最为关键的判断因素。本案中合议组了解到,急性脑卒中患者发病后,有半数患者的吞咽功能都会受到影响,在这种情形下,口服药不仅起效慢,更严峻的是无法顺利完成给药。上述缺点更加凸显了丁苯酞增溶后制备成注射液直接静脉给药的医学价值。基于发明构思视角,该发明的问题提出难度并不高,但结合技术方案、效果来看,该技术方案创造性程度较高。综上,在技术效果的判断过程中,合议组对技术进行梳理归纳,客观评价,最终认定药物领域中优良助剂的出现仅仅提供了制备优良制剂的可能性,不能将这种可能性直接等同于确定性。而涉案专利提供了一种确定且效果优异的技术方案,由此方案生产的产品在临床上具有巨大的医学价值,已广泛用于救治急性脑卒中患者。显见,本案属于改进型发明,其技术着力点的选择恰到好处,成功突破了技术壁垒,为已知药物的使用提供了更便捷、更高效的使用途径。总而言之,基于发明构思视角,该案针对创造性给出了不同于三步法的判断结论。

2 问题专利的现状及产生原因

2.1 问题专利概述

问题专利首次出现在2003年美国联邦贸易委员会发布的《促进创新:竞争与专利法律政策的适当平衡》报告中,指在授予专利权后,保护范围过宽或权利本身仍不符合专利法有关规定的专利。根据上述概念,可将问题专利分为两类,其一是保护范围过宽类型的问题专利;其二是可能被宣告无效类型的问题专利[4]。问题专利虽然不是法律概念,但在专利领域中是一个司空见惯的事实,因发明人自身及审查环节的原因而频繁出现,本文所讨论的问题专利基本沿袭了这一概念。国家知识产权局原局长田力普曾在2005年答记者问时强调,问题专利主要集中在实用新型和外观设计领域,绝对不等于垃圾专利,在一定程度上对技术发展起着不可或缺的作用;而垃圾专利实际上指的是那些没有任何创新内容的专利,申请人将公有领域的现有技术恶意申请专利,获得专利授权后将专利用于不正当竞争或攫取非法利益[5]。换言之,问题专利是指创造性尚未达到一定高度的专利,但本质上仍是推动社会技术创新和科技发展的动力之一;而垃圾专利则根本不存在推动创新的力量之源。然而,需要注意的是,该报告提出之时的专利市场环境现已发生显著变化——国内专利申请量已实现跨越式发展,对问题专利进行管控刻不容缓。

实务中,问题专利有多种表现形式,无法穷尽。根据其构思来源,典型类型包括以下4类:完全是现有技术的专利、现有技术简单拼凑形成的专利、技术特征数量异常的专利与使用非常规技术手段的发明。具体而言,第一类和第二类问题专利的判断较为容易,只须准确检索定位现有技术即可通过非显而易见性判断其不具备创造性。技术特征数量异常的专利是指申请人为了使专利申请更容易获得授权,在技术方案中增加了许多零部件或组分特征,同时对零部件的连接关系或组分含量进行限定,甚至对制备方法或生产工艺的参数进行限定,最终形成一个权利要求冗长、技术特征繁多、保护范围极小的专利申请。根据专利法的一般原理,这类技术方案因保护范围小,可操作性及实践价值低,可推断此类申请目的纯粹是获得授权,并不关注技术方案在实践中是否具备可操作性以及权利保护范围是否合理等。如果在创造性判断过程中刻板遵循“三步法”的每一步骤,可能导致重特征评述轻发明构思的问题,无法对技术方案的智慧贡献作出客观公平的评判。比如,在第二步“确定发明的区别技术特征”时,大量的技术特征使得审查员难以区分必要区别技术特征与非必要区别技术特征;在根据区别技术特征检索对比文件时,也很难在两到三篇对比文献中找到包含绝大部分区别技术特征的对比文件,因此倾向于认定技术方案具有创造性。在一类技术申请书中,发明人使用非常规技术手段,似乎能让审查员“耳目一新”,但这类发明申请中夹杂着一些申请人为增加专利申请获得授权的概率,采用现有技术中不常用的、一般技术人员不会采纳的、甚至是技术效果落后的非常规技术手段,但在形式上与现有技术组合后可以形成新的技术方案。该类申请人提出的非常规技术手段在现有技术中大概率没有被公开,因此也容易被错误授权。然而,该类专利究其实质,并未对现有技术做出任何技术贡献,错误授权不仅浪费专利审查资源、损害公共利益,而且偏离了专利法鼓励技术创新的立法宗旨。

2.1.2 问题专利的影响

问题专利的涌现会产生明显的负面效应。首先,如前所述,其极大增加了专利审查机构的审查负担,授予的专利权权利状态不稳定,容易遭受专利无效程序的挑战,浪费行政审查与司法资源。其次,问题专利加剧了专利丛林现象,尤其是在计算机硬件和软件领域内。这些企业往往需要几十、几百甚至几千个专利才能制造一个产品,这意味着制造一个产品会涉及数量庞大的专利权人,专利许可费交叉重叠,获得许可的难度极大。企业为应对此种窘境,势必大量囤积缺乏创新的防御性专利;大企业更是利用囤积的问题专利收取高额许可使用费抑或针对未经许可的侵权行为频繁提起诉讼,扼杀潜在的市场竞争者。换言之,问题专利强化了大企业的技术垄断与市场垄断,破坏了专利市场正常的竞争秩序。甚至有学者认为,问题专利的存在使得专利在创新体系的链条中已经变成了沙子,而不是润滑剂[6]。最后,问题专利中往往包含大量现有技术,专利权人对本属于公共资源的现有技术的垄断致使社会公众难以在现有技术的基础上进行改进型发明,创新成本大幅度提高。总而言之,对问题专利加以保护,不但不能起到鼓励创新的作用,反而会制造过多、过滥的垄断,束缚和妨碍新技术的发展,不利于鼓励人们从事更高水平的技术创造[7]。这也是必须对问题专利进行源头管控的根本原因。

2.2 问题专利的成因分析

为了遏制问题专利蔓延,首先需要分析问题专利产生的原因。问题专利的产生是多种主客观因素共同作用的结果。

2.2.1 问题专利产生的主观原因

问题专利产生的主观原因主要从申请人与审查员两个角度进行分析。第一,从申请人角度看,部分申请人的申请目的异化,该类专利申请行为由策略性投机心理主导。由于拥有授权专利能够给专利权人带来或直接或间接的经济利益,部分申请人申请专利时偏离了专利法促进创新的立法宗旨,纯粹为了获得授权而去申请专利,即所谓的申请目的异化。因而,实务中出现了大量的非市场化申请。其中较为典型的是“专利渔夫”,其申请专利不以实施为目的,而是伺机对他人未经许可实施其专利的行为提起侵权诉讼或者在诉讼胁迫下通过不平等协商谈判获得高额许可费。长此以往,越来越多的“专利渔夫”会破坏专利市场的正常竞争秩序,越发肆无忌惮地滥用专利权,形成大企业的绝对垄断态势。第二,从审查员角度看,以色列心理学家卡尼曼的认知资源理论可以解释审查员的授权倾向。卡尼曼主张人的认知资源或认知能力是有限的,接收到的刺激或加工任务越复杂,占用的认知资源越多;当认知资源枯竭时,新输入的刺激就无法得到加工,因此人们需要合理分配认知资源以处理海量信息。如果出现信息超载,处理信息的能力将会大大下降。近年来我国专利申请量呈爆炸式增长模式,大大压缩了审查员审查单个申请案的时间,审查员在有限的审批时间内承受着巨大的审批压力,如果审查员对于专利申请予以驳回处理,将会面临后续的复审程序及投诉等一系列问题。换句话说,对于审查员而言,处理一份专利申请最经济的办法就是对其授予专利权,如果审查员对专利申请不授权,将会消耗更多的审查精力。因而,现行专利审查制度客观上对问题专利的产生起到了“引导和激励”作用,审查员不能够也不愿意在单个申请案上投入过多时间,可能倾向于授权以减轻审批负担,这就使得决策失误不可避免,一些缺乏创造性的本不该授权的专利申请被错误授权。

2.2.2 问题专利产生的客观原因

在高房价区域，地价和房价存在反方向的双向因果关系，即当地价增加1%时，房价在10%的显著性水平下下跌0.10%；反之，当房价增加1%时，地价将随之下跌0.12%，但不显著。同时，房价每下降1%，又会引起物价下跌0.01%，但并不显著。由此可知，高房价区域的土地价格每增加1%，通过房价的传导机制，可以引起物价下跌0.001%。

客观上,问题专利的产生背后存在深层次的制度原因。

其一,专利审查制度存在缺陷。我国对实用新型与外观设计专利申请不进行实质审查,初步审查后没有发现驳回理由即作出授权决定,大量不符合专利授权条件的低质量专利因而成为漏网之鱼获得授权。然而这种专利权并不稳定,容易在日后遭受无效程序的挑战,亦会损害专利制度的公信力。

其二,不适当的专利资助政策诱发了问题专利的滋生。近些年为了响应建设创新型国家的号召,鼓励大众创新,各级地方政府相继出台了形式各样的专利扶植政策,对申请专利及获得专利权等行为给予经济奖励、职称晋升、个人落户加分、企业税收减免等优惠。然而,由于资助的专利类型不适当、资助的费用额度过高、资助程序过于简便以及缺乏对专利质量的监测等等欠缺科学性与合理性的政策设计,政策性刺激诱发人们把申请专利视为一种彩票行为,对现有技术稍加改进或是生硬堆砌一些价值不高、关联性不强的技术细节后即提出专利申请,造成专利申请量与授权量的虚假繁荣,专利申请的泡沫化现象严重。而申请人一旦利用专利权获得相应的政策奖励后就会“套现离场”,并不会关注专利的后续使用、许可、实施等开发问题,授权专利随即陷入漫长的沉睡期。换句话说,专利技术与实践的结合不足,产学研严重脱节,专利成果转化率低,专利制度鼓励技术创新的导向功能无从发挥。

其三,目前实践中创造性判断主要采取三步法,即①确定最接近的现有技术;②确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题;③判断该发明对本领域技术人员而言是否显而易见。然而,三步法并非完美。首先,尽管客观化是专利制度始终追求的目标之一,三步法的判断主体理论上是本领域普通技术人员,但这一标准具有极强的主观性,实践中可能演化成审查员的个人标准,而审查员的审查水平参差不齐,易受主观因素的影响,这就为问题专利的诞生提供了可趁之机;其次,三步法的适用范围有限,对建立在现有技术基础上的改进型发明判断有较好效果,对开拓性发明与申请目的异化的低质量发明判断方面易出现偏差。由于开拓性发明的占比极低,本文不予考虑。以申请目的异化的低质量发明为例,该类专利的发明过程显然不同于正常的发明过程。虽然不能否认实践中一些发明实属偶然,但绝大多数常规的发明过程如下:申请人首先发现实践中的技术方案存在某些技术问题,然后为了解决该技术问题,通过设计实验,初步提出解决技术问题的技术方案,开展实验验证技术效果,对技术方案进行改进,最终形成发明成果。然而,部分问题专利的发明过程与之截然不同。申请人首先确立了获得专利授权的目标,随后以此为导向拼凑技术方案,编造并不存在的技术问题和虚构实验数据论证技术效果。另外,三步法在创造性评估实践中容易被僵化使用,引发事后诸葛亮现象;同时由于缺乏保障和检视机制,三步法难以高效过滤此类问题专利。

其四,专利无效程序的冗长以及结果的不确定性降低了公众启动无效宣告程序的意愿。专利权本身就是一种不确定的权利,我国专利法第45条规定,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。但是,实践中专利无效程序的启动成本较高,历经初步审查、立案、合议组审查、书面或口头审查、增加无效理由、补充证据等一系列环节后,获悉最后的审查决定可能要耗费数年之久。而且,最终的审查结果具有高度不确定性,若审查决定对己方不利,则前期付出的时间和金钱成本都将付诸东流。也就是说,专利无效程序本来是剔除问题专利的最后一道防线,但由于程序的繁琐耗时,公众启动专利无效宣告程序的意愿降低,使得部分问题专利继续隐匿在专利市场中,成为阻碍企业创新与技术发展的沙子。

其五,专利泛化政策诱发了问题专利的产生。专利泛化是指20世纪80年代以来,以美国为主的国家建立起亲专利制度体系后引发激烈的专利竞赛、专利申请膨胀、问题专利增多、专利丛林等现象[8]。在专利法创造性审查制度设立初期,我国专利总量处于一种相对匮乏的状态,因而,为了迅速增加有效专利数量以及提高中国产品在国际上的竞争优势,我国借鉴美国建立亲专利制度体系,专利审查总体上采取鼓励授权的粗放式发展模式。在亲专利政策的引导下,专利授权标准放宽,因此不可避免地出现问题专利现象。但是,我国现阶段专利数量已经实现跨越式增长,专利发展步入提质增效的新阶段,专利制度设计也应顺应形势变化,通过提高创造性审查中非显而易见性的门槛,过滤部分低质量专利。

综上,我国问题专利的产生有其系统性原因,包括申请人申请目的异化、专利审查数量庞大、审查员审查能力等主观原因,也包括我国的专利审查制度存在缺陷、专利资助政策不适当、三步法的固有局限性、专利无效程序存在瑕疵以及专利泛化政策导向等客观性制度原因。针对专利权扩张思维主导下的制度设计问题,可以将发明构思方法融入制度设计中,优化专利审查制度。

3 问题专利的扼制办法与路径

3.1 基于发明构思的问题专利扼制思路

发明构思贯穿发明审查的全过程,在专利申请、审查、复审与无效阶段均发挥重要作用,故而,对问题专利的控制主要从源头抑制和事后保护两个阶段进行,二者相辅相成,共同为专利市场的健康有序发展保驾护航。一方面,我们须从源头抑制问题专利的产生,即在审查授权阶段,避免授权不符合创造性要求的专利申请。这需要申请人与审查员通力合作,交换意见,在专利撰写与专利审查阶段贯彻落实发明构思原则。通过申请端与审查端的相互配合,缩短专利审查周期,减少双方之间就发明动机或发明目的的信息不对称问题,提高审查效能。另一方面,问题专利事后剔除机制的建立刻不容缓。换言之,即便对问题专利不当授权,也能在事后的无效程序中依据发明构思的重新确定予以纠正。通过在专利无效、专利复审、专利侵权诉讼等行政程序与司法程序中引入发明构思原则,立足发明构思从整体上对技术方案的创造性进行举证。

3.2 域外经验的适当借鉴

美国作为首次提出问题专利的国家,其应对问题专利的举措值得我国借鉴。

首先,美国专利法中创造性判断也采用非显而易见性标准,然而,非显而易见性标准并非一成不变,美国学者Chisum用钟摆的周期摆动形象地描述美国专利创造性判断的政策走向,即当国家对专利需求量大时,非显而易见性的判断标准随之降低;而当国家专利数量趋于饱和时,非显而易见性的判断标准随之提高,以期适应时代环境与国家需求的变化。我国现在正处于由专利大国向专利强国的转型之路上,更加注重专利质量的提升。因此,实践中也应当适度提高非显而易见性的判断标准。

其次,美国问题专利产生的一大原因是专利申请量激增但审查员的数量并没有随之增加。美国提供的解决方案为增加对USPTO的财政支持,使其能够聘用更多高水准的审查员。同时,积极寻求专利审查的国际合作,与欧盟、日本等积极协商构建统一化的审查程序、标准,减少重复审查,共享审查结果,以期最终实现检索结果的互相承认。我国可以参考美国经验,开放部分专利审查,在国家知识产权网或其他平台试公开一批未审查专利申请,邀请社会公众和所属技术领域的相关人员提供审查建议或现有技术参考,率先剔除部分低质量专利,也对审查员的检索结果予以补充。

再次,美国的专利无效制度设置相对灵活,既可以通过USPTO的行政手段无效专利,也可以通过诉讼方式无效专利。其中,行政手段包括单方再审和双方重审制度两种程序设置。总而言之,美国专利制度灵活性更强。对申请人而言,存在多种救济手段;对社会公众而言,存在多种挑战专利有效性的程序。我国现行专利法中挑战专利权有效性的制度设计相对单一,仅存在单一专利无效制度且成本较高,可以考虑适当丰富专利无效的手段,增加问题专利的事后剔除机制。

3.3 问题专利具体扼制路径办法

3.3.1 强化申请人义务,申请文件的撰写须体现发明构思

专利申请文件的撰写是创造性审查的前奏。申请人(多数情况下是专利代理人)在撰写申请文件之前,必须清楚贯穿发明全过程的发明构思。现行专利申请过程中,申请人往往不知道或者难以将自己的发明构思表述清楚,这是因为:①申请技术方案仅为现有技术的简单拼凑,脱离了正常的发明生成过程,没有发明构思,更何谈厘清发明构思,或:②内心对发明构思有比较清晰的把握,但在文字表述时出现障碍。针对第一种情况,可通过强制要求申请文件须体现发明构思来规制。专利申请文件中必须体现发明构思,若审查人员阅读完申请文件后仍然无法确定发明构思,可给予申请人一次补充提交发明构思的机会,否则将直接驳回专利申请,以此来控制非正常专利申请。针对第二种情况,主要从以下几个角度进行引导:申请人或撰写人应提高专利申请文件的撰写水平,在申请文件中主动向审查员披露技术方案的发明构思。审查员承担着从申请文件中总结概括发明构思的任务实际上意味着审查员承担过多的举证责任,根据前述的认知资源理论,审查员的认知资源是有限的,因而这种举证责任的分配形式是不合理且低效率的。因此,现试将部分举证责任转移给专利申请人,申请人应当在申请文件的撰写过程中融入发明构思。专利申请文件可以间接反映发明构思,因此申请人要尽可能将发明构思融入到说明书和权利要求书的撰写中,讲好自己的发明故事,实现与专利审查的顺利接轨。

申请人应重视技术交底书的撰写。顾名思义,技术交底书就是发明人提交给企业知识产权工作人员或专利代理人的关于该发明创造的相关技术资料。技术交底书最基本的功能就是清楚、完整地记载发明人的发明构思,使企业知识产权工作人员或专利代理人通过阅读技术交底书能够充分理解发明人的发明构思。技术交底书是专利撰写的基础,如果撰写人对发明人的发明构思尚且不够了解,申请文件必然无法准确反映发明构思,对背景技术、技术问题、区别技术特征的认定均会出现偏差,进而影响审查员对创造性的后续判断。发明人应当紧紧围绕本发明的发明构思,在撰写过程中内化发明构思,清楚阐述发明的基本情况、背景技术、发明的技术内容、本发明的关键点和欲保护点以及其他有助于专利撰写人理解本发明的资料等等。

申请人应重视专利说明书的撰写。第一,背景技术的撰写应围绕发明构思确定最接近的现有技术。实践中很多申请人在说明书中描述的背景技术只是申请人理解的现有技术,并不是真正的现有技术。创造性判断过程中假定在本技术领域中存在一个知晓申请日之前发明所属技术领域所有普通技术知识和现有技术的“理性人”,但这毕竟只是一个美好的假设,实践中的审查员离“理性人”的角色定位还有一些距离。因而,背景技术的正确撰写能够帮助审查员更好地立足于本领域一般技术人员的站位,更为理性地进行后续的创造性判断。第二,技术问题的发现过程不容忽视。部分技术领域中技术偏见的存在阻碍了本领域技术人员对技术问题的认知,因而技术问题的发现本身就是具有创造性的。应当指出的是,申请人在申请文件中声称能够解决的技术问题可能并不是技术方案实际解决的技术问题。对于各区别技术特征对应解决的技术问题,应当在坚持整体性原则的前提下分别论述,不能对技术方案进行简单切割后拆分理解,不能过分注重单个技术特征而忽视了对技术方案的整体把握。第三,对技术效果的描述不能过于简略,不仅要有技术效果是什么的描述,而且要对技术效果为什么可以由技术方案获得进行分析论证,必要时还需有实验予以佐证。

3.3.2 审查员围绕发明构思对专利创造性进行整体判断

审查员应当牢牢把握发明构思视角,对专利申请的创造性进行整体性判断。发明是技术领域、技术效果和技术特征结合的统一体,从整体上看待专利技术方案,准确把握发明构思是创造性判断的正确起点。首先,审查员阅读完说明书和权利要求书后,应当独立自主地确定申请技术方案所要解决的技术问题,因为申请人认定的技术问题与技术方案真正解决的技术问题常常存在偏差;其次,审查员对技术效果的认定要尤为审慎,特别是在医药领域,如何站位本领域技术人员对技术效果作出客观评判对审查员提出了挑战。最后,审查员从发明构思出发来检索确定对比文件,即根据发明构思的近似程度确定最接近的现有技术,围绕发明构思确定发明要解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果,以此提高检索的准确性与效率。具体而言,运用发明构思视角审查创造性时,审查员可以更清晰地对检索关键词进行拓展与调整,从专利文献数据库的海量信息中精准迅速地找出与所涉技术方案关系最紧密的对比文件,提高检索效率[9]。

总而言之,从申请人、审查员角度分析,发明构思均具有重要作用。正是借由发明构思,申请文件的撰写与审查阶段才能实现顺利衔接,申请人与审查员实现了彼此之间就申请技术方案的沟通和协调,问题专利得到有效过滤。

3.3.3 完善专利审查激励机制设计

专利高质量发展阶段更加依赖审查机构的作用,专利审查激励制度影响着专利审查的质量和效率。我国的专利审查与英美专利审查存在着相似的问题——即申请量激增与审查效率之间的矛盾。我国可借鉴USPTO的做法,强化对审查员的激励制度改革:一方面在审查政策设计过程中引入经济学家、政策管理学家等专业人士,进行审查制度审查效率质量分析,设计科学合理的审查员管理积分规则,基于审查工作量开展绩效考核,但要注意避免出现审查员为了完成工作量而过度授权的现象;另一方面,提供薪酬竞争力、职业晋升空间等隐形激励才是提升审查效率的长久之策[10]。

4 结语

专利制度的设计初衷不仅仅在于赋予专利权人独占权,更在于实现专利的经济价值与社会价值,实现专利权人与社会公众利益的动态平衡。问题专利的产生本质上属于判断失误,导致对公共领域的侵蚀,偏离了专利法鼓励技术创新的立法宗旨,难以达到鼓励发明和促进科技进步的立法目的。为有效过滤问题专利,本文主要从申请人和审查员两个角度在源头阶段对问题专利进行把控,运用发明构思结合三步法的方法,对明显不符合创造性授权条件的专利申请不予授权。专利撰写人主动在申请文件如权利要求中透露发明构思,可增加专利信息沟通的有效性;审查员面对清晰记载发明构思的专利申请,能够快速理解发明技术方案,确定检索方向,精准确定检索元素,创造性判断也更趋于客观化。