商标权与美术作品著作权交叉中的司法协调

2022-11-27浙江师范大学赵婕

区域治理 2022年37期

浙江师范大学赵婕

一、商标权与在先美术作品著作权的现实纠纷

商标权人与美术作品著作权人之间发生纠纷的本质是因相关知识产权权利界限模糊而引发的。这种不同法律权利之间的矛盾主要体现为经法定程序取得的在后权利侵犯他人合法的在先权利而发生的司法纠纷[1]。商标权与著作权是两种最为典型的知识产权类型，关于二者权利人的纠纷在现实生活中频繁发生。以“邢某义诉商评委案”为例，本案原告邢某义因不服商标评审委员会对其商标宣告无效的裁定而向法院提起诉讼。法院经审理认为，邢某义的商标申请注册及使用行为侵犯了思慕昔餐饮有限公司的在先权利，即邢某义申请注册与在先作品构成实质性相似的商标，损害了思慕昔餐饮有限公司的在先美术作品著作权。因此，法院认为商标评审委的裁定并无不当①。

上述“邢某义诉商评委案”是商标权人与美术作品在先著作权人之间发生权利纠纷的典型案例。向商标评审委员会提出异议的申请人思慕昔餐饮有限公司系经作品创作人的授权取得美术作品的著作财产权人，原告邢某义经商标申请注册程序对诉争商标取得了商标专用权，两个权利主体分别依据《著作权法》《商标法》各自享有其相应的权利，但两项权利客体构成实质性相似导致二者之间产生了纠纷。

虽然《商标法》对在先权利的保护作出了规定，但是较为简要，难以直接解决此类权利人之间频发的诉讼案件。面对复杂多样的知识产权纠纷，上述规定已经不足以应付各种情况，因此需要进一步完善立法，同时也需要司法机关更为灵活地运用法律以维护当事人的合法权利，实现社会效益的最大化。

二、商标权与在先美术作品著作权纠纷的形态

（一）知识产权纠纷的类型

就权利的取得而言，有的知识产权无须经登记或授予即自动取得，有的知识产权的取得需要经过法定程序。因此，在知识产权人之间的纠纷类型中，有的是偶然发生的，有的是因行为人故意“搭便车”产生。知识产权矛盾的表现主要有两种：同种权利之间的矛盾以及不同种权利之间的矛盾[2]。前者是多个不同的主体因各自主张同种类型的知识产权而产生，后者是多个不同的主体因各自主张不同类型的知识产权而产生。也就是说，二者的区别主要表现在不同主体之间据理力争的权利种类是否相同。

“邢某义诉商评委案”是典型的不同种类知识产权人之间发生的纠纷，案涉作品本身是受著作权法保护的美术作品，商标异议申请人思慕昔餐饮有限公司对此享有著作财产权。若权利人思慕昔餐饮有限公司将该美术作品作为商标申请注册便可以获得商标权，若权利人思慕昔餐饮有限公司将其与产品结合可能获得外观设计专利权。而如果这些权利分属于不同主体享有时，就容易发生不同主体之间不同知识产权权利类型的纠纷。

（二）商标权与著作权纠纷的表现

商标权人与著作权人的权利之争是较为常见的不同种类知识产权权利纠纷类型。其中，最常见的是美术作品著作权与图形商标或组合商标之间权力交叉而产生的矛盾，在后的商标注册申请或商标使用行为是否侵犯在先美术作品著作权问题尤为突出。对此，可以区分以下两种不同情形：

第一，关于未被注册为商标的在先美术作品。若被诉侵权行为人未经权利人许可，擅自将该美术作品或与该美术作为构成实质性相似的图案作为商标使用的，该行为侵犯了美术作品权利人的著作权。

第二，关于已经被合法注册为商标的在先美术作品。被诉侵权行为人未经许可将该美术作品或与该美术作品构成实质性相似的图案作为商标使用的，属于使用已经被他人核准注册商标的相同或近似商标。若被诉侵权行为人的商品类别与在先商标权人商标核定使用的商品类别相同或类似，则被诉侵权行为人不仅侵犯了权利人的美术作品著作权，还侵犯了在先权利人即商标权利人的商标专用权。若两者商品类别不相同或不类似，美术作品著作权人有权主张被诉行为人侵犯了其复制、发行权。

在“邢某义诉商评委案”中，案涉作品是由卡通设计的娃娃图形和艺术化设计的文字构成的美术作品，虽然著作财产权人思慕昔餐饮有限公司没有将该美术作品申请注册为商标而直接作为商标使用，但思慕昔餐饮有限公司对该美术作品享有著作权。邢某义将与案涉美术作品设计风格、表现手法等方面完全相同的图案用作商标使用，且未提交证据证明诉争商标为其独立创作，其行为侵犯了在先权利人思慕昔餐饮有限公司的在先美术作品著作权。

三、商标权人与在先美术作品著作权人的争持原因

商标权人与在先美术作品著作权人之间发生纠纷并非偶然，问题产生的根源值得我们探究。不可否认的是，在知识产品资源相对有限的环境中，不同市场主体的法律行为虽然不尽相同，但是其目标均是为了实现自身的利益最大化。不同种类的知识产权界限模糊且无法完全共存，这种权利的不相容导致知识产权权利主体之间因争夺有限的资源而产生了现实纠纷。具体而言，引起商标权人与在先美术作品著作权人诉讼的原因包括以下几个方面：

第一，商标权与美术作品著作权的权利客体相同或实质性相似。美术著作权的权利客体是美术作品，商标权的权利客体是商标。当商标权人的商标与著作权人的美术作品相同或者具有一定程度的相似性时，在后的商标权人就有抄袭或模仿在先的美术作品的嫌疑，不管商标的使用是否会实质性的影响在先美术作品著作权，著作权人往往会基于权利客体的同一而主张权利。

第二，权利客体的知识产权归属于不同的主体，即商标权人而非美术作品著作权人。当商标注册申请人与美术作品的著作权人为同一主体，其经法定程序对同一客体享有多项权利时，不会引发权利使用的利益分配问题，不会产生权利的冲突，该权利人的美术作品著作权和商标权分别受到《著作权法》和《商标法》的交叉保护。而当商标注册申请人与美术作品的著作权人非同一主体时，不同的主体之间就会因权利客体同一而产生利益冲突。

第三，美术作品著作权和商标权的产生均有合法依据。在先美术作品的创作是一种事实行为，美术作品著作权的原始取得并非以登记为前提，著作权的转让也是只要基于当事人之间的合意并符合形式要件即可。商标权的取得要求符合有合法的形式，例如经过有关国家机关的登记或授权。但是，如果这种在后商标权产生的基础是基于侵权行为或其实质状态具有瑕疵，就容易产生权利冲突[3]。我国对商标注册持开放立场，未出现不予注册的绝对理由和相对理由的商标注册申请一般均予以核准。取得形式合法的商标仍存在被宣告无效或被撤销的可能。如若发现商标存在不合注册条件的情况，则会被宣告无效，若发现商标权人无正当理由连续三年不使用的，则会被撤销。

在“邢某义诉商评委案”中，邢某义的商标权与在先美术作品著作权权利人思慕昔餐饮有限公司的著作财产权产生了交叉，其原因在于：一方面，邢某义申请注册的商标与思慕昔餐饮有限公司享有著作财产权的美术作品实质性相似，思慕昔餐饮有限公司的在先美术作品著作权属于依法受保护的在先权利。最高院于2020年修正了《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》，其中第18条就“在先权利”的内容和产生的时间进行了明确说明。内容上，在先权利包括知识产权在内的民事权利和其他应予保护的合法权益。时间上，在先权利产生于诉争商标申请日之前。由此可见，向商标评审委员会提起商标异议的思慕昔餐饮有限公司，其先于邢某义商标申请产生的美术作品著作权显然属于应当受保护的知识产权。另一方面，以实质性相似图案为客体的注册商标专用权与美术作品著作权归属于不同的主体。邢某义申请注册商标的行为侵犯了商标的异议人思慕昔餐饮有限公司的在先权利，这属于不予注册的相对理由之一，违反我国《商标法》第32 条的规定。邢某义擅自将思慕昔餐饮有限公司的美术作品作为商标申请注册，一经使用即侵犯权利人思慕昔餐饮有限公司的著作财产权，因此不应获得注册。由于相对理由涉及他人的权利，在思慕昔餐饮有限公司未提出异议以前，商标评审委员会的审查一般只涉及商标对比审查或著名的美术作品的审查[4]。商标评审委员会于2015年7月21日对邢某义申请的商标核准注册后，思慕昔餐饮有限公司以诉争商标的注册损害其在先著作权为由请求宣告诉争商标无效，商标评审委员审查后，于2016年6月17日予以无效宣告。邢某义在注册时就存在不予注册的相对理由，商标局审核商标时采用形式审查，两者的授权机构和审查方式不同，造成源头上的权利重叠。尽管审查机构有权力和义务审查在先权利的存在，但未登记且知名度不高的美术作品较为普遍，审查人员较难及时发现在先著作权，容易造成商标权与在先著作权的交叉问题[5]。

四、解决商标权与美术作品著作权纠纷的司法路径

（一）基本原则

解决商标权人与美术作品著作权人基于同一或近似客体而产生的纠纷，不能仅局限于现有法律规范条文的适用，更需要关注的是问题产生的实质。基于上文对原因的简要分析，本文将探索解决商标权人与美术作品著作权人纠纷的司法路径。

解决商标权人与美术作品著作权人纠纷时，应当遵循的基本原则包括：

第一，坚持保护在先权利原则，同时兼顾效率价值。一方面，任何权利的取得都不得侵犯他人合法的在先权利。此处的在先权利包括但不限于他人享有的民事权利、知识产权。保护在先权利是维护市场经济秩序的基本要求，更是社会稳定的内在要求。对在先权利人正当权利的保护体现了法律的权威性，是必须坚持的重要基本原则。另一方面，在资源稀缺的社会背景之下，忽视效率的做法亦不可取。过于强调保护在先权利而损害了更值得保护的“先后权利”的做法违背利益平衡的基本原则。协调商标权与著作权交叉而产生矛盾时，坚持保护在先权利的同时兼顾效率价值，这也是利益平衡原则的体现。商标权与在先著作权中的财产权保护的均是经济利益, 解决冲突时需要进行适当权衡。如考量禁止使用商标的成本，如果撤销注册商标给商标人或实际使用者的经济损失小于继续使用带给在先权利人的经济损失，那么，经在先权利人的申请应宣告商标无效。此外，应当慎重采取禁止令的方式救济在先权利，可以考虑给予在先权利人损害赔偿的情况下，保留经济价值较高的注册商标。

第二，坚持诚实信用原则。诚实信用原则是民法的基本原则之一，在所有民事关系中，各方当事人都要遵守承诺，不得滥用自身权利，不得随意违背特定关系中身份的责任要求。知识产权法属于广义的民法中的一部分，因此，知识产权争议的解决也要以诚实信用为基本原则之一。行为人坚持诚实信用原则，以尊重他人的知识产权为行为基础，这样自己的知识产权也会受到他人的基本尊重和维护。具体而言，申请人在注册商标时，应主动验证标志著作权的归属状态，更不得明知标志属于他人享有著作权的美术作品而恶意申请注册，这是避免冲突发生的关键。如果商标权人在申请时具有主观恶意，即使保留在后商标权会造成较大的经济损失，也应当保护在先权利，因为承认不诚信行为带来的市场价值即意味着鼓励产品经营者违背诚实信用原则。行政机关工作人员在受理申请核准注册时也要注意尽量避免程序瑕疵的可能，避免将他人的非法利益合法化。

（二）司法协调

在“邢某义诉商标评审委员会案”的审理过程当中，审判机关关注的焦点是：1.思慕昔餐饮有限公司的“在先权利的合法性”问题；2.邢某义申请注册的商标是否符合商标权取得的条件，尤其是著作权侵权判定中的“实质性相似”与“接触可能性”存在的认定。法院最终认定邢某义将与思慕昔餐饮有限公司的美术作品实质性相似的标识作为商标申请注册，违反《商标法》第32条，其行为损害了思慕昔餐饮有限公司对美术作品的著作权。这一案件的判决结果体现了保护优先权利原则和诚实信用原则。本文认为，对于此类涉及商标权人与在先美术作品著作权人的纠纷，可以通过以下三步来判定侵权的成立与否，进而协调权利主体之间的矛盾：

第一，认定在先权利人主张的权利客体是否构成“美术作品”。在先权利的合法存在是判定在后商标使用行为是否侵权的前提。由我国《著作权法》第3条的规定可知，只有体现作者独创性的表达和为此投入的智力劳动而产生的具有一定的审美效果的作品，才属于受著作权法保护的美术作品。也就是说，需以独创性判定为基础，对在先“作品”进行认定，只有符合著作权法所规定的基本要求的智力成果才值得保护。

第二，判断被诉侵权人使用诉争商标的行为是否侵犯在先美术作品著作权。知识产权侵权的成立与否不考虑行为人是否存在过错，过错只能影响侵权行为成立后的损害赔偿问题。因此，当被诉侵权行为人的行为属于“未经美术作品著作权人的许可，擅自利用受著作权法保护的美术作品，且没有合法的抗辩理由”时，被诉侵权行为人即构成著作权直接侵权。具体而言，判定是否侵犯著作权的关键在于两点：一是诉争商标与案涉美术作品是否相同或实质性相似。相似性的举证责任在于美术作品的著作权人，尤其是在商标审查异议程序中，美术作品的著作权人应举证证明诉争商标即商标使用行为的客体与其美术作品相同或实质性相似。实质性相似既包括被诉侵权图案与主张权利的美术作品之间整体上构成相似，也包括被诉侵权图案与主张权利作品的具有独创性部分之间的相似。二是诉争商标是否属于被诉侵权人的独创作品。一般而言，如果在后的商标使用行为人不能证明诉争商标系自己独立创作，即可推定被告具有接触原告美术作品的可能。此时，根据著作权侵权判定的公式“接触+实质性相似”，可认定被诉侵权人使用的商标侵犯了在先权利人的美术作品著作权。

第三，判断被诉侵权人使用诉争商标的行为是否侵犯在先商标权。当原告主张的美术作品已经作为其商标使用时，被告的行为不仅可能损害原告的在先著作权，还可能侵犯在先权利人的商标专用权。商标的最重要功能是识别商品或服务的来源，因此“混淆可能性”是商标侵权是否成立的重要判定标准。商标的使命是实现商标权人向相关公众传达其商品或服务特定信息的目的，而当被诉侵权人在与在先商标权人相同或类似的商品或服务上使用与在先商标权人相同或近似的商标时，这种对诉争商标的商标性使用行为，一旦符合“混淆可能性标准”，就会影响甚至是破坏在先商标权人使用商标的指代功能之实现，属于商标侵权行为。