《专利法》在实质审查中的常用条款及其应用

王严冉

国家知识产权局专利局，北京 100083

坚持以“三性”评判为主线，确保授权专利保护范围清晰、适当以及保障审查标准执行一致是专利审查工作的基本要求［1］。在专利的实质审查过程中，我们主要是以“三性”评判为主线进行专利审查，也即通常会使用《专利法》第二十二条来对专利申请进行评述，但有时候也需要用到一些“非三性”条款，如A26.4权利要求不清楚、A31.1单一性、A9.1同样的发明创造等。下面本文将通过具体的案例，进行举例说明。

一、各类法条应用情况

（一）《专利法》第二十二条

授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。通常在实质审查过程中，这一条款是应用最为广泛的，尤其是第22.2和22.3有关新颖性和创造性的内容。这也意味着，在绝大多数的实质审查过程中，都是基于找寻跟相关专利申请最接近的对比文件，来对专利申请进行实质审查。因为这一条款的规定，可以从判断该专利申请从技术内容的本质上，是否具备可以被授权的前景，通过给出有力证据为申请人提供修改依据，以获取更合适的授权范围。

为了使得拥有创新技术的发明人将自己的发明向全社会公开，以使得更多的人可以应用、引用这一技术，促进技术的进步，同时也为了保护发明人的发明成果，提高其进行发明创造的积极性，由国家出面和发明人制定契约，确保其在一定时间、地域范围内，专利权可以得到有效的保护，发明人可以拥有对其发明创造的独占的权利，这就是专利［2-4］。

一项发明申请如果想要获得授权，拿到国家认可的专利证书，除了新颖性需要得到满足，创造性更是需要得到满足，而创造性的认定是需要遵循一定的判断标准的。通常在审查过程中，对于创造性的判断，根据三步法原则，1.确定最接近的现有技术；2.确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；3.判断要保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。这一原则是对创造性的审查过程的通用判断原则，而在实际操作过程中，创造性在判断的过程中是需要综合考量的［2］。

在《专利法》中，实用性是发明或者实用新型获得授权应当具备的不可或缺的条件之一，专利申请是否具备实用性，决定着其是否可以获得授权。虽然在专利审查过程中，该条款较少被应用到，但其存在的意义非常重大［3］。

（二）《专利法》第二十六条第三款

《专利法》第二十六条第三款规定，“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。

在实际审查过程中，部分国内小型企业、高校、研究机构或个人提交的专利申请，由于缺乏专利撰写经验，往往出现因撰写不当导致说明书公开不充分的现象。在遵循《专利法》第三十三条规定的前提下，申请人对申请文件的实质性修改会受到一定的限制，专利申请的实质缺陷较难被克服，最终导致专利申请被驳回。经过整理发现，此类申请的方案往往撰写比较复杂、涉及大量算法公式或概括上位抽象。针对具备以上特点的申请，在审查之初审查员应仔细阅读说明书，着重考虑技术方案公开是否充分。

（三）《专利法》第二十六条第四款

《专利法》第二十六条第四款规定，“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。权利要求的清楚简要与否，对于每一件专利申请都至关重要，因为权利要求书所涉及该专利申请所要求保护的技术方案的范围，其不仅仅涉及该申请的技术本身，还要从语言文字的角度去进行理解，看其是否表述清楚简要，避免产生歧义，对申请人造成损失［4-5］。

权利要求书通常都是在说明书的基础上撰写出来，以明确该专利申请所要求保护的范围，而有的时候权利要求书中记载的内容在说明书中并未出现。以申请号“2015106513956”为例，其在权利要求1中记载了“所述主通信控制器包括一下行接收单元……；信号上传模块……”，即主通信控制器包括下行接收单元和信号上传模块，然而说明书中记载的却是（参见说明书0010-0012段）：“所述主通信控制器包括一下行接收单元”“所述主通信控制器还包括上行发送单元”。即说明书中记载的是主通信控制器包括下行接收单元和上行发送单元，且并未记载主通信控制器还包括信号上传模块。因此，权利要求1与说明书的记载不一致，导致权利要求1没有以说明书为依据，得不到说明书的支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

在很多的专利申请中有时候会有大量的公式出现，而公式中通常会有很多符号来代表不同的含义，而申请人在进行撰写时，由于公式符号繁多，很容易出现使用相同的符号代表同样的含义，或者出现漏掉某些符号的中文解释的问题。以申请号“一种基于局部无线网络拓扑的流量控制方法”为例，其在权利要求中出现了公式，而申请人仅对公式中部分符号进行了说明，而有些如符号“c1”“ŋ(w)”，权利要求1中并未对该符号做出解释说明；另外步骤（2）中出现了“W表示局部网络图中链路的权重集”，而在步骤（2）的公式中，并没有跟符号“W”相关的记载。这种权利要求中符号和文字解释匹配缺失的问题，通常会在说明书中有相关记载的情况下让申请人对权利要求修改补充。

在有关权利要求撰写的规范上，有时候会出现权利要求的主题类型不清楚，通常情况下，权利要求会撰写成保护一种方法或产品，而有的权利要求会撰写要求保护一种“结构”，而这样的描述方式，既不是一种产品也不是一种方法，会导致主题名称不清楚，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

当权利要求中出现多种技术特征的并列结构时，也容易出现歧义，以申请号“2013101637915”的专利申请为例，其在权利要求中出现了如下表述方式“在字节变换运算单元连接第二选择器、第三选择器和第四选择器之间设置有一个寄存器”，而这样的表述，容易导致本领域技术人员不清楚是在字节变换运算单元和第二选择器之间设置一个寄存器，第三选择器和第四选择器之间也设置一个寄存器，还是在字节变换运算单元与三个选择器的连接处之间设置一个寄存器，从而导致权利要求不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

另外还有三种比较常见的权利要求撰写不清楚的情况，一种是在同一领域中，有的技术特征可能会有多种表达方式，而申请人在进行撰写时，很容易将同样的特征用不同的方式描写出来，如“模拟电压信号”和“模拟电信号”“PIN光电转换器”和“PIN光电二极管”，“N个同步光脉冲”和“N个同步光脉冲”“物理节点”和“物理结点”等等，有关这样的情况，在实践操作中，通常都会让申请人对权利要求的相关特征进行一致性修改；另一种是有关“所述”“其”等这一类指代性词语的使用，通常是为了使权利要求的表述更为清楚简洁，但有的时候会出现在前引用的特征并没有记载在相关的权利要求中，因此这样的表述方式会因为缺少引用基础而导致权利要求不清楚，而有关这一类的描述方式，在实践过程中，通常会要求申请人对这类表述进行删除；还有一种是申请人在撰写时，仅仅请求保护“一种方法”或者“一种系统”，而并没有写明该方法或系统所涉及的技术领域，这样的主题名称的撰写方式也是不清楚的，需要申请人对所要求保护的技术领域进行清晰明确的描述。

在进行专利审查时，通常会给申请人提供对比文件，而申请人在对该对比文件认可的基础上，基于该对比文件中涉及的相关技术方案对专利申请进行修改，但有时候为了克服实质性缺陷，在修改时容易出现不清楚的情况。如以申请号为“2013800097778”的专利申请为例，其在第一次修改后，在多项权利要求中添加了“不至少部分地基于所述进程是前台进程来调节所述接收窗口”，而有关“不至少部分地”的表达方式，很容易使权利要求产生歧义，导致其不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

（四）《专利法》第三十一条第一款

《专利法》第三十一条第一款规定，“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型”。单一性条款的使用，可以避免行政资源的浪费，同时一个总的发明构思也便于对专利相关技术内容进行检索审查［4］。

一专利申请，要求保护一种偏移正交相移键控调制方法、装置和数字信号发生器，而在其最后一组权利要求中，其要求保护的技术方案，与前述独立权利要求并无相同或相应的特定技术特征，独立权利要求1要求保护一种偏移正交相移键控OQPSK调制装置，独立权利要求14与独立权利要求1之间相同的技术特征是产生数字形式的OQPSK调制信号，而对本领域技术人员来说产生数字形式的OQPSK调制信号是本领域的公知常识。因此独立权利要求14与独立权利要求1之间没有相同或相应的特定技术特征，不具备单一性，因此不符合《专利法》第三十一条第一款的规定。

（五）《专利法》第九条

《专利法》第九条规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权”［5］。

在审查中，通常会遇到的情形是，一件专利申请，首先授权通过了实用新型专利，而就同样的内容也同时申请了发明专利。例如一专利申请，要求保护一种量子密钥分配系统中同步光的自动标定装置及方法，在进行检索时，检索到一篇公开号为CN204131536U的实用新型专利，是名称为“量子密钥分配系统中同步光的自动标定装置”的并已于2015年1月28日被授权并公告的实用新型专利，其专利权人（安徽某量子科技股份有限公司）与本申请的申请人相同，申请日是2014年7月24日，也与本申请相同，该已被授权的实用新型的权利要求1、2分别与本发明申请的权利要求1、2的保护范围完全相同，因此，两者属于同样的发明创造。因此本发明申请的权利要求1、2不符合《专利法》第九条第一款关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。

（六）《专利法》第二条、第五条、第二十五条

《专利法》中第二条、第五条和第二十五条中对可授予专利权的客体作出了规定，在审查之初，审查员需要首先确定权利要求请求保护的方案是否在可授予专利权范围内。对于通信领域申请，经常涉及到的客体类问题是不构成《专利法》第二条第二款中规定的技术方案，和符合《专利法》第二十五条第二款规定的智力活动的规则和方法。以申请号为“2017105952103”的案件为例，权利要求1请求保护一种导频序列设计方法，但在实际记载中，其仅仅采用数学方法对序列进行了运算，并没有明确写明通过这一运算进而得到结果并将该结果应用到某一具体技术领域以解决实际的技术问题，达到了某种技术效果，因此属于智力活动的规则和方法，不属于专利法可授权的客体。

另外，极个别申请也可能存在违反法律、社会公德或者妨害公共利益的情况，此类申请往往撰写比较隐晦，审查员切不可掉以轻心。以申请号为“201310702530.6”的案件为例，该申请主题涉及一种拒绝服务攻击的方法，而非拒绝服务攻击的防范/测试方法，其具体方案的直接目的及效果即为实现低速率攻击目标，运用或实施本申请中的发明，会使被攻击的服务器或计算机的处理功能遭到破坏，会干扰网络正常功能，会对网络系统安全造成非常严重的后果，属于给公众或社会直接造成危害、破坏公众通信正常秩序的情况。根据《专利法》第五条第一款的规定不能被授予专利权。

二、结语

通过对《专利法》中一些在专利实质审查过程中常用法条的分析，可以看出，《专利法》的每一个条款对于专利审查的作用都很重要，对于一件专利申请的审查，不仅需要考虑“三性”条款，同样还会使用到其他“非三性”条款，通过对这些条款的分析研究，可以提高这些法条应用在实质审查过程中的明确性，有益于实质审查的高效准确。