涉外定牌加工行为商标侵权判定探析——从“PRETUL”案到“HONDA”案

◎ 金梦茹 王 怡

提 要:

2019年最高法在“HONDA”案中，作出国内加工商行为构成商标侵权的再审判决，再度将涉外定牌加工中商标侵权判定这个悬而未决的问题推至理论界和实务界的视野。本文认为涉外定牌加工中商标侵权判定应用商标法基本原理来解决，认为国内加工商贴附标志的行为不构成商标法意义上的“商标使用”行为，我国在立法上应明确“商标使用”的构成要素，明确商标使用在商标侵权构成中的前置性地位，建议出台司法解释严格规定涉外定牌加工行为的构成要件。

一、问题的提出

2015年11月，“PRETUL”案件①最高人民法院(2014)民提字第38号民事判决书。中最高人民法院（以下简称“最高院”）以“加工商贴附标识的行为不能被认定为商标意义上的使用行为”为由作出加工商行为不构成商标侵权的再审判决。期间“东风”案②江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第00036号民事判决书。中的加工商在经历江苏省高级人民法院（以下简称“江苏高院”）二审判定商标侵权和最高院再审改判商标不侵权的过程中，江苏高院所运用的加工商“未尽审查注意义务+实质损害商标权人利益”判定思路一度将涉外定牌加工商标侵权问题推向争议之峰。

2019年，最高法在“HONDA”案中，以“在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的商标的使用”，“被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能，同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性”①最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书。为由作出加工商行为构成商标侵权的再审判决。“HONDA”案的再审判决再一次将涉外定牌加工②定牌加工，即是指Original Equipment Manufacturing，直接翻译成中文为：原始设备的制造企业，其并不是一个法律术语，而是一种“代工生产”方式，指一厂商按照另一厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产。本文所述涉外定牌加工，是指国内加工方接受境外商标权人或者商标使用权人的委托，按照其要求生产产品并贴附商标，并将产品全部交付境外委托方并由其在境外销售的一种贸易形式。中商标侵权判定这个悬而未决的问题推至理论界和实务界的视野中。

综上所述，对于涉外定牌加工中加工商行为是否构成商标侵权的判定思路有二：一是以最高院为代表的部分法院以商标侵权原理为判定思路，从判定加工商的行为是否构成“商标使用”，是否造成消费者混淆为出发点对加工商行为进行判定。二是以江苏高院为代表的部分法院以加工商是否履行“审查注意义务”为思路，判定其行为是否构成商标侵权。

笔者认为，以加工商是否履行“审查注意义务”作为判定加工商是否承担商标侵权责任的标准不符合法律逻辑。在现代侵权法中, 无论是大陆法系还是英美法系, 注意义务是过错侵权责任的核心要素。③张民安：《过错侵权责任制度研究》，中国政法大学出版社2002 年版，第286页。以“注意义务”作为侵权判定的标准，一般适用于过错侵权中，并以发生实际损害结果为要件。过错问题应是直接侵权责任和间接侵权责任的基本分界线。④孔祥俊：《知识产权保护的新思维》，中国法制出版社2013年版，第173页。间接侵权的成立需以直接侵权的成立为前提，并需充分考虑行为人的主观过错。另外，若以“注意义务”作为免责要件，所针对的应是间接侵权行为。在涉外定牌加工中，使标志发挥识别功能的主体应是境外委托商，其行为引起消费者的混淆则会构成直接侵权，此时国内加工商可能会构成间接侵权。在此背景下，此时若国内加工商履行了审查义务，则其仍构成侵权，但可以免除赔偿责任；若加工商未履行审查义务，则需要承担侵权赔偿责任。对于涉外定牌加工而言，由于根据商标地域性原则，境外委托商是否构成侵权不应归属于我国法院管辖，即我们无法追究境外委托商的责任，无法确定境外委托商的直接侵权责任，又如何追究加工商的间接侵权责任？因此，以是否履行“审查注意义务”作为侵权责任承担的判定标准，不符合法律逻辑，不具有实际意义。总之，笔者认为应回归商标本质，用商标法基本原理来解决涉外定牌加工商标侵权问题，即围绕国内加工商贴附标志的行为是否构成商标法意义上的“商标使用”行为进行研究。

二、涉外定牌加工与“商标使用”

（一）“商标使用”的界定

“商标使用”应当是商标侵权判定的前提条件。无论是商标的本质还是商标法保护的核心，“商标使用”贯穿了整个商标制度。

首先，以商标的本质为视角，商标是商品或服务提供者为了将自己生产的产品或者是所提供的服务，和其他产品及服务加以区分，从而使用的一种标识。商标构成具有三要素：（1）是一种标志；（2）该标志由生产经营者使用在商品或者服务上；（3）该标志具有识别商品或服务的功能。⑤文学：《商标使用与商标保护研究》，法律出版社2008年版，第10页。商标的根本属性是识别功能，是该标志区别于其他标志的关键。一般情况下，生产经营者将标志作为商标来使用欲达到的目的与该标志发挥了识别商品来源的作用的客观效果是相统一的。特殊情况下，即生产经营者并无将标志作为商标使用的意图，但在实践中，通过消费者的识别，该标志客观上发挥了识别商品或服务来源的功能，成为事实商标。由此，消费者应是商标判定的主体，发挥识别商品或服务来源功能的标志才能成为真正意义上的商标。

针对涉外定牌加工中商标侵权判定问题，本文建议出台司法解释，严格规定涉外定牌加工行为的构成要件。图/中新社

其次，以商标法保护的核心为视角，商标法所保护的并不是商标标志本身，而是凝结在商品中的商誉。①文学：《商标使用与商标保护研究》，法律出版社2008年版，第17页。只有使商标与特定的商品或者服务结合在一起，并具有使消费者接触的可能性时，才有可能获得积极的评价，形成和积累与之相关的商誉。此时，商誉的获得是以消费者的评价为中心，消费者是商品或服务优质性判断的主体。脱离消费者，仅依靠高品质的商品和服务也无法获得商誉，商标更形同虚设。由此，商标法所保护的是凝结在商品中的商誉，而商誉的获得与消费者具有不可分割的关系。

最后，以消费者主导作用得以发挥的前提为视角，商标的形成、商誉的获得都依赖于消费者主导作用的发挥。以发挥来源识别功能为目的的使用商标、使商标和商品或服务进行结合到能够使消费者感知到商标的标识性，能够对商品做出积极评价，都离不开一个重要的环节，即让消费者能够接触或者以消费者接触为目的的流通环节。另外，从商标功能的产生、商誉的积累来看，商标的价值都是在商业活动中使用产生的，在商业活动中使用应是商标受法律保护最基本条件。②张玉敏：《论使用在商标制度构建中的作用——写在商标法第三次修改之际》，载《知识产权》，2011年第9期，第3页。因此，只有以区分商品来源为目的的使用商标、将商标用于商品之上，并最终将商品及所附商标投放于市场，使商品及所附商标与消费者产生实际联系，消费者对商标判定、对商誉形成的主导作用才能得以发挥。

笔者认为，商标进入流通领域是商标使用行为的判断要素。一方面，从商标本质特征角度出发，商标使用需是进入流通领域的使用。商标是凝结在商品中的商誉，商誉的形成过程是消费者和商标之间的循环认证过程，而这个循环过程得以完成的基础是，商标处于流通领域；另一方面，以商标侵权的本质为视角，侵权人对商标识别功能的破坏是商标侵权的本质，即导致商标信息的传递出现混乱，割断了消费者与商标之间的循环认证过程。因此，笔者并不赞同在“HONDA”案最高院把与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者认定为“相关公众”，认为被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。①最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书。商标只有进入流通领域，在消费者和商标之间形成循环认证的过程，商标的真实作用才得以发挥。

综上所述，商标的根本属性是识别商品或服务来源，经营者通过在商业活动中使用商标，即将商标用于商品或服务，投放于市场，使消费者可以接触，以期消费者产生积极的评价，从而积累商誉，最终使消费者能够识别自己的商品或服务，从而获取经济利益。所以，笔者认为我国商标法所规定的“商标使用”必须符合以下条件：（1）使用的核心：用以识别商品或服务来源，其主观意图是使消费者通过商标识别自己的商品或服务。（2）使用的性质和目的：应是在商业活动中使用，即使用主体应是经营主体，目的是通过对商标的使用、利用商标的价值促进自己商品或服务的销售，以达到营利效果。（3）使用的时间：在商品流通环节使用，即消费者具有接触的可能性的环节。例如，我国商标法规定以识别来源为目的将商标用于广告宣传、展览和交易文书等方式，都属于消费者可能接触的使用方式。

（二）涉外定牌加工商使用标识行为的判断

首先，“商标使用”应是用以识别相应商品或者是识别特定的服务来源，之所以使用商标，最为重要的意图是为了能够确保消费者可以通过商标而识别出自己生产的产品或者是自己提供的服务。但在涉外定牌加工中，加工商并不具有使消费者通过商标识别自己商品的主观意图，加工商贴附商标的意图是使委托商认可自己的产品。

其次，“商标使用”应是商业活动中的使用，即使用主体应是经营主体，目的是通过对商标的使用促进自己商品或服务的销售以达到营利效果。涉外定牌加工合同是加工承揽合同，所涉及的商品及所贴附的商标仅是加工方付出劳动为获得相应报酬的载体。实际销售商品的是境外委托方，加工方既无销售商品的意图也无销售商品的行为，其最终获得的“利益”和商标价值无关，是依据其机械性劳动所获得的报酬。因此加工方的行为并不符合商标使用的目的。

最后，“商标使用”应是商品流通环节的使用，即在消费者具有接触可能性的环节以销售商品或服务为目的使用商标，并使其发挥来源识别功能。但在涉外定牌加工中，在我国法域内，商标使用的阶段并不具有使消费者接触以发生混淆的可能性，即贴附商标的商品不会进入国内市场流通，加工方贴附的商标并不在国内发挥识别功能。依据商标的本质和功能，加工方的行为实质上是使用标志行为，而不是“商标使用”行为，在中国境内并未实现商标的识别功能，也未产生“商标使用”的效果。

根据对商标使用核心、目的和使用阶段的理解，涉外定牌加工中，“商标使用”的主体应是提供商标并委托生产的境外委托方。第一，境外委托方的目的是直接利用商标促进自己商品的销售，其指定商品和商标，加工方按照要求加工完成后交予境外委托方，委托方依据商标价值销售商品最终获得利益。境外委托方提供商标并委托贴附的目的是销售产品，此行为符合“商标使用”的目的。第二，境外委托方促使商标处于流通阶段，让国内加工商生产的产品及其贴附的商标进入流通领域，使商标在境外发挥识别功能。“商标使用”的判定应归结为一种效果判断，依据消费者的认知，追求识别功能的实现。所以无论“商标使用”的方式发生怎样变化，但只要是以商标发挥来源识别功能为目的的使用，都属于商标使用。委托方虽以代工的方式省略了商品的生产环节，但并未改变其“商标使用”的性质。所以，根据“商标使用”目的及效果判断，在涉外定牌加工中，境外委托方才是商标使用的主体。

综上所述，在涉外定牌加工中，境外委托方才是“商标使用”的真正主体，而境内加工方的商标贴附行为并不构成“商标使用”，不具备商标侵权的前提条件，因此不可能存在“混淆可能性”问题，不构成侵权。

(三）严格界定涉外定牌加工行为

建议出台司法解释对涉外定牌加工行为作出明确规定，以维护司法判决的统一性。明确规定：涉外定牌加工是指国内加工企业接受境外企业的委托，按照其要求生产产品并贴附商标，最终将产品全部交付境外企业并由其在境外销售的一种贸易形式。

首先，境外企业需对所提供使用的商标享有合法权利，其是商标权人或者是商标被许可使用权人。其次，境外委托企业须承诺加工商加工完成后的商品全部销往境外，不在我国销售。最后，我国加工商应尽到合理的审查注意义务，应要求境外委托商提供其商标注册证、许可合同等，进行合理的形式审查，以证明其属于真正的贴牌加工行为。①孔祥俊：《知识产权保护的新思维》，中国法制出版社2013版，第15页。

笔者认为，不能以“审查注意义务”作为加工商商标侵权判定的标准，文章第一部分已经说明原因。但是，基于合同交易中的诚实信用原则，其可以作为涉外定牌加工行为判定的条件之一。加工商在接受委托时需对委托商的权利进行最基本的核查，这也是证明其属于涉外定牌加工的形式要件。当然，“审查注意义务”必须是合理范围内的审查，要求境外委托商提供其商标注册证、许可合同即可。如“HONDA”案，国内加工商已经审查得知缅甸委托商享有对贴附商标的专有权。如果让国内加工商承担过高的审查注意义务，则会加重其负担，进而损害国内加工商的利益。

我国目前正处于创新驱动发展战略深入实施阶段，更需要提高我国的知识产权保护水平，严格知识产权保护的基本要求，因此，将“审查注意义务”作为涉外定牌加工行为判定的条件之一，具有可操作性。若尽到审查注意义务，再结合其他条件判定加工商行为构成涉外定牌加工行为，此时加工商行为不构成商标侵权；若未尽到审查注意义务，则结合其他情况再来判定其行为的性质。综上所述，建议出台司法解释，严格规定涉外定牌加工行为的构成要件，给国内加工商一个明确的判定标准。