由一则案例看跨境电商出口中专利侵权的风险及防范

牟群月

摘要：跨境电商作为一种新的贸易方式，在国家政策的大力支持下得到了迅猛发展，而随着交易规模的不断扩大，跨境电商知识产权的摩擦也日益增多，其中尤以专利侵权最为棘手。本文通过对一则跨境出口专利侵权案件的详述，分析专利侵权产生的原因及风险，并提出有针对性的防范措施和后续建议。

关键词：跨境电商;专利侵权;专利优先权;风险及防范

在跨境电商出口贸易中，存在着对境外市场份额的激烈争夺，而专利技术逐渐成为大量跨境电商企业的安身立命之本，也是取得竞争优势的利器。华为事件使得专利技术的重要性日益凸显，并受到广大企业的高度重视。跨境电商企业通过获取专利设定技术门槛，以此占据国际贸易赛道的先发优势。同时，专利权虽然具有地域性，但对其效力的评价又遵循绝对新颖性和创造性，因此，跨境电商企业是否注重专利的系统布局和设计，直接关系其能否在跨境贸易中获取竞争优势。笔者尝试从一典型的涉及跨境电商专利侵权纠纷案着手，来梳理跨境电商企业可能遇到的常见专利问题及风险，并给出应对之策和后续建议。

一、案情介绍

骑客公司是一家从事电动车研发制造和出口的科技企业，在专利领域深耕多年，其在中国国内享有ZL201520407602.9号“一种改良电动平衡车”实用新型专利权及一系列关联专利，并以其在先申请的ZL201410262353.9号“纵向双轮车体”发明专利为其主张的优先权依据。波速尔公司曾与骑客公司签订知识产权授权使用合同，获准使用骑客公司的涉案专利，并约定，若波速尔公司制造和销售的产品上未使用骑客公司授权的指定标识，即为非授权产品。后来波速尔公司未经许可为骑客公司的竞争对手代工，并贴附了该竞争对手的商标，而未使用骑客公司授权的指定标识。该产品经宁波海关出口时，被骑客公司以专利侵权为由申请予以扣押。波速尔公司通过向宁波海关提交了未侵权的初步证据及保证金，使得海关放行其被扣押的货物。骑客公司随后即向宁波市中级人民法院提起侵权诉讼，要求波速尔公司承担停止制造销售侵权产品并赔偿损失100万元的专利侵权责任。

本案历经一审、二审及最高人民法院的再审审查，法院生效裁判认为，波速尔公司虽对产品的技术进行了一定改动，并相对于骑客公司的涉案专利权利要求增加了部分技术特征，但被诉侵权技术方案仍然完全具备了权利要求记载的全部技术特征，落入了骑客公司专利权的保护范围。骑客公司就涉案专利所主张的优先权成立，优先权日即视为涉案专利申请日，波速尔公司提交的作为现有技术抗辩的比对文件在时间要件上不能成立，其抗辩不能得到支持。波速尔公司为他人代工，且未按约贴标的行为，既构成对知识产权授权使用合同约定的违反，同时又侵害了骑客公司的涉案专利权，应承担停止侵权、赔偿损失的侵权责任。

二、案情分析

本案例是一起在跨境电商出口中发生的典型专利侵权案，案件双方均为浙江省内的主要电平衡车生产商，法院的最终裁判结果对国内乃至中美之间的电平衡车贸易都产生了一定的影响。本案例涉及到多个跨境电商出口中易发的专利问题，值得引起相关跨境电商企业的高度关注。

（一）误读专利侵权判断规则的风险

本案例中，因为骑客公司要求波速尔公司承担侵权责任，所以被诉侵权技术方案是否落入骑客公司涉案专利权的保护范围是本案例的主要争议焦点之一。发明或实用新型专利权的侵权判断采用全面覆盖原则，即需审查被诉侵权技术方案是否包含了与权利人所主张据以确定专利权保护范围的权利要求所记载的相同或等同的全部技术特征，若被诉侵权技术方案不完全具备涉案专利权利要求所限定的全部技术特征，则不落入涉案专利权的保护范围。如果被诉侵权技术方案在完全具备涉案专利全部技术特征的基础上，另行增加技术特征以实现额外的技术功能，即所谓的“锦上添花”，并不影响侵权的判定。本案例中，与涉案专利权利要求记载的技术特征相同或等同的技术特征在被诉侵权技术方案中均得以呈现，应认定落入了涉案专利权的保护范围，虽然波速尔公司在被诉侵权电平衡车电池部分的设计上采用了方便拆装的卡合装置，但电池的安装位置仍然符合涉案专利的对应限定描述，所以并不影响专利的侵权判定。实践中有部分技术人员认为只要通过增加技术特征，实现额外技术效果的方式即可规避专利侵权，实际上存在对专利侵权判断规则的误读，隐含了较大的侵权风险。

（二）违反专利授权许可使用合同的风险

专利技术主要通过自我研发、受让或许可取得。在通过获取许可实施专利技术时，应严格按照许可合同的约定履行。我国《民法典》第八百六十七条规定，专利实施许可合同的被许可人应当按照约定实施专利，不得许可约定以外的第三人实施该专利，并按照约定支付使用费。本案例中，双方曾有良好的合作关系，波速尔公司已获得骑客公司的专利授权，可以依约实施相关专利，并可贴附骑客公司认可的商业标识进行出口销售，以获取相应的经济利益。同时，该合同明确约定波速尔公司使用涉案专利技术所生产的产品若贴附的标识未经骑客公司认可，即使该产品系严格按照授权专利生产制造，仍应视为非授权产品。波速尔公司在未按约使用产品标识的情况下，自然无从依据合同行使相应抗辩权利，已构成违约。同时，若该产品落入涉案专利权的保护范围，则亦构成对专利权的侵害，实际上就产生了违约责任和侵权责任的竞合。《民法典》第一百八十六条规定，因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承擔违约责任或者侵权责任。本案例中，波速尔公司即面临上述困境。所以，专利许可实施过程中，需要当事人在许可合同缔约之时，就要审慎对待合同条款的约定，只要该条款是基于双方真实意思表示所订立，不存在无效或可撤销或效力待定的情形，即属于对双方均具有法律约束力的约定，违反即需按约承担法律责任。

（三）行使现有技术抗辩存在的风险

在专利侵权诉讼中，如果被诉侵权方能够证明其实施的技术属于现有技术，即属于专利申请日以前在国内外为公众所知的技术的，则不构成侵犯专利权。但如果专利权人主张的优先权成立，则优先权日视为申请日，用作现有技术抗辩的技术文件公开时间不仅要早于该专利的实际申请日，并且应该早于优先权日方为适格的比对文件。本案例中，经法院审查认定骑客公司主张的涉案专利与优先权文件属于相同主题，所以骑客公司主张的优先权成立。而波速尔公司据以主张现有技术抗辩的专利文件申请日与涉案专利的优先权日为同一天，即不具备现有技术的比对资格。因此，跨境电商企业如果未能对时间节点予以充分重视和准确把握，则容易使现有技术抗辩落空。

（四）出口时未合理使用或有效应对海关保全措施的风险

目前，跨境电商企业在遭遇知识产权摩擦时，容易忽视海关对及时有效保护知识产权的重要作用。对权利人而言，要有效维护自己的权利，就要尽可能及时制止侵权行为，斩断侵权链条，避免损失扩大化。这就需要在侵权货物出口前通过海关保全的方式及时予以扣押，否则待侵权货物已“远走高飞”而无法固定证据，维权就无从谈起。而对于出口企业而言，如果货物因涉嫌知识产权侵权而被海关扣押，却未能积极正确应对，就可能因延迟交付而承担高额违约金，并且还可能承担高额的海关仓储费用及后续可能的侵权责任，隐含较大的经营风险。本案例中，骑客公司和波速尔公司分别合理使用以及有效应对了海关保全措施，成功避免了一定的经营风险。

三、案例启示

（一）对专利保持敬畏之心，提高知识产权保护意识

跨境电商企业应充分尊重他人知识产权，特别是新进入某一产品领域，建议委托专业机构对该产品的目标市场专利状况开展细致全面的检索、评价、分析，并在此基础上对自有产品进行改进，力求不落入在先专利权的保护范围，以确保贸易的安全性和有效性，避免被诉侵权，努力降低经营风险。其中，技术特征的改造要按照全面覆盖原则对他人在先专利予以严格规避，否则如前文所述，“锦上添花”式的技术改造，仍可能导致自身产品落入他人专利权的保护范围。同时，跨境电商企业应特别注重对自有技术的专利保护。根据专利法规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。其中特别是新颖性要求该发明或者实用新型不属于现有技术，也不属于抵触申请。所以跨境电商企业在技术研发过程中，应严格采取保密措施，避免技术的不当泄露，比如发表学术论文、在展会公开展示或销售等，均可能构成专利法意义上的公开，至于上传朋友圈，虽然并非一概构成公开，但若该微信作为宣传推广产品的营销工具，并且朋友圈内容也对所有人可见，此种情形同样可以认定该技术方案进入了公知领域。若在专利申请之前，跨境电商企业已经以上述等方式公开技术方案，使之处于公众想获知就能获知的状态，则该技术方案就会因此丧失新颖性，而难以再被授予专利，所以广大跨境电商企业应尽量避免此类公开行为的发生。

（二）充分利用优先权制度，做好专利布局

基于知识产权保护的地域性及现有技术抗辩的普世性，跨境电商企业要充分认识到优先权的重要性，可通过依托优先权，以该专利为基础发展专利族群，积极在目的国提出相同主题的专利申请，通过各有侧重的专利技术特征增减、组合，呈现不同文本的权利要求书，更完善合理地进行专利布局，以织密自身的专利保护网。一旦发现被侵权，可根据侵权产品的具体情况而选择与之最接近、最贴切的专利提起侵权诉讼，既能保证最大的胜诉可能性，也能确保占据相对稳固的优势竞争地位，以最大限度维护自身的合法权益。

需要指出的是，在专利证书上载明优先权文献，并不意味着该专利将当然享有优先权，仍需要审查该优先权是否成立。优先权成立要求涉案专利与优先权文件属于相同主题。依照《专利审查指南》规定，专利法所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。法院在骑客电平衡车案件中对此进一步作出了清晰界定：若涉案专利所描述的技术方案、所要解决的技术问题等均在主张优先权的在先专利申请文本中得以体现，得到该在先专利申请文本的支持，并无增加新的发明创造内容，即符合享有优先权的条件。此外，优先权的成立与否需要就权利要求进行逐项审查，并非对专利技术方案的整体评判，跨境电商企业在主张优先权时应予以特别关注。

（三）充分利用和有效应对海关知识产权保护制度

跨境电商企业可以充分利用我国《知识产权海关保护条例》的规定，积极向海关总署申请知识产权备案，方便海关根据备案情况进行主动检查，企业可借此有效节约维权成本、提高权利保护强度。跨境电商企业一旦发现侵权货物即将进出口，要及时采取有效措施制止侵权，并尽可能避免侵权损害进一步扩大。在向货物进出境海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请时，应尽量多了解侵权产品信息，争取一次性扣押到位，以及时保护自身合法权益。

而对于被扣押货物的发货方和收货方而言，在权利人申请海关扣押货物的情况下，可在向海关提供与货物等值的担保金后，请求海关放行其货物，尽量减少因被扣押可能遭受的违约赔偿等损失。当然，在实际业务中也不排除权利人以垃圾专利进行滥诉，以专利投诉之名，行不正当竞争之实。被投诉方在符合程序要件的情况下，可以提起确认不侵权诉讼;如果权利人向海关申请保全有误，被投诉方还可专门提起“因申请海关知识产权保护措施损害责任纠纷”之诉，要求权利人赔偿其为应对扣押所可能承担的担保金利息损失、仓储费和代理费等损失。

（四）有效行使合法来源抗辩

合法来源抗辩是善意销售商等主张不承担赔偿责任的常用抗辩方式。根据《专利法》第七十七条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。该抗辩的成立需要具备主观和客观两方面要件，一方面跨境电商企业如果作为销售商在主观上应无侵权故意，善意而不具有可责性;另一方面，侵权产品能被证明系源自第三方。

主观要件的评判。由于专利权一般不具有知名度，一般推定销售商为善意，但笔者认为，如果跨境电商企业作为销售商是从他人处购得产品后加贴自己的商标对外销售，则又另当别论。因为对于消费者而言，除商标外并无其他识别商品来源的标识，此时，销售商获取了作为名义生产者的利益，在赚取产品差价的同时为自身积累商誉，所以应承担比普通商品转售者更高的注意义务。即使该销售商能证明产品确实源自第三方，仍需要证明其对提供者的专利权状况进行过合适审查。比如在购入产品时已对该产品是否可能侵害他人知识产权进行过合适检索，并向提供者作适当询问，否则在此类贴牌销售商未对侵权产品进行任何形式审查的情况下，容易被认定其未尽到合理的注意义务，合法来源抗辩因此不能成立。

客观要件的评判。跨境电商企业作为销售商应举证证明侵权产品确实源自第三方，并非其自行制造或提供技术方案委托他人制造。需要注意的是，仅有销售商与第三方之间的互相认可并不能被认定具有合法来源，而是需要销售商提供双方之間的购销合同、相应货物及货款的交付凭证等证据对商品来源加以证实，避免销售商假借合法来源抗辩而逃避承担侵权责任。当然针对不同行业应有不同的证据要求标准，以妥善认定侵权产品是否确实源自第三方。所以，跨境电商企业应规范进货流程，注意妥善保存进货凭据，力求为可能的合法来源抗辩夯实扎实的证据基础。

（五）完善配套机制，积极进行海外维权和应诉

跨境电商企业遭遇的专利纠纷往往涉及到跨境争议解决，大部分企业并不具备足够的专业能力和经济实力去应对，所以经常会选择放任侵权发生或消极应对侵权指控，拱手让出市场。而随着我国跨境电商出口规模的日渐扩大，必须有效破解上述困境，完善配套机制，积极进行海外维权和应诉，这也是我们跨境电商企业做大做强的必经之路。

首先，对于具有强烈的海外市场拓展意愿的重点跨境电商企业来说，要形成“兵马未动粮草先行”的意识，积极在目的国进行专利注册，并及时进行维权。其次，相关政府部门和行业协会应组织精干专业力量，深入研究各跨境电商平台的知识产权规则，制定行之有效的侵权投诉应对策略，积极为跨境电商企业的出海保驾护航。再次，相关政府部门应加大政策扶持力度，推广适用海外知识产权诉讼费用保险等创新制度和举措，给跨境电商企业的海外维权和应诉提供坚实的经济支撑。