对驳回时机中的听证原则和程序节约原则的思考

黄 洁 童其磊 焦 文

一、引言

对于进入实质审查的专利申请而言，实质审查程序主要由以下三种情况终结：授权、驳回和撤回。其中驳回是行政机关作出的不利于申请人的决定，对申请人而言关系重大，与其他情况相比较，在审查实践中对于驳回的争议也较多。审查员在驳回时除了有理有据外，还需要准确把握驳回时机。《专利审查指南》规定，在驳回专利申请时，应当遵循听证原则和程序节约原则，但如何把握、平衡听证原则和程序节约原则是审查实践中的疑难点。

下面，从法理学角度简要阐释专利实质审查遵循听证原则和程序节约原则的目的，以及听证原则和程序节约原则的相互关系，加强审查员对立法宗旨、立法目的的理解，为正确适用《专利法》和《专利审查指南》，兼顾听证原则和程序节约原则，正确把握各类案件的驳回时机提供参考。

二、听证原则和程序节约原则

听证原则是行政法领域的一项重要原则，是行政部门在作出不利于行政相对人的决定时，听取行政相对人陈述、申辩、质证的程序。对于专利实质审查而言，作出驳回决定，意味着国家知识产权局认定一件发明专利申请不能被授予专利权，对申请人而言关系重大。因此，《专利审查指南》第二部分第八章第2.2节规定：审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和／或修改申请文件的机会，只有当申请人在指定期限内未能提出克服审查意见通知书所指出的缺陷的证据和理由，也未对申请文件进行修改使之符合《专利法》和《专利法实施细则》的有关规定，才能作出驳回决定。即审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人①中华人民共和国国家知识产权局.《专利审查指南》[M].北京：知识产权出版社，2010：151-152，173.。这就是《专利法》意义上的听证原则。

程序节约原则，顾名思义，要求行政机关尽可能简化程序，提高效率。专利审批作为一项行政审批，应当满足行政法高效便民的原则，这就要求行政机关在合法的基础上尽可能简化审批事项的手续，降低审批事项的社会成本，节约行政资源，提高办事效率，提升行政效能，获取更大的社会效益。对于专利实质审查的程序节约原则，《专利审查指南》第二部分第八章第2.2 节规定：程序节约即要求审查员尽可能地缩短审查过程，设法尽早结案，尽量减少与申请人通信的次数②同注释①。，即通过减少通信次数实现审批程序的简化，在节约行政资源、降低申请人投入成本的基础上为申请人提供优质便捷的服务。

（一）遵循听证原则和程序节约原则的目的

听证原则体现的是法的公正价值。专利实质审查是依照《专利法》进行的，《专利法》在第四章规定了专利申请的审查和批准，即专利审查必须依照法定程序进行。可见，专利实质审查实质上是《专利法》的实施，具有浓厚的司法性质。而法的实施必然要体现法的价值，法最重要的价值之一便是公正价值，包括实体公正和程序公正。一方面，程序可以为实体权利的实现提供切实可行的保障，专利实质审查作为一项行政审批工作，拥有一定的行政自由裁量权，要求正当的程序对行政权力进行规范和制约，防止公权力滥用损害私权利；另一方面，程序本身应当被赋予公正性，而在专利实质审查中听证原则是体现和确保程序公正的核心原则。因此，专利实质审查中遵循听证原则体现的是法的公正价值，目的在于保障《专利法》实施过程中的公平正义。

程序节约原则体现的是法的效率价值。知识资源产权化的目的是为了提高知识资源的使用效率，效率是知识产权制度产生的基础，也是知识产权制度追求的重要价值目标。专利作为知识产权，因其自身特性对效率有着更高的要求。审查程序的过度延长会耗费大量人力、物力，追求效率的目的是为了以最少量的投入获得最大量的产出。对知识产权排他性创设的成本，也是为了在知识产权使用环节上取得更大的收益③和育东.知识产权法的效率价值及其实现[J]，电子知识产权，2006(6)：21-24.。专利作为创新性的劳动成果，其价值依赖于创新性而存在。如果在专利审批流程中耗时过长，因科学进步技术更迭导致专利价值减损甚至灭失，整个专利申请、审批流程便失去意义，这对保护和激励创新，倡导创新文化是不利的。因此，专利实质审查中遵循程序节约原则体现的是法的效率价值，而效率的最终价值是利益和进步。

（二）听证原则与程序节约原则的关系

听证的目的是保证公正，程序节约的目的是提高效率。如同公正与效率的关系，听证原则与程序节约原则也是对立统一的关系。在司法领域，在处理公正与效率的关系时，通常公正优先，兼顾效率。《专利审查指南》也明确规定，不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则。但牺牲效率追求绝对公正是难以高效推动经济发展的，因此，虽然听证原则优先于程序节约原则，但这种优先并不是绝对的。《专利审查指南》在第二部分第八章第6.1.1 节也明确指出，如果申请人对申请文件进行修改，即使修改后的权利要求仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次意见陈述和/或修改申请文件的机会，但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书（即同类缺陷两次听证），以兼顾听证原则与程序节约原则④同注释①。。也就是说，并不是每一次事实改变，都需要再次听证，同类缺陷两次听证后作出驳回决定则认为已经遵循了听证原则，这样实质审查才能兼顾听证原则与程序节约原则。

那么如何兼顾听证原则与程序节约原则呢？从立法本意出发，听证的目的除了通过与申请人进行意见交流，使得审查员能够对申请文件有更全面、深入的理解，以利于查清事实，发现真相外，另一个重要目的是使申请人直接参与到专利审批程序中来，给予申请人充分的申辩和/或修改申请文件的机会，让申请人从内心感受到审查程序的公正，从而接受审查结果。《专利审查指南》第二部分第八章第2.2 节关于“审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人”的规定，也是为了使申请人对专利的前景有一个心理预判。但是在审查过程中，申请人修改申请文件后，按照请求原则，审查员必须以申请人修改的文本为审查基础。这样听证的事实、理由、证据便处于不断变化之中。那么，听证到何种程度驳回不会超出申请人的心理预期，同时又能实现程序节约？下面通过案例分析，探讨在驳回中如何遵循、平衡听证原则和程序节约原则。

三、典型情况驳回时机的把握

在三性审查为主线全面审查的审查理念下，审查实践中，驳回案件主要涉及《专利法》第22 条第3 款、《专利法》第22 条第2 款，即新创性条款，其中涉及《专利法》第22 条第3 款即创造性的案件所占比例最大。虽然不同领域涉及不同驳回条款的比例有所差别，但几乎所有领域，涉及创造性的驳回是最多的。同时，这也是申请人接触最多、最为熟悉的一个条款。下面就以不具备新颖性和/或创造性为理由驳回的案例一（表1）进行分析、探讨。

表1 案例一

此时如何处理？审查实践中有以下两种观点：

观点一：不接受三通后的修改，发出不予接受的审查意见通知书。

理由如下：对于上述案件三通后“主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过”的修改方式，《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3 节规定，对于即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受。审查员应当发出审查意见通知书，说明不接受该修改文本的理由，要求申请人在指定期限内提交符合《专利法实施细则》第51 条第3 款（以下简称“R51.3”）规定的修改文本。到指定期限届满日为止，申请人所提交的修改文本仍不符合R51.3 规定的内容，审查员将针对修改前的文本继续审查，如作出授权或驳回决定。因此，按照《专利审查指南》的规定，上述案例三通后修改是不能被接受的，应当发出不予接受的审查意见通知书。

观点二：接受三通后的修改，直接作出驳回决定。

理由如下：一方面，依照观点一的方式处理上述案例，第四次审查意见通知书以修改不符合R51.3 为由发出不予接受的审查意见，则案件至少在第四次审查意见通知书后才能作出驳回决定，审查程序过分延长，有违程序节约原则，应当对上述案件三通后的修改予以接受。

另一方面，《专利审查指南》规定，同类缺陷两次听证即可驳回。本案二通后对申请文件进行修改导致事实改变后，已经给申请人再一次意见陈述和修改申请文件的机会，三通后修改涉及同类缺陷，满足《专利审查指南》规定的同类缺陷两次听证的原则，可以针对全部权利要求作出驳回决定。

上述观点中，观点一和观点二对不符合R51.3 规定的修改文本是否接受主要考量的是程序节约原则。观点一的做法符合《专利审查指南》规定，能够给予申请人更多的听证机会，最大程度保护申请人的利益，但没有兼顾程序节约原则而降低了审查效率。对于观点二的做法，第一，《专利法》及其实施细则并未明确规定，不能接受申请人在答复审查意见通知书时对申请文件进行修改而新增的权利要求。因此，是否接受修改属于可自由裁量的事项，接受修改并不违反法律法规。第二，《专利审查指南》规定对于上述修改不予接受，其目的在于防止进入实审后申请人在没有缴纳相应费用的情况下新增大量权利要求，增加行政部门的负荷。但如果接受修改反而能够节约程序，节约行政资源，降低申请人的成本，该做法与《专利审查指南》的规定殊途同归。基于上述理由，笔者支持观点二的做法。

对于表2 中二通后权利要求1 是否符合驳回时机，根据对新颖性创造性的内在逻辑关系的理解不同有以下两种观点：

表2 案例二

观点一：将新颖性和创造性的内在逻辑关系解释为对立的关系⑤张占江，汪卫锋.论专利法新颖性条款与创造性条款的逻辑关系[J].中国发明与专利[J]，2016(12) :97-100.。我国《专利法》对新颖性和创造性分别给出了明确的定义，就同一评价事实而言，新颖性和创造性也只能择一使用，适用新颖性便不能适用创造性，适用创造性便不能适用新颖性。具体到该案，一通指出的新颖性和二通指出的创造性为不同缺陷，二通后驳回不满足同类缺陷两次听证的原则，因此不符合驳回时机。

观点二：将新颖性和创造性的内在逻辑关系解释为包容关系。虽然《专利法》未对新颖性和创造性的是否具有关系或者具有何种关系进行规定或解释，但千科理相通，万法理可鉴，即使分属不同的法律体系，但法理相通相融，因而可将《专利法》放到整个法律系统中作体系解释，借鉴其他法律中相似的情况进行处理。在刑法领域，由于立法者的设定，使得甲、乙罪之间存在包容（完全法）和被包容（不完全法）的关系，行为符合甲罪的构成要件,必然也同时符合乙罪的构成要件，但行为人成立甲罪，而排斥乙罪的适用，即重罪包容轻罪⑥周光权，法条竞合的特别关系研究—兼与张明楷教授商榷[J].中国法学，2010(3)：158-171.。在专利实质审查中，从审查逻辑看，除抵触申请外，案件具备创造性，必然具备新颖性；案件不具备新颖性，必然不具备创造性，也即具备创造性的情况包容了具备新颖性的情况，不具备新颖性的情况包容了不具备创造性的情况。可见，新颖性和创造性的内在逻辑关系倾向于一种规范意义上的包容关系。因而，不具备新颖性在规范意义上能够被评价为不具备创造性。具体到该案，一通指出的新颖性和二通指出的创造性为同类缺陷，满足同类缺陷两次听证的原则，因此符合驳回时机。

对于上述解释的合理性也可以利用逆否命题思想进行论证，如果本命题成立，则逆否命题成立。由于只有案件相对于现有技术具备新颖性，才会进一步去评价其相对于现有技术是否具备创造性，即案件创造性的评价以其具有新颖性为前提。因此，当认定一件发明具备创造性，其必然具备新颖性。即本命题“如果案件具备创造性，则具备新颖性”成立，那么其逆否命题“如果案件不具备新颖性，则不具备创造性”也成立。具体到该案，一通指出其不具备新颖性，包含了其不具备创造性的评价，二通后指出其不具备创造性后，实质上已经满足同类缺陷两次听证的原则，因此利用逆否命题思想进行论证该案二通后也符合驳回时机。

对于上述处理方式，观点一将不同法律条款对应不同理由，不考虑法条之间的内在逻辑联系，或者即便考虑法条之间的逻辑联系，也不能突破这两个法条对应的是两个不同的理由，因此，本案二通后驳回是违背听证原则的。但是，按照该观点，保护范围较大的权利要求1 不符合驳回时机，保护范围较小的权利要求2 反而符合驳回时机，审查逻辑上会出现矛盾。观点二借鉴刑法领域的解释方法，从审查逻辑角度辩证了该案二通后驳回满足听证原则，能够对该处理方式作出一个合理解释。同时从逻辑学角度分析可对上述处理方式的合理性进行佐证。

由上可知，理论上该案二通后符合驳回时机。但审查实践中，除了法理外，也要考虑情理，无论如何解释新颖性和创造性之间的关系，新颖性和创造性毕竟是两个不同的理由，该案仅在二通时将不具备创造性的理由告知过申请人一次，随着二通后申请文件的修改事实发生改变，二通后并不满足明显的同类缺陷两次听证，此时驳回可能并不符合申请人的心理预期。另外，法的价值是多元的，各价值的位阶也不是一成不变的，在出台明确规定前，程序节约原则和听证原则难以平衡时，应当允许不同价值取向并存。在我国政府职能由“管理型”向“服务型”转变的大背景下，为了更好地服务群众，提升社会满意度，善意审查再发一次审查意见通知书也是具有一定意义的。

四、结语

通过对上述典型情况驳回时机的分析可以看出，听证是相对的，不是绝对的。在申请人参与到专利审批程序中来，并进行了充分的申辩和/或修改申请文件后，申请人对案件走向已经有了预判。再次修改涉及同类缺陷，用已通知过申请人的理由和证据可以驳回的，直接作出驳回决定并不会超出申请人的心理预期。对于同类缺陷，理论上，也可考虑法条之间的内在逻辑，将新颖性和创造性的内在逻辑关系解释为包容关系，并不违背听证原则，还能更好地兼顾程序节约原则。

另外，为了弥补法律规则的不确定性和滞后性，法律赋予了行政机关及执法人员自由裁量权，行政机关可以灵活地处理职权范围内可自由裁量的事务，以便于调整丰富多彩且千变万化的社会关系。事实上，实质审查过程中听证原则和程序节约原则的平衡实际上便是行政自由裁量权的行使。因此，在答复审查意见通知书时，对于申请文件进行修改增加新的权利要求是否接受，行政机关可自由裁量。如果行政机关认为该修改没有超出申请文件记载范围，且修改后的申请文件涉及同类缺陷，用已通知过申请人的理由和证据可以驳回的，其虽然不符合R51.3，但可以接受修改，以利于程序节约。这并不违反法律法规，反而有利于提高办事效率，节约行政资源。

专利实质审查是依法审查，但《专利法》和《专利审查指南》不可能穷举所有符合驳回时机的情形。因此，对适用的法律我们应当从立法宗旨、立法目的出发进行深入的理解，这样对疑难案件能够起到一个纲领性的指导作用。明晰听证原则与程序节约原则旨在实现法的公正价值和效率价值的目的后，能帮助我们正确理解《专利审查指南》关于驳回时机的相关规定的真正含义，更好地遵循、平衡听证原则和程序节约原则，更加准确地把握驳回时机，保证客观公正及时准确，为全面加强知识产权保护助力。