基于3GPP涉标案件的无效案件谈优先权的审查
2021-11-30潘小丹李韧
潘小丹 李韧
国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 北京 100160
引言
3GPP涉标案件是伴随着3GPP标准相关技术主题的预研、讨论而产生的，其技术方案具有较好的延续性，具备了利用优先权这一制度的基础，而随着3GPP标准相关技术主题的讨论的进行，标准中所倾向于采用的方案也在不断修改、细化，最后写入标准的方案与上述已提交的专利申请存在诸多不同，为了能够享有相同的相关日，申请人倾向于利用优先权制度，提交在后申请时将请求保护的方案修改为与标准相对应[1]。
1 通信领域无效案件基本情况
选取通信领域中授权公告日在2010年以后以无效决定全部关键性证据均未在实审检索报告中引用的158件案件以及部分关键性证据未在实审检索报告中引用过的28件案件所构成的186件案件为基础，其中涉及3GPP案件专利为62件。在上述62件3GPP涉标案件中，55件要求了本国或外国优先权。由此可见，3GPP涉标案件中要求优先权的比例较高。
2 实际案例分析
以下结合具体案例来说明。
案例：2010105232844
优先权日：2007年08月13日，2007年08月23日
申请日：2007年11月29日
2.1 技术问题
如何减少EPC存储空间消耗。
2.2 实审阶段
检索报告中将3GPP提案R3-071463列为PX类文献，在一通中仅指出分案申请超范围的缺陷，申请人修改克服该缺陷后，审查员予以授权。授权权利要求如下：一种演进网络中切换过程中非接入层消息的处理方法，其特征在于，该方法包括：源演进基站S-eNB接收演进分组核心EPC中的移动管理实体MME发送的直传消息，所述直传消息中携带所述EPC中的MME发给用户设备UE的非接入层NAS消息；所述S-eNB向所述EPC中的MME发送直传失败消息或直传响应消息，所述直传失败消息或直传响应消息中携带原因值和从所述EPC中的MME接收到的未向所述UE发送成功的NAS消息，所述直传失败消息或直传响应消息中携带的原因值包括UE正在发生切换。
2.3 无效阶段
核实了本申请要求享有的最早优先权不成立，从而实审检索报告中列出的PX成为X类文献，采用该文献评述了上述方案不具备创造性。具体的，合议组认为：优先权申请所要解决的问题是在演进网络中切换失败时EPC如何能正确将NAS消息发送到UE，其并不涉及本专利所述的如何减少EPC存储空间消耗的问题。从所采用的技术方案和实现的技术效果来看，第一个优先权申请是在切换失败时由S-eNB向EPC发送包括UE当前位置的消息，即告知UE已返回S-eNB服务区域，使EPC在切换失败时能正确获知UE的位置，在需要向UE发送NAS消息时，可以通过S-eNB向UE发送NAS消息，从而实现切换失败时向UE正确发送NAS消息的目的；而本专利则是通过在S-eNB向EPC中的MME发送的直传失败消息或直传响应消息中携带从所述EPC中的MME接收到的未向所述UE发送成功的NAS消息，使得EPC只需要在NAS消息传送失败时才需要缓存该NAS消息，从而实现减少EPC存储空间消耗的目的。此外，虽然第一个优先权申请图7的步骤704中记载了“EPC接收到直传失败消息或直传响应消息后，缓存发送NAS消息”，然而根据第一个优先权申请记载的整体技术方案可以理解，这里“缓存”的是即将发送的NAS消息，而不是已经发出的未发送成功的NAS消息，也即第一个优先权申请中没有公开或者暗示通过直传失败消息或直传响应消息携带未发送成功的NAS消息，因此本领域技术人员不能直接地、毫无疑义地确定出通过直传失败或直传响应消息将EPC中的MME已经发出的未发送成功的NAS消息返回给EPC中的MME。
2.4 案件启示
审查员针对方案在3GPP数据库进行了充分检索，获得了能够影响本案创造性的PX类文献，但未能准确把握优先权核实的原则，错误认定优先权成立，导致了不当授权。如果专利或专利申请的优先权成立，则评价其是否具备新颖性、创造性的现有技术的时间节点将前移到所述优先权日；反之，应当以申请日作为界定现有技术的时间节点。优先权是否成立的判断难点在于：在先申请中的相关记载是否是笼统或者含糊的、是否仅仅只有暗示，从在先申请的相关记载是否能够直接和毫无疑义地得出当前申请的方案。应当区分优先权是否成立的判断和新颖性的判断。在核对优先权时，应当区分优先权中“相同主题的发明创造”与新颖性判断中的“同样的发明或实用新型”的，即同样都要采用单独对比的方式进行四个方面的整体判断，但“相同主题”的判断却更为严格。针对优先权核实，专利审查指南第二部分第八章第4.6.2节规定了一般原则，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件中。如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只做了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以至于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。
3 结束语
由于3GPP涉标案件的特殊性，相较于通信领域其他案件，优先权不成立的概率较高，因此，在审查中，应当更加关注对P类文献的检索。在检索到PX文件后，应当针对优先权是否成立进行核实，尤其是针对要求了多个优先权且为3GPP涉标申请的情况，更应当仔细核对最早优先权是否成立，即应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。
