涉中华老字号不同传承商标争议的路径选择

胡建文

(华东政法大学知识产权学院，上海长宁 200042)

一、问题的提出

二、商标近似认定标准

商标由三个共同要素构成：标志、商品、出处。商标必须与商品相结合才属于商标法意义上的商标，商标近似的前提是同一种或类似商品(3)参见《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律问题若干问题的解释》第9条，第11条。。如果商品不相同或非类似，即使商标标识相同或近似，也不构成商标近似，所以判断商标近似与否需与对象商品联系起来。众所周知，商标是区分商品来源的具有识别功能的一种商业标识，目的是为了帮助消费者将一定的商品与其经营者联系起来。从商标使用者或者所有人角度看，商标具有来源标示功能和商誉凝聚功能(4)曹新明教授认为，从商标使用或者所有人角度看，商标具有来源标示功能、市场竞争功能、商誉凝聚功能和广告宣传功能。参见曹新明主编：《知识产权法学》，中国人民大学出版社2014年版，第100-101页。。当商标近似时，商标的区分商品来源的功能会减弱，或是没有实现该功能。其他企业的商标与权利人的商标存在近似，倘使该企业制造的质量不合格商品流入到市场，让消费者误以为该商品是由商标权人提供的，此时，生产质量不合格产品的企业不仅会挤占权利人的市场还会损害权利人的商誉。从消费者角度看，商标具有来源指示功能和质量保证功能。[1]商标近似的商品会让消费者对其来源产成误认，造成损害消费者利益的结果。所以，商标近似的判断不仅是为了保护企业商誉的需要，还是出于保护消费者权益的目的。

目前，学术界关于商标近似判断标准主要有两种学说：一是“混淆可能性说”，[2]持该理论的学者认为造成消费者混淆为商标近似的构成条件，如果不会引起消费者的混淆可能性，则认定相同或类似商品的相同或近似的商标不构成商标近似，反之则认为构成商标近似。二是“商标构成要素中心说”，[3]该学说认为判定商标近似与否应以商标构成要素为准，不应考虑是否会对消费者造成混淆可能性。另外，笔者认为还有“特殊要素排除说”，商标近似是“因时、因地、因人、因物”，不同的国家或地区，不同的判断主体，在不同时间，对不同的商品进行商标近似判定时，会得出不同的结论。在学术界，商标混淆可能性说占据主流地位，因为从发挥商标基本功能这个意义上说，避免混淆是商标法的基本功能。[4]构成要素中心说以及特殊要素排除说作为商标近似判断的补充学说。

1.混淆可能性说

混淆可能性指“侵权性标识可能会让公众产生误认，导致公众误以为商标权人与侵权标识所有者存在某种关联，基于对商标标识的认可，进而错误地选择了侵权性标识所销售的产品。”[5]根据混淆可能性判定商标近似需要经历两个步骤，第一步是使用者的行为是否构成商标性使用。(5)商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。参见《商标法》第48条。商标近似的判断基础是使用商标的行为构成商标性使用，否则，如果属于商标描述性使用和指示性使用，商标近似判断就没有任何意义。第二步是商标性使用是否会造成混淆可能性。[6]

判断是否会造成混淆可能性的方法，其中包括：1.比较商标使用的商品关联程度(6)类似商品：在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务：在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。参见《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律问题若干问题的解释》[法释(2002)32号]第11条。。2.比较商标标识，文字的字形、读音、含义；图形的构图及颜色；组合商标的构成要素及其整体近似程度。3.以相关公众的一般注意力为标准。(7)参见《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律问题的解释》[法释(2002)32号]第10条。相关公众是指使用该商标的那一类商品的实际或潜在的顾客和使用该商标的那一类商品的经销人员(8)参见《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律问题的解释》[法释(2002)32号]第8条。。对于不同商品，相关公众就可能不同。在判断商标是否近似时，只需考虑是否会导致相关公众的混淆可能性，而不是会造成全部消费者的混淆可能性。除此之外，以相关公众的一般注意力为标准，而非高度的、特别的注意力。不同商品所需要的注意力是不同的，日常生活用品的所需注意力相较于高端、昂贵的物品更低。因为，消费者在购买价值更高的物品时会经过深思熟虑，会给予更高的注意力。4.采取整体观察与比对主要部分的方法，在比对对象隔离的状态下分别进行(9)参见《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律问题的解释》[法释(2002)32号]第10条。。首先是整体比对，整体上分析商标构成要素之间的近似性。其次局部比对，对商标局部构成要素的近似性进行分析。最后，采取申请商标或争议商标与引证商标分开比对是否构成近似。5.商标本身显著性、在先商标知名度影响近似的判断(10)参见《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律问题的解释》[法释(2002)32号]第10条。。在后商标显著性越明显，被判定近似的可能性就越低。在后商标的显著性愈强，商品的识别来源的作用愈大，被判近似的可能性就越低。在先商标的知名度愈高，造成相关公众混淆的可能性愈大，被判为近似的可能性愈高。

根据混淆可能性说理论，判断两商标是否近似主要根据两件商标各自的构成要素及其诸要素组合而成的商标整体相同或者近似，进而将两商标各自核定使用或者申请使用的商品或者服务是否相同或者类似，最后以是否会造成相关公众的混淆可能性而得出结论。北稻与苏稻商标存在细微差别是近似商标，并且，两商标核定使用的范围存在高度重合。以相关公众一般注意力为标准，会造成相关公众混淆可能性。

2.构成要素中心说

构成要素中心说指商标近似与否不要求造成公众混淆可能性，只要求两商标的标识构成相似即可。根据商标构成要素中心说理论，判断两商标是否属于商标近似有两个步骤。第一，商品类型相同或类似与否。两商标核定使用的商品，在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，会让消费者误认为二者之间存在特定的联系，在两个商标上核定使用的商品构成类似商品。第二，商标标志相同或近似与否。商标构成要素局部比对，苏稻商标的主要识别部分为中文“稻香村”，与北稻商标相比，其文字构成、读音、含义完全相同，仅在字体上存在细微差别，故属于商标近似。(11)《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律问题若干问题的解释》第9条：“商标相同是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视上基本无差别。”文字商标相同，是指商标使用的语种相同，且文字构成、排列顺序完全相同，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆误认。因字体、字母大小写或者文字排列方式有横排与竖排之分使两商标存在细微差别的，仍判定为相同商标。参见《商标审查及审理标准》第64页。苏稻商标的核定使用商品范围“饼干；果子面包；糕点”与北稻商标核定使用的第3007类(12)参见《商标国际注册用商品和服务国际分类尼斯协定》第30类，核定使用商品：馅饼；馅饼(意大利式)；饺子；小包子；春卷；炒饭；粥；年糕；棕子；元霄；煎饼；八宝饭；豆沙；醪糟；火烧；大饼；馒头；花卷；豆包；盒饭。商品，在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，两个商标核定使用的商品属于类似商品。通过局部比对，苏稻商标有“DXC”并不影响与北稻商标的近似性。在隔离的状态下将两商标进行比对，可以发现二者在整体构成、主要内容、表现形式等方面比较近似，故二者属于近似商标。

另外，商标近似与混淆可能性是两种形态，通常情况下，标志近似即会造成混淆可能性。针对一些特殊情形，商标近似仍不构成混淆。例如，北京现代与广州本田的汽车商标，前者是“斜H”，后者是“直H”。现代的“斜H”与本田的“直H”的标志近似，对象商品都是汽车，属于同一种商品类别。事实上，两个商标共存却不会造成公众的混淆，是因为对于一些高端品、昂贵品、奢侈品，消费者在购买时会给予更多的关注，对相关公众不会造成混淆可能性。在这个意义上，商标构成要素中心说具有一定的合理性。

理论上讲，如果两商标近似，是不会通过审查授权的，但由于商标审查员的主观性限制，现实中近似商标被授予权利是存在的。人民法院认定商标是否近似时，以是否容易导致混淆作为判断标准。在商标授权审查过程中，审查员审查申请商标与同一种商品或类似商品上已经注册的或者初步审定的标志相同或者近似的，不要求造成混淆可能性要件，即商标审查员审查是以商标构成要素为中心。商标局和法院对注册商标近似的认定标准不一致造成认定冲突，降低了商标的稳定性。商标构成要素中心说在这个意义上，使商标确权机制的弊病凸显。

3.特殊要素排除说

在商标注册授权时，商标审查员并没有认为苏稻与北稻的稻香村商标构成近似。苏稻与北稻之间的商标争议案引发了学者的思考，理论上构成商标近似但商标局作出了不同的行政决定，这需要对商标近似的特殊要素思考之。商品类似的判定标准并不是一成不变的，而是随着社会发展和生活水平的提高而不断变化和调整。现实中存在如下现象，此前不属于类似商品，此时属于类似商品，或是原先属于类似商品的，现在不属于类似商品。先前不构成商标近似，现在构成商标近似。由于历史原因，尽管北稻商标与苏稻商标的识别部分均为中文“稻香村”，但商标审查员对北稻商标进行审查时，原先不被认为是类似商品的商品此时被消费者认为是类似商品，这是商标审查员在当时无法预期的结果(13)参见《北京市高级人民法院行政判决》[(2014)高行终字第1103号]。。

商标近似是与主体、地域、时间、客体相联系，不同的国家，不同的判断主体，在不同时间，对不同的商品，可能会对两商标是否近似作出截然不同的认定。在我国现行商标制度下，苏稻商标与北稻商标构成商标近似，两个商标共存会让消费者误以为二者之间存在特定联系。对于苏稻与北稻之间的商标之争，我们应该以一个历史的眼光和个案的角度去审视之。商标近似判断不仅包括一般构成要素，还包括一些特殊因素。简而言之，商标近似是“因时、因地、因人、因物”，商标近似与判断主体、地域、时间、客体相联系，不同的国家或地区，不同的判断主体，在不同时间，对不同的商品进行商标近似判定时，会得出不同的结论。但不管是什么特殊因素，都不得与商标的区别商品来源与防止混淆的基本功能相对立。

三、商标近似解决标准

在现行商标法制度下，苏稻商标与北稻商标构成商标近似，两个商标共存会让相关公众误以为二者之间存在特定联系，造成消费者的混淆。从这个角度而言，商标共存损害消费者的合法权益。一方面，商标授权属于行政法上的行政许可，作为授益行政行为，无正当理由，未经正当程序，行政机关不得撤销。另一方面，两家企业为商标宣传耗费大量的人力、物力、财力，因商标近似撤销某个商标，导致拥有该商标的企业的市场竞争优势丧失，是显失公平的。此时，需要寻求解决北稻商标与苏稻商标近似的理论基础。

1.商标共存论

商标共存论的提出者认为“商标共存可兼顾两个企业的利益，又不失行政机关的威严。”这种理论基础立足于行政法的基本原则“信赖利益保护原则”。因此，信赖利益保护原则是苏稻与北稻商标共存的理论基础。商标局不得以两商标构成近似，会导致消费者的混淆误认而作出撤销两注册商标的行政决定。在不能撤销的情况下，两近似商标共存于竞争市场，规范合理使用商标的行为不属于侵权。以另一方侵犯商标权为由，人民法院应不予支持。

虽然商标共存理论可以找到其存在的法理基础，但此理论倾向于商标所有人利益的保护，从而与消费者利益保护之间存在着价值冲突[7]。在商标共存不会造成消费者混淆时，商标共存是解决商标近似的最佳选择。然而，北稻与苏稻商标共存于市场已造成消费者的混淆误认，遂商标共存理论不是解决两家之争的最佳途径。

2.区别标识论

北稻在诉讼请求书中提出苏稻在使用稻香村商标时，需在商标前面附加苏州二字，这里归纳为区别标识论。区别标识论的法理基础是利益平衡原则，也称为利益均衡原则。[8]利益平衡不仅需要考虑商标权人之间，更是商标权人与消费大众的利益之间划定一种平衡。商标制度不应该以财富最大化为目标，而是全部参与到商标产品流通的当事人都获得平等对待。“财富最大化并不是法律的目的，相反，法律的目标是给与每个人应得的正义。”[9]即使商标价值最大化是目标之一，但不能忽视消费者在商标产品流通中所做出的贡献。

商标法不仅仅承认商标权人的利益，也是出于保护社会整体和公众的权益。依据商标法第57条第1款及第2款(14)参见《商标法》第57条第1款及第2款规定：“(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；(二)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。”规定，防止消费者混淆是商标保护的主要目的。为此，人民法院针对个案作出判决时，不应只考虑商标所有者的利益，而是站在消费者角度进行思考。并且，消费者利益是优先的，基于此，可能会造成消费者混淆的近似商标应附加区别标识。商标法第59条第3款(15)参见《商标法》第59条第3款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”赋予商标在先使用人的继使用该商标的权利，但需要附加适当区别标识。此条正是区别标论的立法依据。附加标识可以解决此类商标近似纠纷，以平衡双方或多方商标权利人的利益，也是维护消费大众的权益。再者附加区别标识可以防止消费者的混淆，可以实现商标区分商品来源的功能。

商标注册法律制度相对于商标实践的滞后性，因为历史原因导致的商标近似，需要附加区别标识使商标权人与消费大众之间进行有效的利益平衡。[10]北稻与苏稻在各自的商标基础之上附加区别标识，不仅可以使稻香村商标得以继续使用，而且可以防止消费者混淆。目前，在不修改商标法的基础上，此理论是解决两稻之争的最佳途径。

3.禁止使用论

江苏省苏州工业园区法院与北京知识产权法院各作出：禁止另一方在糕点上使用稻香村商标，作者称之为“禁止使用论”。稻香村作为“中华老字号”在海内外享有盛誉，禁止使用无疑是一个中华老字号消失在世界人面前。从信赖利益而言，行政机关无正当理由不得随意撤销其作出的合法行政行为。即使商标局在授权时，没有预见未来的发展趋势，也不得依情势变更原则作出撤销决定。不论从国家利益还是商标权人的利益，法院作出在“糕点”商品上禁止使用稻香村商标是不可取的。另外，苏稻与北稻都为稻香村商标的宣传花费大量的人力、财力、物力，禁止使用有违公平原则。法院在解决两家之争时，需衡量利弊，避免作出不合情理的判决。

四、结语

在司法实践中，商标近似判断一直是困扰人民法院判案的一道难题，对于被控侵权商标是否与注册商标近似，则需以普通消费者的注意力为标准，是否侵权须坚持多数人的朴素正义观。但商标审查员不是万能的，实践中时常出现两相同或近似商标核定使用在相同或类似商品上，造成混淆可能性。然而，生产者对会造成消费者混淆可能性的商标投入了大量的人力、财力、物力，根据信赖利益保护原则，商标主管部门不能依据可能造成混淆可能性为依据，作出撤销某一商标，因为对于被撤销商标的权利人而言是不公平的。那么，对于此情形，学术界提出了商标共存论、区别标识论，禁止使用论，三种理论作为近似商标共存的解决途径，对于历史遗留的众多中华老字号不同传承来说，各种传承对于中华老字号的继承、发展均作出了贡献，人民法院可以运用区别标识论解决该类纠纷，既让不同的传承可以继续发扬光大，又让消费者可以很方便的区分商品的来源。