构建专利领域“通知与移除”规则的考量

林晓萍

【摘  要】网络环境中专利侵权现象的逐渐加剧是近些年电子商务规模快速扩张的副产品，为应对这一问题，将著作权法领域的“通知与移除”规则应用于网络环境中的专利间接侵权引起关注。但其中所涉及的通知的形式、错误通知的责任承担、主观过错的认定、电商平台的合理注意义务等问题均未明确，相关配套的利益平衡机制也未得到完善，实践中各方在应用“通知移除”规则处理专利侵权问题时也存在诸多困境。基于专利权本身的特性，构建专利领域自身的“通知与移除”规则需将电商平台的经济模式、专利权的类型、规则运行的效率、注意义务的弹性等因素纳入考虑。

【关键词】“通知与移除”规则;电商平台;专利

引言

2019年1月4日，全国人大就《专利法修正案（草案）》（以下简称草案）公开征求意见，该草案第71条曾明确将“通知与移除”规则扩展至专利领域，成为该草案一大焦点。2019年生效的《电子商务法》，也将该规则扩张至知识产权侵权的各个领域。专利权侵认定与著作权侵权认定存在显著差异，将“通知与移除”引入专利领域是否具有可行性？建立具有符合专利特性的“通知与移除”规则应当考虑哪些因素？本文试对此进行分析。

1.专利领域构建“通知与移除”规则的可行性

1.1专利领域中“通知与移除”规则的现实需求

随着“互联网+”战略的持续推进，数字经济成为新的经济增长点，以信息网络技术为媒介的电商行业迎来了新一轮的快速发展。然而电子商务中知识产权保护制度的完善远不及电商行业的发展速度，网络知识产权侵权行为泛滥，尤以专利侵权为甚，一定程度上限制了电商行业的健康发展，专利权人与电商平台之间的对立冲突也日益凸显。对电商平台而言，专利权人为了更有效地获得权利救济，往往倾向于将平台与侵权的电商经营者列为共同被告起诉，或者仅起诉电商平台，使得其不得不时刻面临巨大的专利侵权风险，甚而为规避这种风险耗费高额成本防范侵权的发生。在这种环境下，电商行业急需一种合理的责任规制方式将其从繁复的专利侵权诉讼中解放出来，以获得更健康的发展。对专利权人而言，基于网络专利权侵权的普遍性和严重性，但凡发现网络侵权均诉诸法院显然不是缩短权利救济时间、快速制止侵权行为的最佳选择，专利权人也需要一条成本低、更便利的救济途径。“通知与移除”规则，以电商平台对权利人的权利救济提供协助为前提，免除其赔偿责任，无疑是当下较好的解决方案。

1.2专利侵权与著作权侵权中“通知与移除”规则的比较

（1）两者的共同点。①立法意图相同：无论是在著作权领域中还是专利权领域中，“通知与移除”规则设立的根本目的，都是为了消解互联网行业发展与知识产权保护之间的冲突，以达到知识产权保护和行业创新、经济发展之间的利益平衡。

②合理注意义务相同：无论是电商平台还是其他网络服务提供者，其需承担的合理注意义务都只包括主动注意义务和被动删除义务，只需对那些显而易见的侵权行为采取主动措施。

③主观过错认定标准一致：两者在主观过错认定方面都适用“应知”与“明知”的标准（下文将对此详述），当网络服务提供者不存在主观过错并采取了必要措施的情况下，则可以进入“避风港”。

④侵权形式相同：两者均针对网络服务提供者的间接侵权责任，网络服务提供者直接侵权的情况下，没有适用“通知与移除”规则的余地。

（2）两者的区别点。①适用客体不同：无论在DMCA还是《信息网络传播权保护条例》中，“通知与移除”规则所针对的都是网络服务被他人用于未经许可以信息形式提供受著作权法保护的客体的情形。①而网络平台专利侵权通常侵犯的是销售权和许诺销售权，针对专利产品实物，而非信息。

②侵权的判断规则不同：著作权侵权判断规则为“接触+实质性相似”，而專利权侵权判断则需要运用到全面覆盖原则、等同侵权原则、禁止反悔原则等一系列复杂的规则，难以初步判断是否侵权。

③侵权的显著程度不同：就著作权而言，在网络传播的信息即是其保护客体，易于从传播的信息内容中判断是否侵权，但专利权保护的是产品背后的技术方案，具有隐蔽性，对于“非本领域技术人员”的电商平台而言，即使提供实物产品也难以判断其是否侵权，更不存在仅从商品信息就能做出侵权认定的可能。而当侵权人利用等同技术特征进行替换时，侵权认定更加复杂。

④损害程度不同：对于免费提供的合法作品，即使被错误断开链接，上传作品的用户也不会受到太大的损害，而需要付费获取的合法作品，用户通过“反通知”程序恢复链接后，受众群体并不会大幅流失，受到的损害是有限的。相较之，若电商平台根据错误通知错将被投诉产品下架，特别是在节假日促销期间， 卖家很可能将面临巨额的经济损失。

综上可知，两者在基础方面一致，而在规则应用的具体细节上有所差异。这些差异使得源于著作权法的“通知与移除”规则无法直接移植至专利权法，但这是由专利权本身的特性导致从而无法避免的，而其间存在的共性却使“通知与移除”移植成为可能，只是应在立法方面予以更加细致、严格的改造处理。正如孔祥俊在论述美国版权“技术中立规则”援引专利法的“通用商品规则”这一举措是否恰当时指出，著作权要解决的问题与专利解决的问题具有类似性，借用专利法中的相应规则有其恰当性，符合类似问题用类似规则解决的原则。

2.“通知与移除”规则在专利领域移植的困境

2.1电商平台难以判断通知真实性以及运营规则缺乏法律支撑

难以判断通知的真实性以及权利人滥用通知进行不正当竞争是电商平台面临的一大难题。如前所述，基于专利侵权判断的特殊性，作为“非本领域技术人员”的电商平台难以对该产品是否包含了专利权利要求记载的全部技术特征作出判断。实用新型与外观设计专利的申请均采取形式审查原则，也导致在同一高度类似的技术或产品上，卖家、权利人均拥有多本有效的专利证，双方或多方互相投诉，②增大了电商平台初步侵权判断的难度。虽则目前归责原则的框架下，电商平台只要将通知所指向的商品一律下架即可规避自己的责任，但这却背离了“通知与移除”规则的初衷。此外，由于立法的缺失，电商平台为履行自己的谨慎义务在建立相应的侵权举报途径时需要自行制定规则，各个平台对通知要求的标准不一，增加了权利人的负担。更值得注意的是，这种运营规则未必得到法律认可。

2.2电子商务经营者的风险

尽管《电子商务法》为电子商务经营者设置了反通知制度以及通知错误的责任承担制度，但其仍然面临着被错误下架的经济损失风险。多数电商经营者为小微企业或个体户，由于时间、资金、能力的限制，很难提供与通知具有同等专业性与规范性的证据材料，并且为了规避诉讼风险，很可能选择放弃反通知。此外，就错误通知向权利人主张损害赔偿对经营者而言同样是高成本与高风险的选择。

3.构建专利领域“通知与移除”规则的考虑因素

基于专利权的特性以及目前面对的困境，构建专利领域的“通知与移除”规则应当将以下几个因素纳入考虑：

3.1电商平台的经营模式

电商经营模式分多钟，包括自营式、单纯第三方式或者混合式等等。“通知与移除”规则背后隐含“技术中立”之意，理论界也通常认为电商平台居于独立第三方地位时才有适用“通知与移除”的空间。故自营模式并不在讨论范围之内。

随着行业发展，第三方式的经营模式中也出现了新的盈利模式，越来越多的电商平台开始为平台内经营者提供广告、推介等增殖服务，对交易产生间接的促成作用，并从中获取超出一般中介服务的费用，在电商平台逐渐失其中立地位的情况下，其所负担的注意义务也应当有所变化。

此外，电商平台的商业特性使其在保护知识产权的同时，需要兼顾各方利益的平衡、维持市场的稳定，因而其并不当然负有采取必要措施的义务。

3.2专利权的类型

根据笔者于2019年 1月 10日在北大法宝以“专利权权属、侵权纠纷”为案由，“网络服务提供者”为全文检索词的检索结果显示，筛选出的300份判决书中，涉及发明专利侵权的为38份，实用新型83份，外观设计179份。另有调查显示，2014 年由其处理的专利侵权投诉案中，外观专利侵权占74%，实用新型专利侵权占23%，发明专利侵权仅占3%。显然，与实用新型及外观设计相关的投诉占绝大多数。

专利权与著作权来源不同，属于授权产生，权利状态不稳定。实用新型与外观设计仅经形式审查即可授权，实践中存在大量垃圾专利。因此，电商平台的注意义务以及对有效通知的要求也应当根据不同的专利类型有所区分。

3.3规则运行的效率性

“通知与移除”规则作为一项快速纠纷解决机制，效率是其内涵中应有之义，在整个制度设计的过程中，如何达到权利人、电商平台、经营者三方之间的利益平衡是其中的关键点，但也不可因此使程序过于繁琐复杂，失其效率。例如前述指出，将“初步证据”限定在“判决书、裁定书、调解书”等文书上易导致整个“通知与移除”流程的效率低下。

3.4合理注意义务的弹性化

在现有关于“通知与移除”规则的立法中，电商平台作为第三方承担的合理注意义务分为两种，《侵权责任法》第 36 条第 3 款、《电子商务法》第 45 条体。

现其主动注意义务，《侵权责任法》第 36 条第 2 款、《电子商务法》第 42 条体现其被动注意义务。

目前理论界多数观点认为无论主动或被动，电商平台都承担应当只承担较为宽松的注意义务，因为专利权的特殊性，其既不存在主动发现专利侵权的可能，在接到权利人通知后也不可能进行快速审查并决定是否采取必要措施。笔者认为这种主张未免宽松，电商平台的注意义务应当弹性变化。

关于主动注意义务，目前司法实践一般仅限于提醒义务（制定适当运营规则如“禁止销售侵犯知识产权的商品”并将其通知平台内的经营者）和谨慎义务（设置相应的侵权举报系统）。③但对于一些被权利重复投诉或被消费者重复举报的产品、或者电商平台收取费用后进行整理、推广的产品，电商平台应当承担较高的注意义务，例如设置预警机制或者优先处理此类产品的救济渠道。对于较为知名的产品，上架销售时也可要求卖家提供授权证书或其他合法获取的证明。另外，网络服务提供者虽然不能对所有的网络信息负有审查义务，但应该采用一些过滤技术防止侵权信息的传播，或对于一些明显的侵权信息应及时进行删除，④例如价格筛查机制。

关于被动注意义务，笔者认为其中包含审查义务与删除义务。电商平台的商业特性使其并不必然负有删除的法定义务，值得探究的是其审查义务。在一般情况下，电商平台并不具备侵权判断的能力，只审查通知材料的真实性。但若被投

诉方于反通知中提供于申请日之前的在先销售记录等能证明专利明显不具有新颖性的证据，电商平台不需具备“本领域技术人员”的判断能力，就能做出该通知无效判断。这种情况下，电商平台能够承担判断专利是否侵权的审查义务，且并不会对其造成太大的负担，经营者提出反通知后，也就无需经过15日起诉的等待期才能恢复链接。

注释

①王迁：《论“通知与移除”规则对专利领域的适用性——兼评<专利法修订草案（送审稿）>第63条第2款》，载《知识产权》2016年第3期。

②司晓、范露琼：《知识产权领域“通知—删除”规则滥用的法律规制》，载《电子知识产权》2015年1期。

③袁博：《网络交易平台对专利侵权的义务》，载《上海法治报》2015 年第B015版。

④吴汉东：《侵权责任法视野下的網络侵权责任解析》，载《法商研究》2010年06期。

华东政法大学知识产权学院    上海    200042