浅谈如何提升创造性审查意见通知书质量和效率

刘 健

一、引言

在科学技术快速发展和经济全球化的时代背景下，习近平总书记明确提出，创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。知识产权工作关系我国高质量发展，也关系国家安全，可见知识产权的价值和影响日益凸显。着力提高发明专利审查质量和审查效率是我国当前的一项重要任务，提高通知书的全面性和有效性，对于提高审查质量和效率而言至关重要。简单来说，要求专利审查员（以下简称审查员）做到全面准确高效的审查，但在实践中，影响专利审查的因素涉及方方面面，例如申请文件的撰写质量、审查员个体审查能力、专利申请人（以下简称申请人）/专利代理师（以下简称代理师）的意见陈述和答复水平、规章制度保障等。因此需要业务管理部门、审查员、申请人/代理师等多方努力，例如加强审查标准一致性制定、提高申请文件的撰写/答复质量、审查员向本领域技术人员趋近的能力培养、审查员审查策略的提升等。

二、审查标准一致性的制定

专利审查必须依据审查标准，审查标准制定与执行的质量也就在很大程度上决定了审查通知书执行的一致性和有效性，进而也会影响审查质量和效率，具体体现在前、后审级标准的不一致①朱涛，刘桂明.从源头抓专利审查质量的提高.中国发明与专利.2010(4):90-92.，导致审查员审查标准的波动；审查员水平差异和主观判断造成的不一致，例如，同一审查员对创造性标准的把握尺度不统一，或者不同审查员对同类申请的审查结果不一致。因此，在满足专利法及专利法实施细则要求的前提下，依据各领域特点来制定满足各领域审查需求的审查标准，保证各领域内审查操作的一致性，具有重要的指导意义。目前国家知识产权局定期形成的《局级审查标准执行一致案例汇编》、国家知识产权局专利局专利审查作协天津中心制定的《低质量申请典型案例集》《异常案件甄别筛选办法》等，对于特定类型的案件明确了审查标准和处理办法，促进了审查标准执行一致。只有审查标准得到统一，审查员在具体审查操作过程中，才能够依据标准做到审查一致，通知书的全面性和有效性才能够得到保证。

三、审查员向本领域技术人员趋近的能力提升和培养

为了统一专利审查标准、减少主观因素，专利法中引入了“所属技术领域技术人员”的概念。所属领域技术人员是判断的创造性主体和基石，因此在评价发明是否具备创造性过程中，要基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。虽然统一了判断主体的参照标准，但在判断是否“显而易见”过程中仍然会受审查员的主观因素影响。创造性判断标准是否客观统一，审查员的专业技术水平对于专利的审查质量起着决定性作用，具体决定了其对发明技术方案的理解程度、通知书的撰写水平、审查进度以及审查结果的走向。由于专利的审查工作是一项需要将科学技术、分析思维、语言技能与专利法知识结合在一起的工作，对于审查员的能力要求较高。在实际审查过程中，从事多年专利审查、具有工作经验的审查员，整体要比年轻、无工作经验的审查员审查质量和效率高。目前我国年轻审查员居多，缺少实际工作经验且审查经验不足，对于技术知识掌握不够深刻，导致创造性的审查过程中不能完全站位本领域技术人员进行审查。这一方面需要审查员不断积累审查经验、学习相关领域知识并了解专利法的相关知识；另一方面，需要业务管理部门定期为审查员开展各类业务培训，包括技术、法律、审查技能等方面的培训，加强审查员与企业的交流、实习，扩大审查员的知识视野并掌握技术发展脉络，促进审查员不断趋近本领域技术人员的水平，提高审查员审查专利的效率和质量。下文通过一个案例来说明审查员站位本领域技术人员来审查的重要性。

【案例1】

一种链轮系统，属于工业生产领域，为避免两个链轮在转动过程中互相阻碍，该申请技术方案提出第一链轮和第二链轮应满足公式。基 于对该发明的初步理解，审查员认为该申请的关键技术手段体现在上述公式当中，而对于其他涉及链轮系统的结构内容，认定属于现有技术。因此，将该公式作为创造性评价的落脚点，但在初步检索过程中未检索到与该申请形式相似的公式。随后审查员基于本领域技术知识来深入分析该公式的含义，发现该公式中R2 为速度量纲，代表第二链轮的转速，r1 为长度量纲，代表第一链轮的半径，公式右端将两个不同量纲的物理量进行加法运算显然不合常理。经过验证审查员发现23.14 即为eπ 保留小数点后两位的近似值，将该等式代入该申请的公式后，该公式最终变形为：R1·r1=R2·r2。上述化简后的公式实质为本领域不打滑时链条传动的基本线速度公式，由此，该申请的技术方案不具备创造性的结论清晰明确，且申请人认同审查意见并撤回了该申请。在创造性评价过程中复杂公式的理解和检索一直是审查的难点，但是正是因为审查员基于其熟练掌握本领域技术知识，能够准确站位本领域技术人员来理解案情，对发明内容中的公式层层剥离，准确聚焦和把握发明实质，才保证了审查意见通知书的有效性。

四、创造性审查策略

“三性”审查意见通知书的整体要求应做到事实认定清楚、全面，把握发明实质准确，结合证据从整体上判断创造性，审查意见重点突出、说理充分、简明易懂、结论明确、法条运用正确②国家知识产权局专利局人事教育部.发明专利审查基础教程：审查分册2008[M].2 版.北京：知识产权出版社，2008:181-186.。而创造性又是实质审查过程中涉及最多的法条，也是审查员和申请人最容易产生争议的法条。因此，审查过程中，评述方式、检索、证据有效性、公知常识以及说理等各个环节都会影响创造性的评价质量。

（一）基于发明构思来评述创造性

把握发明构思对于正确使用“三步法”进行创造性评判具有重要作用，可以避免将技术方案割裂看待，偏离创造性的立法宗旨③任志安，赵良.浅谈基于发明构思提取检索要素［J］.专利代理，2010(4):82-84.。发明构思来源于发明创造过程，是发明人为解决现有技术问题所提出的思路或想法，通常通过若干技术手段实现④朱仁秀，杨永红，孙红要.体会发明构思把握发明实质［J］.审查业务通讯，2014,20(8):1-6.。因此，创造性评判中所述的发明构思，通常被认为是基于申请文件的记载而确定的改进现有技术的思路。在确定发明构思时，要从发明要解决的技术问题入手理解技术方案，并确定其关键技术手段，最后基于发明构思来评判创造性。尤其是对于一些非正常低质量或者超长权利要求案件，这类权利要求保护的技术方案通常结构部件复杂、技术细节琐碎，给审查带来了一定的困难，对于这类案件尤其要注重把握发明实质，基于发明构思进行评价创造性。

基于发明构思评价创造性，注重证据支撑，强调对涉及发明构思的关键技术手段应当采用对比文件评述。公知常识+公知常识举证和/或推理存在主观性，难以与申请人达成有效沟通，作为公知常识性证据使用的文献应当用作对比文件来使用。下文以一案例说明作为公知常识性证据使用的文献用作对比文件来使用对于提高通知书有效性的重要性。

【案例2】

一种婴儿湿巾的制备方法，其权利要求1 所涉及的湿巾的“载体为交叉铺网水刺竹浆无纺布”，这既是该申请的关键技术手段，也是历次通知书中审查员与申请人双方的争议焦点之一，而审查员始终以“将湿巾复配液浸渍于无纺布中制成湿巾是本领域的常规技术手段”、“是本领域技术人员所能想到的”的方式进行简单说理，显然不利于与申请人的沟通，导致该案经三通后才驳回结案，影响了审查效能。而实际上针对该技术手段进一步检索发现，一篇硕士学位论文“湿巾用水刺非织造材料工艺与性能研究”的现有证据公开了“竹浆纤维具有一定的抗菌性能，因此在开发抗菌型湿巾方向具有较大潜力”，“交叉铺网水刺非制造材料的纵、横向强力比得到改善，能经受纵横向作用力的反复揉搓，尺寸稳定性好，生命周期较长。因此，湿巾用水刺非制造材料最好采用交叉铺网方式制得”，即该证据给出了交叉铺网水刺竹浆无纺布适合用于制备抗菌湿巾的技术启示，如果审查员采用上述证据作为对比文件进行评述，显然说服力更强、也更容易让申请人信服。

（二）全面高质量检索

审查专利需要审查员通过检索现有技术，基于申请文件和现有技术进行比对后，最终对该专利申请能否授权做出判断。因此，专利检索是专利审查的重点和核心，抓好专利检索质量是有效提高审查意见通知书质量的关键。

《专利审查指南》（2010 版）第二部分第七章3.2规定，“检索主要针对申请的权利要求书进行，并考虑说明书及其附图的内容。审查员首先应当以独立权利要求所限定的技术方案作为检索的主题。这时，应当把重点放在独立权利要求的发明构思上，而不应当只限于独立权利要求的字面意义，但也不必扩展到考虑说明及其附图的内容后得出的每个细节”。因此明确了检索的重点应当关注发明构思，不能局限于权利要求的字面意思，但也不必扩展至说明书或附图的每个细节。发明能够解决的技术问题及所采用的关键技术手段作为一个整体构成了发明的核心。因此，检索要素提取的来源应当是整个申请文件，包括权利要求书、说明书、说明书附图。而且检索环节的发明构思是一个完整的可检索的技术方案，其组成要素包括技术领域、关键技术手段技术问题以及技术效果。相比较仅根据权利要求技术方案提取检索要素，基于发明构思提取检索要素更符合检索的实际需要，从而能够确保检索要素提取的全面性和准确性，提升检索的针对性和可预期性，有利于进一步提高文献的检全率和检准率③，也就保证了后续审查意见通知书的质量。

另外，检索除了注重要基于发明构思的检索内容来检索外，还要按照审查部门制定的《检索规范》要求，充分运用检索工具，例如：非专利检索数据库如IEEE、SpringerLink、SPIE、ACM、AIP、CNKI 等，当前比较热门的专利检索系统如patentics、incopat 等，以及国家知识产权局目前自主开发的智能辅助检索系统等，并且利用多种检索策略或检索方法进行检索，最终才能检索到优质的对比文件、证据，从而保证检索的全面性、高效性和准确性。

（三）权利要求中存在不清楚、创造性等多个实质缺陷的审查策略

对于权利要求中存在不清楚等形式缺陷的案件的审查策略，在不影响本领域技术人员理解案情的前提下，审查员应当针对发明实质进行深入检索和“三性”审查。如果审查员在第一次审查意见通知书中仅指出不清楚的缺陷，显然申请人答复通知书时克服不清楚等形式缺陷后，审查员需要发出第二次或在更多次审查意见通知书来指出“三性”缺陷，这样的策略显然审查效能不高。通常，审查员应当在第一次审查意见通知书中评述不清楚等形式缺陷的同时，进一步评述技术方案的“三性”等实质问题，或采用假设评述的方式评述“三性”等实质问题，提高审查意见的全面性和有效性。

【案例3】

一种电池打火机用陶瓷点烟器及其制作方法。其权利要求1.一种电池打火机用陶瓷点烟器及其制作方法，其特征在于：制备方法描述的瓷点烟器的装置结构。2.根据权利要求1 所述的一种电池打火机用陶瓷点烟器及其制作方法，其特征在于：其限定了点烟器的具体制作步骤。审查员通过分析权利要求保护范围发现，权利要求1 和2 存在明显的主题名称不清楚问题，权利要求1 的主要技术特征为制备方法描述的产品，权利要求2 则均为制备方法特征。因此，一通中在指出权利要求存在不清楚的缺陷的同时，审查员针对产品和方法分别进行检索和创造性评述，做到了全面、有效审查。

（四）针对整个申请文件进行全面审查

由于申请人/代理师撰写方面等原因，体现授权点的内容或者一些虽不是授权点的内容但可能申请人会认为是授权点的内容，并不一定会全部记载在原始权利要求中，如果审查员第一次审查意见通知书仅针对权利要求书中的技术方案进行检索和“三性”评价，显然申请人答复审查意见时通过将上述内容增加到原始权利要求书中后，可能会导致现有证据不足以评价新权利要求的创造性，需要审查员进行补充检索或者进一步评价创造性，显然审查效能不高。因此，如果审查员在第一次审查意见通知书前就对说明书中的内容也进行全面检索和审查，并预期申请人的修改方向，告知申请人即使这么修改也仍然不具备授权前景或者告知某些内容具有授权前景，能够提高审查通知书的全面性和有效性，可以加快审查周期。

【案件4】

一种传动装置，其权利要求1 请求保护一种传动装置，包括螺旋轴A、螺旋轴套A、螺旋轴B 和螺旋轴套B，以及上述特征之间联接关系。审查员针对技术方案经过全面检索后初步判断本案的全部权利要求均不具备创造性，但是说明书中记载的球体形状变形的实施方式未记载在原始权利要求中，预测申请人有可能会将其补入到权利要求书中，因此，为了提高审查效率，审查员针对说明书也进行了全面审查，并在第一次审查意见通知书中一并评述了说明书中记载的上述实施方式的创造性，告知申请人即使将其补入到权利要求中也不具备创造性。正是由于审查员针对说明书也进行了全面审查，因此，提高了通知书的全面性和有效性，最终申请人同意审查意见并撤回该申请。

（五）优化通知书撰写方式、充分说理、准确使用公知常识

专利审查意见通知书是审查员和申请人或代理师之间进行书面交流的主要途径，通知书有时存在撰写方式机械教条、繁杂，侧重于特征对比而忽略发明的实质，通知书篇幅较长，重点不突出，逻辑不清晰、说理不充分或不清楚等，这往往导致专利申请人不能信服或不能正确理解专利审查员的审查意见，甚至给申请人阅读带来困扰，导致权利要求要么不修改、要么修改了但仍然存在不清楚或超范围等各种缺陷，从而延长程序，影响审查效率。为了提升和改善通知书的质量，国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心强调要基于发明构思来评述创造性，重在说理、弱化特征比对，简化通知书，重点突出说理，取得了较好的效果。

创造性审查意见通知书应该以该申请的发明构思为基础，抓住重点区别，依据说明书的记载，站位本领域技术人员进行合理论述和分析该申请的区别及其所带来的技术效果，有的放矢，有理有据，以详尽的说理、客观的心态陈述该申请不具备创造性的理由，更易于申请人理解和信服。针对申请人可能存在的每一个疑问或争议点，进行充分详细、“有准备性”地说理和解释，必要时补充证据，使专利审查意见达到“说理充分且清楚”的基本要求，以便申请人明白、理解、信服，即准确理解审查意见的真实意图、把握好其专利申请的前景，从而达到快捷、高效。这样便可真正起到促进专利审查员与申请人之间的积极交流，节约行政资源和申请人人力物力的目的⑤刘时雄，黄彬，王青伟，等.浅谈三性审查意见的说理要求[J].电视技术，2012,36(S2):199-202.。

创造性的审查过程中尤其涉及公知常识的认定，一直以来是一个争议极大和备受关注的问题。如何准确认定、运用公知常识并进行必要的举证，对于审查质量和效率的提高具有极大的作用。而且在认定某一技术手段是否为本领域的公知常识这一客观事实时，审查员应该站位本领域技术人员的角度进行认定。理论上，公知常识既然是本领域技术人员所掌握的知识，即发明人或申请人也应该知晓，因此审查员初次提出公知常识时可以无需举证。但从实践来看，由于同一领域不同个体对公知常识认知程度不同，审查员对申请中公知常识的认定并不一定会得到申请人的认同，因此，审查员若在第一次审查意见通知书中全面检索后尽量进行公知常识的举证，尤其是预测申请人可能会对一些公知常识的认定不认可或存在异议的技术特征，对其评述时尽量给出公知常识证据，有助于提高审查通知书的全面性和有效性进而能够有助于二者更好地达成一致。

（六）回案处理策略

回案处理的核心在于充分重视申请人的意见陈述，对申请人在意见陈述中所争辩的理由和提交的证据进行充分回应。也就是说如果审查员在撰写第一次审查意见通知书之前，已对申请进行了全面审查，则在继续审查阶段应当把注意力集中在申请人对通知书正文中提出的各审查意见的反应上，特别应当注意申请人针对全部或部分审查意见进行争辩时所陈述的理由和提交的证据，尤其是申请人连续两次拒绝修改并就同一问题反对审查意见，审查员应当引起足够的重视，仔细确认是否确实存在审查意见不合理或不准确的问题，避免错误驳回。另外，审查员需要良好的沟通能力，要善于聆听申请人的意见陈述，做到善意审查。对意见陈述的正确理解和把握有利于减少沟通问题的发生。

在回案处理过程中，应按照“五步法”的思路来进行回案处理，针对申请人的意见陈述，审查员应当从如下两方面进行有效的意见答复：一方面，准确认定该申请和对比文件的技术事实，以及解决相应技术问题所采用的技术手段；另一方面，准确站位本领域技术人员，客观判断该申请在技术上的贡献从而客观评述创造性，说理充分。对于申请人的意见答复，要深入分析和归纳申请人的争辩焦点，仔细核实证据和事实认定，树立证据意识。

（七）积极开展电话沟通、会晤等沟通方式

申请人与审查员之间的沟通交流是否有效是影响专利审查质量和效率的一个重要因素。审查员和申请人/代理师双方的交流以审查意见通知书和意见陈述为主，双方对发明技术方案理解不一致和对创造性评价不能达成一致时，往往需要多次发出通知书，拉长了审查周期。基于此，目前国家知识产权局鼓励审查员在发出第一次审查意见通知书之前与申请人/代理师间进行电话沟通或者会晤等其它沟通形式，有助于及时消除审查员或申请人的疑惑，提高答复意见和修改文本的针对性，有助于审查员做出全面有效的审查意见，加速审查周期。

五、提高申请人/代理师撰写申请文件的质量

申请文件的撰写质量是影响专利高效高质量审查的一个重要因素，对于一些撰写质量很高的案件，审查员通过全面检索后判断其符合授权条件时，仅需指出个别形式缺陷即可发出第一次审查意见通知书，甚至无缺陷可直接发出授权通知书；而对于撰写质量较差的案件，形式缺陷和实质缺陷太多，会给审查带来很大麻烦，包括案情的理解、查找全部缺陷，严重时还会影响结案的走向，导致本该有授权可能的案件变得不确定，同样也会对审查员审查意见通知书的全面性和有效性带来影响。

然而申请文件的撰写质量由作为发明人的研发人员，作为中介的代理师以及发明内容共同决定的。通常企业研发人员懂技术，但是缺少专利撰写及保护方面的知识；代理师虽然了解专利法规和撰写规则，但对于技术的理解不够深入，这就导致了申请文件的撰写和通知书答复质量不高。从企业角度讲，如果能够培养自己的专利工程师，作为研发人员和代理师之间桥梁的专利工程师既熟悉本领域技术知识以及本公司产品的研发过程，同时也了解相应的专利法规，懂得基本的撰写知识及企业希望获得的保护范围，可以促进研发人员与代理师之间的有效沟通，提高专利申请文件的撰写质量。从代理师角度讲，代理师也要不断提升自己的业务水平，储备技术方面的知识。另外，加强企业、申请人、代理师同专利实审部门的交流，可以充分了解专利申请、审查以及保护的相关知识，有助于企业运用知识产权战略，同时提升专利申请文件的撰写质量。

六、结语

提升专利审查质量和效率是一个系统工程，因此，应当既要建立长效机制，又要建立短效机制，长短机制并重，二者缺一不可。通过业务管理部门统一审查标准和加大对审查员业务水平的培训，提高申请人/代理师撰写申请文件的质量和答复水平，审查员不断向本领域技术人员趋近，加强审查员与企业、申请人/代理师的沟通交流，以及审查员在具体审查过程中准确把握发明实质、基于发明构思检索和评价创造性、注重掌握审查策略的积累、牢固树立证据意识、优化通知书撰写方式、评述有理有据等，可以有助于全面提升审查意见通知书的全面性和有效性，进而助力提质增效，为我国加强知识产权保护工作、推动高质量发展提供保障。