创造性判断的几个关键问题

李伟伟 王 辉

在专利行政授权、确权程序以及后续司法诉讼中，涉及《专利法》第二十二条第三款有关创造性的判断问题，已然成为专利行政案件中出现频次最高的问题。《最高人民法院知识产权法庭年度报告2019》统计了2019 年专利行政二审案件的特点，其中多数案件以创造性判断为主要争议点，该类案件总共92 件，在审结的专利行政案件中占比约70%。而到了2020 年，此类案件已近90%①最高人民知识产权法庭.最高人民法院知识产权法庭年度报2019[M].北京:人民法院出版社，2020:12.。探本溯源，专利行政诉讼案件涉及创造性问题的数量攀升，源于专利确权、授权行政审查程序中相关案件量的占比不断增大。据统计，2020年专利确权案件中，被全部无效的849 件实用新型专利里主要的法律依据是《专利法》第二十二条第三款（共有711 件，占比83.7%）；被全部无效的283 件发明专利里主要的法律依据也是《专利法》第二十二条第三款（共有240 件，占比84.8%）②超凡研究院.2020 年中国专利无效决定统计分析[EB/OL].（2021-02-07）.https://mp.weixin.qq.com/s/8evKNvroxdEDMPuk5FS9xA（2021-02-07）.。可见，在专利授权、确权案件中“得创造性判断之精髓者得天下”。尽管经过数十年审查和审理实践，一项专利或专利申请是否具备创造性已经有非常成熟的判断方法，但是由于专利制度涉及的产业领域广泛、各技术领域创新程度和技术特点不同，加之政策和创新实际需要的调整，创造性判断在不同时期和不同程序中仍常有分歧。本文结合几起典型案件，就创造性判断中权利要求理解、最接近现有技术的选取、技术启示的判断、公知常识的证明等实务中较为常见的问题阐述个人学术观点。

一、权利要求的理解

创造性判断的客体是权利要求保护的技术方案，因此正确理解权利要求的保护范围是客观判断创造性的基础。对于如何正确理解权利要求，或者如何正确解释、解读权利要求，专利法、相关司法解释、专利审查指南均有规定。《专利法》第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容③此条款在2020 年10 月17 日第四次修改的专利法中变更为第六十四条第一款。。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件用用法律若干问题的解释》（2010）第二条规定，人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域，确定专利法第59 条第1 款规定权利要求的内容普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解。第三条又规定，人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求中相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书中对权利要求有特别界定的，从其特别界定。2020 年9 月12 日施行的《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第二条规定，人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定。依照前款规定不能界定的，可以结合所属技术领域的技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。《专利审查指南》（2020）第二部分第二章第3.2.2 节规定，“一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。”

根据以上法律规范，专利行政授权、确权案件中权利要求的解释既要考虑权利要求本身记载的内容、又要审视说明书和附图中相关的记载；既要明晰相关技术领域通常具有的含义、又要兼顾有无具有特定的含义；既要全面审查申请文本、当事人意见陈述、审查档案等内部证据、又要了解相关技术领域的书籍、字典等外部证据。但是，所有的考量因素都应以申请人于申请日提交的申请文本为基础、以其记载的发明目的为基准，综合考虑以上影响因素后得出客观、准确的解释。正如美国联邦巡回上诉法院在Scipps Clinic &Research Foundation v.enentech,Inc.一案中所言“专利权利要求的解释只是一种对简洁的权利要求语言进行详细描述的方式，目的是理解而不是改变权利要求的范围。”

在某涉案专利申请中（如图1、图2 所示），权利要求1 为“1.一种免维护呼吸器，其包括：(a)带具和(b)面罩主体，包括凹陷区域和一次过滤区域，并具有至少一个非织造纤维网，所述至少一个非织造纤维网包括过滤层，其中所述面罩主体的所述凹陷区域的至少一部分已使其固有结构得到改变，以显著增加在整个所述凹陷区域的压降，所述压降的增加是在没有在所述凹陷区域中对所述面罩主体添加额外的材料或物项的条件下，通过对所述至少一个非织造纤维网的所述固有结构进行改变实现的。”该专利申请历经了驳回、复审、一审和二审行政诉讼，对上述权利要求1 的理解始终有不同意见，而各方产生分歧的关键问题是对于权利要求中“凹陷区域”的理解。

图1 涉案申请的附图

图2 对比文件的附图

驳回决定和复审决定认为，对比文件中的“上部区域”相当于涉案专利申请的“凹陷区域”，而涉案专利申请人认为二者不是相同的区域，后续一审和二审法院支持了专利申请人的主张。判断两种区域是否相同的关键是如何理解权利要求中“凹陷区域”的具体含义和具体所指。首先，“凹陷区域”这一用词在口罩领域没有约定俗称的含义，此时需要根据专利申请文件做出判断，而基于权利要求本身的记载，“凹陷区域”首先是口罩的一部分，其次是一次性过滤区域之外的部分。当然从文义解释的角度，权利要求的用词都要合乎文字本身的含义，即凹陷区域还应当是“凹陷”的，不是凸起的。再审视涉案专利申请的说明书之记载，其说明书中有一个术语说明─凹陷区域，是指鼻部区域并在佩戴呼吸器时分开佩戴者的眼睛和/或眼眶的下面存在的面罩主体区域；一次过滤区域，是指呈现出较低压降并包含过滤层的面罩主体的一部分。根据说明书的上述记载，“凹陷区域”是位于眼睛下方、且独立于一次性过滤区域的部分。而结合涉案专利申请的发明目的进一步分析可知，其要解决的技术问题是如何防止戴口罩造成眼镜起雾，所采用的技术手段是将口罩分为三部分，在靠近眼睛的部分实施点焊形成肋条，使得从此处呼出空气变得困难，所实现的技术效果是增大此区域呼气阻力进而防止对眼镜起雾。由此，通过说明书对技术问题、技术手段和技术效果的记载，正确理解涉案专利申请权利要求中“凹陷区域”的含义，应该是“凹陷区域，是口罩的一部分，是独立于过滤区域之外的部分，同时也是显著增加压降的部分”，即在此处阻挡住了呼出的气息向外溢出，而使得呼气从一次性过滤区域呼出。反观对比文件，尽管其采用了类似的技术手段，即在“上部区域”通过超声焊形成有肋条，但是对比文件中的“上部区域”是面罩的一部分，但不是一次性过滤区域之外的部分、也不是形成压降的部分，其作用是支撑口罩，解决的是口罩塌陷的技术问题，实现了整个口罩空气阻力小、呼吸更顺畅的技术效果。

通过该案可以看出，对于权利要求中使用的用词在相关技术领域没有约定俗称的含义时，需考虑说明书和附图中是否指明了某词具有特定的含义，如果使用了这类用词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，则不应仅限于权利要求的文字本身而对其保护范围做宽泛的理解，以造成很容易找到公开了类似技术手段但作用不同的对比文件错误地否定权利要求的创造性。需要注意的是，对于用词的特定含义的解释需要符合发明目的，也不得与本领域的公知常识相矛盾。

二、最接近现有技术的选取

创造性判断之“三步法”的第一步是确定最接近的现有技术。根据《专利审查指南》（2020）第二部分第四章第3.2.1.1 节的规定，最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

众所周知，“三步法”来源于欧洲，而欧洲专利局采用三步法判断创造性时，选择最接近的现有技术通常是出于与发明相同的目的而构想出的主题或者与该发明指向相同目标的主题，并结合公开“最多特征”这一因素，其认为“最接近现有技术”这一表述，并不意味着该现有技术的公开内容更加接近所评判的发明创造，只需比其他现有技术公开的内容更加接近该发明的主题，核心考虑的是该现有技术必须指向与发明相同的目的和效果。欧洲专利局通过一系列判例表明“选择最接近的现有技术应该是客观行为，而非主观行为”，尽管评价创造性所依据的出发点的选择，有一定的自由度，但是选择最接近的现有技术仍需要符合某些标准，标准之一就是专利申请中陈述的“技术问题”，“技术问题”的相似性构成最快的路径来获得请求保护的技术方案，进行开发以通向请求保护的发明④欧洲专利上诉委员会.欧洲专利局上诉委员会判例法（第8 版）[M].北京:知识产权出版社，2020:159-168.。

这也与中国的审查实践异曲同工，大量行政审查决定表明，确定最接近现有技术的众多考量因素中，现有技术的内容与发明要解决的技术问题相关是一项不容忽视的要求。若现有技术与发明所要解决的技术问题无关，技术改进的方向存在较大不同，这种现有技术难以指引所属领域技术人员显而易见地获得发明的技术方案。即使这样的现有技术公开了看上去类似的技术手段，也不应直接将该技术手段的作用机械地套用在现有技术公开的技术手段中，应重点考察该技术手段在现有技术中所解决的技术问题、实现的技术效果。

在上述口罩案中，涉案专利申请在背景技术中载明“常规的口罩边缘匹配人脸的轮廓，在面部和下巴区域一般贴合较好，但在鼻部区域，轮廓较为复杂，不容易实现紧密贴合；如果鼻部贴合不紧密，会吸入污染物，且呼出的空气使眼镜起雾。通常会用鼻夹等附加物，但没有改进口罩自身固有结构来解决这一技术问题”。基于此，涉案专利申请提出改进，采用三段式口罩的结构，在特定区域进行点焊形成肋条，从而增大空气阻力，最终实现了防止眼镜起雾的技术问题。而对比文件1 面对的是解决口罩主体部分支撑性不足引起塌陷的技术问题，尽管采用了相似的技术手段，但是它们在各自不同的技术方案中，解决的技术问题、实现的技术效果其实并不相同。换言之，对比文件1 并不适合作为最接近的现有技术，而选取不当的原因是把技术手段、技术问题、技术效果三者割裂开来，尤其是没有注意“技术问题”的相关性，即最接近的现有技术是否与发明人所关注的特定技术问题存在合理的关联性。

需要注意的是，“三步法”包含着重塑发明实际解决技术问题的过程，尽管技术问题在最接近现有技术选取过程中非常重要，但对有些案例而言，“三步法”包含着重塑发明实际解决技术问题的过程，在这种重塑过程中，有可能发明人提出的技术问题已被现有技术解决，此时影响最接近现有技术确定的关键因素则在于技术方案之间的相似性，毕竟与发明密切相关的技术方案应当是在技术上与发明最为接近、经过较少或较为容易的改进或调整就能够得到要求保护的技术方案⑤国家知识产权局.以案说法[M].北京:知识产权出版社，2018:138-164.。

三、技术启示的判断

创造性判断之“三步法”的最后一步涉及技术启示的问题，也是创造性判断中的难点。相比第一步“确定最接近的现有技术”和第二步“确定区别技术特征和发明实际解决的技术问题”，第三步“判断是否显而易见”带有更多主观的色彩，实践中通常要考虑多方面的因素，包括技术领域、技术问题、技术效果、发明构思整体、所属领域技术人员的水平等等。而笔者认为，所有这些影响因素中，最根本的因素是“所属领域技术人员”的站位和水平，因为技术启示的判断主体是“所属领域技术人员”，如果脱离所属领域技术人员的视角，则技术启示的判断以及所考虑的其他种种因素都是无根之木、无源之水。

某涉案专利（如图3 所示）保护一种香烟包装盒，其权利要求1“一种用于吸烟物品的包装盒，所以包装盒包括……，其中前平面板和后平面板中的至少一个包括多个非连续的凸出物，所述凸出物彼此间隔开并且从……外表面向外凸起。”根据说明书的记载，香烟包装盒在进行外包装时由于进行加热导致包装盒内的香烟物品质量变劣，而从包装盒的板的外表面设置的凸出物，提供在包装盒表面与包装物之间产生绝缘空隙以防止吸烟物品的受热劣化的技术优势，从而保证包装盒内香烟的质量。即，涉案专利的凸出物具有防滑、隔热的作用。作为现有技术的证据2（如图4所示）也公开了一种盛放香烟的包装盒，但是该包装盒的图示中并没有显示有凸起，而是在文字部分记载了“为了提高视觉冲击力可以在表面进行凸起设计”。专利权人认为证据2 自身从未提出解决防止香烟质量变劣这一技术问题，且证据2 的凸起是为了提高视觉冲击力，不具有隔热的作用，因此证据2 没有给出解决相关技术问题的技术启示。而原专利复审委员会以及一审法院均否定了专利权人的主张，虽然证据2 中对凸起仅记载了“用于提高视觉冲击力”，没有直接说明其还具有“隔热”的作用，也没有记载能够由此解决香烟质量变劣的技术问题，但是，判断现有技术是否给出技术启示，不仅局限于文字记载，还需要考虑到所属领域技术人员在阅读相关证据时能够基于合理的逻辑推理，结合已掌握的现有技术而得到的技术信息。在该案中，所属领域技术人员知晓香烟包装的整个工艺流程，也知晓在塑封阶段有加热环节，因此当其看到香烟盒上的凸起时，基于其在该技术领域的一般技术常识和对加工过程的了解，能够容易地意识到香烟盒上的凸起物本身，在加热过程中能够分散热量，由此减少封装热量对香烟质量的影响。故而，不管证据中有无“隔热”文字记载，所属领域技术人员均能够从证据1 已经公开的技术方案中得到“包装盒表面设置凸起可防止香烟质量变劣”的技术启示。

图3 涉案专利的附图

图4 证据2的附图

通过该案例可以看出，判断技术启示的过程就是以所属领域技术人员针对发明实际解决的技术问题能否正向重塑发明的过程，在这一重塑过程中，除了证据本身记载的技术信息以外，还应当考虑带所属领域技术人员已经掌握的技术常识和已经具有的实验能力，以及其根据证据所公开的技术信息合理推理的逻辑能力。另外，还有一类案件是现有技术已经解决了相关技术问题，申请人提出了不同的替代方案，此时判断有无技术启示时不应仅局限于所属领域技术人员有无改进动机来重塑发明，而是判断替代的技术方案本身是否具有非显而易见性，当然，这个判断过程也仍然以所属领域技术人员为判断主体，如果替代方案本身相对于现有技术整体是非显而易见的，则其具备创造性，应当给予专利权保护。

四、公知常识的证明

除上述问题之外，整个创造性判断过程的另一个常见且容易引起争议的问题，是判断区别技术特征是否属于特定领域的公知常识。为防止公知常识滥用，《专利审查指南》（2020）第二部分第八章第4.10.2.2节规定，审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明说明理由或说明理由提供相应的证据予以证明。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。但是对于该规定，有一种错误的解读，认为公知常识均需要给出证据证明，实际上，根据该规定，对于公知常识可以提供证据证明，也可以给出充分的理由予以说明。在北京市高级人民法院（2018）京行终字第4818 号判决中也有类似的观点。

该案涉及一种包装箱，涉案专利在无效审查程序中被宣告无效，理由是权利要求1 相对于证据3 和公知常识的结合不具备创造性。北京知识产权法院和北京市高级人民法院均维持无效决定。根据涉案专利说明书的记载，涉案专利的包装箱通过平板状材料折叠、粘结制成，解决现有技术中包装箱开箱和封箱浪费时间的问题，具体结构如图5 所示，权利要求1 限定了“上盖与下盖覆盖一面粘有双面胶”。证据3（如图6所示）公开了一种多次循环用环保箱体，具有多个外侧板，与下盖侧板相密封的上盖侧板设置“一次性密封胶带”。无效决定认为权利要求1 与证据3 的区别仅在于证据3 没有公开“上盖与所述下盖覆盖一面粘有双面胶”，但是本领域技术人员很容易想到将证据3 的两个侧板的延伸部相粘接来形成外层封装结构，而且在它们相覆盖一面采用双面胶实现粘接是本领域公知常识。专利权人不认可上述公知常识，并坚持行政机关应当提供公知常识性证据予以证明。一审和二审法院均未支持专利权人这一诉求，根据二审判决的观点，公知常识的认定标准以本领域普通技术人员为创造性判断的主体，而所属技术领域的技术人员，是指一种假设的“人”，其知晓申请日或者优先权日之前该发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前的常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。即本领域的公知常识应当为本领域的技术人员所应当掌握的知识，其不但包含本领域的普通技术知识，亦包含特定情况下其他相关领域的普通技术知识。在专利授权、确权案件中，被诉决定已经通过充分说明的方式认定相应的技术手段或技术特征属于常用技术手段的基础上，不能仅依据专利权人的简单的否认即要求国家知识产权局提交证据证明该技术手段或技术特征属于常用技术手段，除非其提出明确的反证证明或者详尽的理由说明相应的技术手段并非常用技术手段，通常情况下对于相应的技术手段是否属于常用技术手段无需再行举证证明。

图5 涉案专利的附图

图6 证据3的附图

因此，在专利行政诉讼案件中对于公知常识并非一律需要举证，应综合考虑到举证的必要性及难易程度等因素，采用合理的方式加以证明或予以说明。

五、结语

在专利授权确权程序及相关司法诉讼中，创造性判断一直是可专利性的热点和难点，根据通常采用的“三步法”来判断创造性时，包含了对权利要求的理解、最接近现有技术的选取、技术启示的判断等关键问题，而每一个问题都有诸多因素需要考虑，例如在选取最接近的现有技术时，要综合考虑技术领域、技术问题、技术效果以及技术特征多寡等因素，且尤其注意与发明解决的技术问题存在某种关联性的现有技术；又如在技术启示的判断过程中，不仅需要考量技术特征及技术手段本身，还需要考量与技术特征所直接相关的技术问题和技术效果，但众多因素的背后，实质上是所属领域技术人员的站位和水平。熟悉和掌握判断创造性的关键问题之要义，才能保证事实认定清楚、法律适用正确。