企业防御商标战略——以腾讯公司“企鹅”图形商标为例

（大连理工大学知识产权学院，辽宁 盘锦 124221）

随着经济全球化的发展，人们对于品牌的追求和认可度越来越高，但这同时也伴随着大量“搭便车”现象的产生，因此许多企业便通过注册防御商标来保护自己的基础商标不被侵犯，这是一种保护自己企业品牌的方式[1]。但根据我国律法相关规定，防御商标便会因注册商标无正当理由连续三年不使用而被撤销制度被撤销，从而使得防御商标的作用无法更好地实现。为避免此种情况的发生，多数企业会对防御商标进行三年一注册的方式来保证防御商标的合法性，但这无疑给企业增加了成本，给商标管理部门增添了工作量。本文将以腾讯公司“企鹅”图形商标为例，研究防御商标与注册商标无正当理由连续三年不使用而被撤销制度之间的冲突，从而给予权利人更好的保护。

一、案件摘要

腾讯科技(深圳)有限公司（以下简称腾讯公司）向商标局申请注册防御商标，商标局核准注册该防御商标。原撤销申请人上海仟果企业管理有限公司对原撤销被申请人腾讯公司的商标申请撤销，商标局决定撤销。2017 年1 月20日腾讯公司因商标（复审商标）撤销一案，不服商标局决定，向商标评审委员会申请复审，经审理后，商标评审委员会认为：腾讯公司所提证据无法形成完整的证据链，无法证明商标在指定期间内在核定服务上得以真实有效的商业性使用，故该商标在复审服务上的注册予以撤销。

二、相关法律问题

（一）基础商标与防御商标的界定

基于上述案件的裁判我们可以看出正确区分基础商标和防御商标是企业的必备功课。基础商标是防卫性注册商标的对应面，也是防卫性注册商标存在的基础，防卫性商标存在的主要作用是保护基础商标功能的实现以及加强正商标和权利人之间的联系紧密度。

（二）基础商标为驰名商标时的处理

探讨何种类型的防御商标会被撤销前，必须明确的是防御商标并非驰名商标专属。从现阶段我国商标注册制度以及实践来看，无论是驰名还是非驰名商标，都有大量的防御商标。对于恶意囤积的大量商标，无正当理由不使用，目的多为待价而沽，其存在就是一种不正义，理应被撤销。

但驰名商标的防御商标在无正当理由连续三年不使用的案件中应不予撤销。具体分析如下：

第一，众所周知，防御商标注册的主要目的就不是为了使用，且大多数防御商标根本就不可能在所有类别上都真实有效的使用，那么若不加区分地按照商标使用标准来审查，则会出现大量的防御商标被撤销的现象[2]。

其二，从腾讯企鹅商标被撤销案件的结果来看，该案防御商标的基础商标为驰名商标，即使腾讯相关商标被撤销了，撤销人也是不可以直接使用腾讯公司的图像进行商标注册，如撤销人直接使用该图样进行商标注册，在该图形已经被认定为驰名商标，并被广大消费者所熟知的情况下，极易造成消费者的混淆与误认，并且淡化驰名商标的显著性。

其三，腾讯公司的图像若在先进行过著作权的登记，也会对在后申请商标构成权利障碍，在后商标的注册将直接违反《商标法》第32 条之规定，结果还是会被不予注册，在先权利对于在后商标的成功注册也是不容忽略的因素。

因此，基于上述三点阐述，对于驰名商标的防御商标不以三年不使用为由将其撤销也并非不可。

（三）基础商标为普通商标时的分类处理

驰名商标的防御商标可免于撤销，并不代表所有类型的防御商标在无正当理由连续三年不使用时都不会被撤销，普通商标的防御商标依然要进行商标性使用，即商标权利人必须具有真实使用商标意图和存在实际商标使用行为。因此，当基础商标为普通商标时，象征性的商标使用行为通常也不会被认可，所谓象征性的使用是指为了规避撤销制度而进行的商标使用。象征性使用之所以不被认可，主要是因为商标权利人缺乏使用意图。

三、临近三年再注册存在的问题

对于防御商标的保护，临近三年再注册的方式是很多大企业比较热衷的方式，主要原因在于成本较低，同时又能够保证商标不被他人抢注，而且还巧妙的避开了连续三年不使用被撤销的风险[3]。查阅这类企业的商标注册情况可知，其商标注册量居高不下，甚至出现了商标圈地现象，加重了商标审查工作的负担，也造成了商标资源的闲置与浪费。因此，当基础商标为驰名商标时，其防御商标在注册商标无正当理由连续三年不使用而被撤销的制度中免于撤销，权利人完全没必要临近三年重新注册一遍商标，如此，既可大大降低商标注册、维权成本，也可减轻商标审查工作的负担。若基础商标为普通商标，其注册的防御商标并未实际使用，临近三年时原注册人更应该结合企业现状再规划是否会继续开拓某项产业，若无此类计划，则无需临近3 年再注册。若需要继续维持其防御商标的效力，就必须再次注册，如此被撤销的风险也会如影随形，而且该种做法并未得到法律的支持，未来该种做法也有可能被不予认可。

结论

本文通过对腾讯公司“企鹅”图形防御商标被撤销案例进行分析，研究防御商标与注册商标无正当理由连续三年不使用而被撤销制度的冲突以及相关的防御商标和基础商标的界定。提出当基础商标为驰名商标时，其防御商标在无正当理由连续三年不使用的案件中应不予撤销的处理方式，和当基础商标为普通商标时应分类处理，重点看权利人是否具有使用意图。同时指出临近三年再注册存在的问题，加重了商标审查工作的负担。