企业科技项目知识产权管理常见法律风险及应对分析

2020-12-01郭欣遇

法制博览 2020年31期

郭欣遇

深圳供电局有限公司，广东深圳 518035

技术的应用离不开前期的技术研发，本文所称企业科技项目，是指以科学研究和技术研发为内容立项的项目。许多企业在科研方面多采用合作开发的模式，因此，企业一方面需关注自身科研成果的知识产权保护，另一方面需防范合作单位的侵权风险。本文将科技项目进展划分六个阶段，阐述知识产权保护常见法律风险及应对措施：

一、立项阶段

科技项目立项需考察项目的可行性和科研价值。此阶段易出现的问题是审批通过的项目其相关技术领域存在大量在先专利，致使重复开发，缺乏科研价值，以及落入他人已有专利保护范围，导致成果无法实施。由于研发成果带有未经权利人允许使用的在先专利，侵犯他人的知识产权，从而使企业可能承担停止侵权、销毁产品、赔偿损失等法律责任。

对此，企业一是要完善立项文件，增加相关技术领域知识产权检索报告，明确各关键技术的专利数量、地域分布和专利权人信息等。二是要完善审核程序，对已存在大量在先专利的项目，不予批准立项。

二、采购阶段

本文所称科技项目采购，是指需要选择外协单位共同完成科研项目的情况。此阶段需注意将外协单位知识产权管理情况作为考核项。否则，一方面可能因外协单位使用了未经授权的在先专利，导致合作开发过程中或研发成果侵犯第三方知识产权，企业为此承担停止侵权、销毁产品、赔偿损失等民事责任；另一方面可能因外协单位对合作开发过程或成果的保密措施不够完善，导致研发成果被违约泄露，失去商业价值。

对此，企业一是要完善采购文件，要求外协单位提供知识产权管理状况调查表。二是完善采购评价标准，可在评价标准中设置“知识产权管理状况”作为评分考核项，审查外协单位拟在合作开发项目中使用的知识产权情况，包括基础技术、研发工具、研发设备、采用的保密措施、防范知识产权侵权风险措施等，以及外协单位的知识产权纠纷情况。若有侵权风险、采取措施不当或纠纷频发，则考虑不与该外协单位合作。

三、合同起草与签订阶段

（一）合同起草

在合同起草阶段需重点关注研发成果的归属和收益分配这两个核心问题。

1.研发成果的归属

关于研发成果的归属约定，常见问题一是合作开发合同中研发成果描述不清楚、成果范围界定不当。若发生纠纷，则无法确定哪些技术内容属于合同范围，导致本应受合同约束并由企业单独享有或双方共享的研发成果被当作与合同无关的成果，使企业利益受损。二是合作开发合同中只约定了专利权归属，未约定其他专有技术等知识产权归属。此举容易导致研发成果泄露，以及发生纠纷时无法证明研发成果的具体内容。三是合作开发合同中仅简单约定研发成果归研发者享有，而非具体明确知识产权权利人。由此一来，外协单位可能根据法律规定主张全部开发工作由其完成而享有全部知识产权。

对此，企业应完善合同条款，对研发成果的权利归属做出明确具体的约定，避免不确定性。包括：在合同中增加对除专利以外的其他知识产权的权属约定，例如其他未申请专利的专有技术；约定全部知识产权由企业单独享有，确有必要时可约定知识产权由企业和外协单位共同享有，并避免出现“谁研发，谁享有”含义的条款。研发合同签订后，企业应定期关注外协单位经营动态，发现外协单位擅自利用研发成果获利时，及时取证并采取警告、发送律师函、列入黑名单、起诉等措施。

2.研发成果的收益分配

关于研发成果的收益分配，常见问题一是外协单位向企业隐瞒其所获取的共享研发成果的实际收益。二是合作开发合同中未约定知识产权收益分配方案，外协单位擅自分配收益时，企业无法有效要求其对收益进行分配并追究其违约责任。

对此，企业应在合作开发合同中约定具体收益分配方案，如不能提前确认具体收益分配方案的，后续应通过补充协议进行约定。此外，合同中还应约定许可他人实施研发成果的收益分配，并约定外协单位应主动向企业披露研发成果收益情况，包括许可他人使用的收益情况。对于未及时披露的，外协单位应承担违约责任。

（二）合同签订

在合同签订阶段易忽视的问题是外协单位参与项目研发的人员并非其正式员工。若参与项目研发的人员非企业或外协单位正式员工，其主张对研发成果享有权利，容易引发知识产权权属纠纷。

对此，企业一是在合作开发合同签署及履行过程中应审核外协单位参与项目的研发人员是否为外协单位员工、是否受合作开发合同有关义务约束。二是在合作开发合同中约定外协单位参与本项目的研发人员必须是正式员工及其违约责任，并附研发团队成员名单、专业资质及知识产权承诺书，以及外协单位必须及时将项目研发人员变动情况向企业报备。

四、研发实施阶段

在该阶段，企业自身存在的法律风险主要是研发过程中所使用的基础技术、研发工具或设备未取得必要许可，导致成果转化无法完成或无法正常使用转化成果，还可能因侵犯他人知识产权，承担停止侵权、销毁产品、赔偿损失等法律责任。对此，企业应加强自查，发现存在他人知识产权时及时取得许可。

此外，企业还应重点关注外协单位未遵守合作开发合同约定，擅自将研发项目转包或分包给第三方的问题。此举将影响企业对转化成果的应用和再开发规划，妨碍企业对转化成果的保护，损害企业的商业利益。对此，企业应在合作开发合同中完善禁止转包及分包的约定，增加相应的具体违约责任，并定期对外协单位是否存在转包和分包行为进行审查，切实维护自身利益。

五、研发成果验收阶段

科技项目研发成果验收常见问题是验收过程未形成书面文件、验收文件缺少合同当事人签字或盖章、未记载实际成果与立项时预期成果的偏离，以及验收后未将成果及项目资料存档或入库保存。上述不规范的验收管理，易导致研发成果是否完成验收出现争议，以及发生争议时无法证明研发成果的存在和具体内容。

对此，企业应完善成果验收制度，在验收过程中制作记载包括实际成果与立项时预期成果偏离的内容和结论的书面文件，并由企业和外协单位派代表签署，在可能的情况下要求外协单位在验收文件上加盖公章。完善成果物和档案管理制度，指定专人负责在成果验收后将成果物及相关档案进行存档或入库保存。

六、研发成果保护阶段

企业应有区别地考虑研发成果的保护策略。若未甄别研发成果适合专利保护还是商业秘密保护，将不适合专利保护的成果申请专利，或将无法实际保守秘密的成果作为商业秘密保护，将导致无法有效保护研发成果。其中，对于适合申请专利的研发成果未及时申请专利的，若外协单位违反合同约定擅自抢先申请研发成果相关专利或被其他人抢先申请专利，则剥夺了企业的专利申请权，企业无法实施研发成果。

对此，企业一是应提高判断研发成果适合专利保护还是商业秘密保护的能力。通常的判断方式是，市场上容易获取或破解的技术建议通过申请专利进行保护；技术难度较高以及市场上还未出现的技术，建议通过商业秘密进行保护。二是成果验收前应列出项目适合申请专利的内容列表，并将实际提交大部分专利申请作为验收条件。

此外，企业还应关注研发成果的许可使用问题。若合作开发合同约定研发成果由企业单独享有，则外协单位自行实施研发成果或将研发成果许可他人使用，将造成企业权益受损。对此，企业一是在合作开发合同中明确约定外协单位使用或许可第三方使用研发成果应经企业许可授权。未经许可授权而使用或许可第三方使用研发成果，企业有权要求外协单位支付违约金，并在合同中约定违约金计算标准。此外，还应定期关注外协单位经营动态，发现外协单位擅自利用研发成果获利时，及时取证并采取警告、发送律师函、列入黑名单、起诉等措施。