物联网领域专利许可应对策略与注意事项浅析

摘要：移动互联网时代，芯片制造企业的专利权利人与手机制造商之间的专利诉讼此起彼伏、愈演愈烈，直到今天，高通和苹果、华为、三星之间的专利诉讼仍在持续并在全球蔓延。然而，随着物联网时代的到來，新型企业开始使用标准化的无线通信连接来改进现有产品以实现智能化，智能灯光、智能电视、智能空调、智能音箱等产品层出不穷且与人们生活息息相关，已成为生活必需品。如此，我们不可避免地看到，这些家用智能化产品使用了无线通信技术，其中最广泛使用的是WiFi通信技术，其将万物互联变成可能，与此同时，物联网时代的新型企业必须要正面面对来自底层通信技术专利权人的专利挑战。国外高科技企业诸如高通、爱立信和诺基亚等在无线通信技术专利方面拥有绝对的领先地位，这也让它们在2G、3G和4G甚至5G技术标准必要专利方面拥有绝对话语权，其它企业只要使用相关通信技术标准，则不得不向其缴纳巨额的专利许可费。面临无线通信技术专利权人维权逐步从苹果、华为和三星等手机制造商转移扩大战场至其他物联智能设备生产商的紧迫局势，本文浅析被许可方专利管理者和这些企业或者相关NPE机构进行许可谈判接触时，为避免后续谈判在专利许可费方面可能给被许可方带来的损失，被许可方需要重点考虑的问题及所要尽职的注意义务。

关键词：WiFi;标准必要专利;NPE;专利许可

一、专利侵权警告函是否回复

通常，企业专利管理者会收到来自外部的电子邮件或纸质邮件的告知函，在邮件中，会列明发件人身份、疑侵权专利产品、怎么发现侵权行为、疑侵权专利清单、不停止侵权的后果等事项，有时也会收到侵权对比分析表以进一步证明侵权行为成立。

通信技术领域不同于其它领域，特别是涉及SEP标准必要专利时，许可双方必须基于FRAND原则进行谈判，侵权方在接收到专利侵权警告函时，不应采取不理睬的态度。因为一旦采取不理睬的态度，将被视为拒绝谈判，专利权人可以收集拒绝谈判的证据并在后续诉讼程序中提供给法院，更为严重的是，拒绝谈判一旦发生，专利权人可以直接起诉或者要求法院的临时禁令，一旦临时禁令执行，侵权方将面临巨大损失，这在2018年11月30日的福州市中级人民法院（2018）闽01民初1208号之一民事裁定书中应高通公司要求而发布禁售苹果手机的临时禁令中可见一斑。

因此，对于物联网时代的智能产品生产商来说，首先考虑的不是回避，而是要正面面对，特别是涉及SEP时，必须对专利侵权警告函做出回复，至于回复的时间和事由则应该结合企业经营和法律诉求来综合考虑。例如，如果对方没有列明侵权产品型号，则可以要求对方提供产品型号。尽量要求对方提供完整的侵权信息，不涉及SEP专利时，则可以要求对方提供专利侵权对比表。如果被许可方对涉及的SEP真实性有疑问，则不妨要求许可方提供技术标准和专利，并告知该专利和技术标准哪里对应，以证明确实是SEP。

二、专利权人的核实及NPE是否被授权运营专利

专利权人核实有利于理清对方身份和背景，这和后续专利许可费的确定有着重要关系，笔者曾在应对一起专利纠纷事务中，发现一件专利几经转让，数易其主，从跨国通信A企业巨头转让到一家小型B企业，又从小型B企业转到另一家通信C企业。在查看专利侵权警告函后，惊奇地发现警告函发出方却不是专利权人，后经过多方查询，发现其是一家专门的NPE机构。那么接下来要做的就是要核实专利清单，让对方证明其和专利人的关系，专利权人是否和NPE机构存在合作协议，例如，专利权人授权NPE机构就这些专利进行运营及授权NPE机构代为进行专利许可事务。

对于物联网时代广泛应用的无线通信技术及天线技术，常见的专利权人及NPE机构有澳洲的CSIRO、意大利的Sisvel、瑞典的Ericsson、美国的高通和WIFI-ONE、英国VECTIS和西班牙Fractus。其中，VECTIS就和WIFI-ONE以及Fractus达成运营协议，而WIFI-ONE却又从多方受让专利，包括从爱立信、索尼和松下受让一些重要专利甚至SEP;而Fractus 作为天线硬件设备全球领先的制造商，其在2018年7月和10月分别在中国起诉了中国手机制造商OPPO和Vivo。智能产品生产商可以调查这些机构的背景，例如，有无起诉中国厂商的诉讼历史，有无就专利警告函中的专利向其它被许可方收取许可费以及具体的许可费率，如有，基于FRAND原则，智能产品生产商尽量获取公平、合理和无歧视的专利许可费。

三、专利权的有效性、有效期、真实性及稳定性

NPE机构发来的侵权专利清单中的专利并非全部是有效的，这是因为NPE机构发出警告函并不是针对一家企业在同一时间发出的，由于存在时间差，前几年警告函里面的专利有可能已经失效，而侵权方的智能产品却是在专利失效后才上市销售的，那么就不涉及侵犯专利权的问题。需要说明的是，NPE机构并不一定全部核实每个专利的有效性，有时，专利甚至不是相同技术领域的，更难以接受的是，有时，NPE机构甚至并没有得到授权去运营这些专利。被许可方发现此种情况后，可以要求其将这些专利剔除出专利许可谈判范围。

NPE机构会集中处理一批快要过期的专利，且这些专利都是从实体研究型企业受让获取的专利，这些专利前期经过实战检验，是非常有价值的专利。例如，VECTIS运营的专利大多是爱立信、索尼和松下等公司的即将到期的专利，当然也存在新申请的专利。对于即将过期、稳定而维持有效的专利，智能产品生产商可以在不影响经营的情况下，适当延后产品上市计划，避开专利的有效期。例如，将年末的海外上市销售计划延后到下一年初，从而避开海外专利有效期或者减少专利许可清单中的专利数量。

NPE机构有时为谋取更大利益，会将非标准必要专利冒充SEP列在专利池中许可给对方，这些专利甚至都不涉及侵权。因此，在专利许可谈判中，需要仔细考察每个专利及其属性。2017年8月21日，海尔美国贸易公司在美国纽约北区联邦地区法院起诉了7家科技公司和教育机构，其中一条诉求就包括对方在ATSC专利组合中增加了非标准必要专利，欺骗了海尔，显然这侵犯了海尔的权益。

另外，对于专利清单中的一些专利，在判断不具备新颖性和创造性的情况下，可以告知专利权人或NPE专利不稳定的理由及证据，若执意起诉，则会立刻启动专利无效宣告请求程序，从而将一些不稳定专利也剔除出专利许可谈判范围，降低许可成本。

四、专利的法律状态及涉及的技术标准

关注专利侵权警告函中的专利法律状态，例如其是否经历诉讼、诉讼的判决结果以及是否是标准必要专利。

WiFi是基于IEEE 802.11标准的WLAN，目前包括IEEE 802.11ac、802.11n、802.11b、802.11g、802.11h以及802.11ax，其中，802.11ax被高通认定是下一代WiFi技术标准，该标准最强大的地方在于，无线网络的速率提升至802.11ac标准的4倍，其可以提供的理论速率最高为1.75GB/s，要比现在的千兆光纤更快。如果专利清单中涉及了以上标准，则被许可方不得不进入标准必要专利的许可谈判模式，若专利清单中的SEP专利还涉及专利诉讼且有胜诉判决结果，那么则需要采取谨慎态度，做好充分准备应对未来许可谈判中面临的威胁。

五、NDA（non-disclosure agreement）的簽署

NDA一般会在正式谈判前，被许可方被专利权人或NPE机构要求签署，这是由于在许可谈判前期和整个过程中，涉及到保密信息，许可方和被许可方都需要遵循一定的保密义务，这是专利许可业务过程中非常常规和标准的一个事项，因此，需要谨慎对待NDA签署。

例如，西电捷通就曾经与索尼中国在涉及WAPI标准必要专利的NDA签署上有过非常精彩的博弈，根据2018年3月北京市高级人民法院（2017）京民终454号的判决书显示的内容可知，西电捷通因为NDA签署和要求提供claim chart与索尼中国周旋多年迟迟未决，最终彻底激怒西电捷通，于是其在认为尽到合理谈判义务而对方不配合谈判的基础上向北京知识产权法院提起诉讼并得到有利的一审判决，进一步地，北京高院也维持了一审判决，即索尼中国停止侵权及赔偿损失和合理支出900多万元。可见，专利许可谈判进程中，NDA这样一个标准流程处理不好的话，专利权人停止谈判而提起诉讼是必然的。在处理NDA稍有不慎，可能会引起许可谈判的破裂而被诉诸法庭。

六、如何应对高额专利许可费

实际上，不公平待遇，例如，收取过高许可费经常发生，因为每个行业甚至每个企业的情况都不一样，要做到完全公正似乎不太可能，许可费率本身也是需要双方协商，其存在不同差异是必然存在的。正是由于有协商谈判的空间，被许可方在明显处于弱势且被要求高额许可费的情况下，拿起法律武器维护正当权益是正确的选择。

例如，2011年12月被称为国内“标准必要专利第一案”的华为诉IDC（美国数字交互公司）滥用市场支配地位及标准必要专利使用费纠纷案在深圳市中级人民法院立案受理，在随后的审理和判决中，该案引入了专利许可国际通行的FRAND原则认定IDC收取了过高的专利许可费且具备垄断行为需赔偿华为损失，IDC不服一审宣判上诉至广东省高级人民法院，但在广东高院2013年10月的（2013）粤高法民三终字第306号民事判决书中仍然维持了一审判决，判定IDC公司因实施了垄断行为，赔偿华为公司人民币2千万元。

七、典型通信企业的传统收费方式及新领域的收费方式概况

我们知道，高通对于使用其3G或4G技术的手机厂商，例如苹果手机，一般是收取5%的手机售价作为专利许可费，这意味着，1000元的手机就要收取50元的专利许可费用，苹果手机每售出一台手机，平均要向高通缴纳近500元的专利许可费。这对于苹果来说，由于其巨大销量，付出的专利许可费用非常巨大。类似的，对于国内手机制造商，高通也有自己的收费标准，一般是，单模（仅支持单个运营商网络）手机收取整机售价的2.275%，多模（支持两个以上运营商网络）手机收取整机售价的3%-5%。国内大部分手机制造商，大部分以多模为基础手机，单台手机每千元即缴纳32.5元。2017年，华为、OPPO、VIVO、小米为代表国内4G手机出货量4.62亿部，按均价2000元估算，国产厂商每年要缴纳给高通专利费高达300亿。

以上收费方式引起了苹果公司强烈不满，其针对高通采取了一系列法律措施，在全球范围内发生一系列诉讼，在美国本土，则把美国联邦贸易委员会FTC也拉入自己阵线，为此，受到苹果公司指使，FTC于2017年1月17日在California Northern District Court起诉高通，并于2019年5月21日获得胜诉，这意味着未来高通将要改变商业模式，例如，判决中要求高通必须向竞争对手许可部分基本专利，这将会使得原有按照手机售价百分比进行收费商业模式得到改变，高通未来会转向向芯片厂商收取专利许可费。虽然，一审判决有利于FTC，但是高通公司明确表示将寻求立即中止这一地区法院判决的执行，并将立即向美国第9巡回上诉法院提起上诉，甚至其高级副总裁、专利法律顾问马克·斯奈德表示有信心赢得上诉。2019年8月23日，高通公司开始了相关程序，经过1年等待，美国第9巡回上诉法院推翻了一审裁判，认为FTC没有足够证据证明高通涉嫌非法垄断。FTC随后要求重审，于2020年10月28日，美国第9巡回上诉法院最终驳回了FTC关于重审对高通公司反垄断诉讼的请求。

对于智能驾驶领域和物联网领域，高通如果还坚持上述移动互联领域的收费方案，按汽车整车售价百分比收取授权费用，无疑将会引起汽车制造商强烈不满，其一定会采取措施抵抗高通公司。所幸的是，在2018年7月美国高通总部举行的媒体沟通会上，相关负责人表示，自动驾驶将以汽车中通讯装置价格为基数，收取不超过5%的许可费用;而物联网设备则以其中的M2M模块来做为参考，每个部件收费标准为50美分。

总结：近期通信巨头诉讼对象的变化以及物联时代智能产品生产商应对策略

近期，无线通信及相关技术SEP持有者或SEP机构已经将诉讼战场扩大到汽车行业，例如，2018年6月和11月，博通公司就在美国得克萨斯州东区法院对日本丰田及4家日本供应商提起专利侵权诉讼以及在德国慕尼黑和曼海姆对大众汽车提起索赔10亿美元的专利侵权诉讼，争议点是导航和娱乐系统，这些专利2007年被博通从全球定位公司（Global locate）收购。这两次起诉就是一个信号，未来汽车企业专利风险会更多，随着汽车走向数字化和智能化，不得不采用通信技术，尤其进入到自动驾驶时代，其与传统通信巨头之间的专利冲突不可避免。

毫无疑问，对于其它行业的智能产品生产商来说，例如智能家电、智能安全设备等，其未来也将会面临类似的问题。特别是对于通信类SEP，一方面，要避免SEP持有者“一言堂式”的许可费，智能产品生产企业要加强利用知识产权规则来降低许可费;另一方面，对于不合理的许可收费方式，要坚决抵制，多方互助争取一个合理许可费。

同时，更重要的是，政府部门应该组织企业成立各行业的知识产权联盟或联合组织机构，大家联合起来一起应对可能的通信技术领域专利许可谈判和诉讼，以不断促成一个相对公平、合理和无歧视的知识产权营商环境。

参考文献：

[1].福州市中级人民法院（2018）闽01民初1208号之一民事裁定书

[2].http：//www.iprdaily.cn/news_19485.html

[3].https：//bbs.mysipo.com/forum.php？mod=viewthread&tid=911361

[4].http：//ip.people.com.cn/GB/n1/2018/0628/c179663-30093214.html

[5].2018年北京市高级人民法院（2017）京民终454号民事判决书

[6].广东省高级人民法院2013年10月21日（2013）粤高法民三终字第306号民事判决书

[7].Ericsson，Inc. v. D-Link Sys.，Inc.，773 F.3d 1201，1238 （Fed. Cir. 2014）

[8].https：//baijiahao.baidu.com/s？id=1605791397474856283&wfr=spider&for=pc

[9].http：//www.sohu.com/a/344322725_162522

作者簡介：

王建文（1986.8.16-），男，籍贯：江西景德镇，民族：汉，职称：助理研究员，学历：硕士研究生，研究方向：知识产权。