优先权在专利申请创造性评判中的影响分析

王洪英

（中国专利信息中心，北京100088）

站在立法宗旨的角度看，世界各国制订专利法具有相同的目的性，但各国会基于自身实际情况，制订适合本国的专利法，因此不同国家的专利法，在内容方面有所差异。但在一些特殊情况下，这些差异关系到专利权申请是否通过。如果在专利申请过程中涉及优先权，在审查阶段，审查员需要将技术方案是否具备优先权作为依据，使对比文件得到明确。因此对此项课题进行研究，意义十分重大。

1 优先权的核实

在进行优先权审查时，如果检索出的内容提前于申请日，则表明申请的专利属于现有技术的申请，审核可以直接通过。

如果存在下述几种情况，优先权审核必不可少。简言之，将《专利审查指南》中的有关规定作为依据，如果检测出的文件为PX 或PE 类文件，应该在专利申请过程中完成优先权的核实[1]。

上文所说的PX 文件主要指与专利申请主题存在关联的内容，且这种关联十分密切，并且文件公开时间早于专利申请。PX 类文件的存在，会对专利申请创造性造成一定的影响。PE 文件主要指单位或个人所公开的内容，在主题上与专利申请日或优先日大致相当，但前者在公布时间上晚于后者，简言之就是专利申请的时间在文件公开之前或之间。

在检索出PX 文件之后，需要对优先权进行审核，如果审核结果未通过，这些文件就会对专利权创造性造成直接的影响。由于PE 文件的存在，导致优先权审核不通过，会导致抵触申请现象出现，专利权新颖性会被影响。

值得强调的是，申请人申请专利的时间，即使早于文件公开或主题发布时间，在申请过程中，依然可能会被划归到上述几种文件中，在这种条件下，如果优先权审核无法通过，申请人自身的申请可能会变为现有技术后申请或抵触申请，但由于先申请与后申请技术主题性息息先关，因此审查员会将其作为依据，以实现对专利创造性和新颖性的准确判断。此外，虽然核实申请具备优先权，但申请人的优先权日晚于先相关申请公开日，则专利技术的创造性就会被先相关申请所影响。

2 优先权在专利申请创造性评判中的影响分析

通过案例分析的方式，对优先权在专利申请创造性评判中的影响进行如下分析。

2.1 案例概述

某案例属于日本专利申请进入中国的国家阶段，对日本提出了3 件专利申请的优先权要求，这个申请和各优先权文件的申请日和公开日如表1 所示。

表1 优先权申请时间

已知该申请的权利要求为20 项，独立权利要求为4 项，这些权利要求的技术方案以及其在优先文件中的记录如下所述：①独立权利1，复合型螺旋桨帽由2 部分构成，分别为扩散性部和收缩形部，因此2 个部分相结合是独立权利要求，在优先权核实后发现，这个要求及权利方案仅在优先权文件2 中有所体现。②独立权利4，复合型螺旋桨帽由4 部分构成，分别为第一扩散形部、第二扩散形部、收缩形部以及直线形部。因此4 个部分相加是这项独立权利的要求，在优先权核实后发现，优先权文件1 对其进行了记载，但其他优先权文件并未记载。③独立权利7，复合型螺旋桨帽由多个部分构成，分别为数个引导鳍、收缩形部以及扩散形部。因此3 个部分相加是独立权利7 的要求，在优先权核实后发现，优先权文件3 对要求方案进行了记载。④独立权利14，复合型螺旋桨帽由第一扩散形部、收缩形部、直线形部、第二扩散形部和引导鳍构成。因此5 个部分相加是这项独立权利的要求，在优先权核实后得知，优先权文件3 对该要求进行了体现。

审查员在初次审查阶段，向申请人下发了意见通知书，通过3 份对比文件的使用，完成上述独立权利要求创造性的评价，第一份对比文件来自于德国，其公开时间为1989 年，而对比文件2 和3，则属于这项专利申请的优先权，审核人员没有进行后续权利要求的审核，则判定后续权利要求的创造性被审查人员所认可。

2.2 优先权问题分析

2.2.1 优先权较多

优先权涉及较多，主要指专利申请要求书中含有大量的技术内容，且这些技术内容在国内外专利申请书中有所体现，在优先权项目呈现出多元化的特点。

案例中专利权申请优先权文件1，对权利要求4～6 的技术方案进行了体现，权利要求技术方案享有的优先权，需要将优先权文件1 作为标准，在查阅资料后得知，这项权利的日期为2014-05。而优先权文件2 则记载了权利要求1～3的技术方案，因此权利要求技术方案享有的优先权，需要将优先权2 作为依据，其日期为2016-05。与之相同，剩余权利要求需要将优先权文件3 作为依据，权利日期为2016-03。

以权利要求1 和7 的技术方案为切入点，可以发现，两种权利方案并无本质上差别，最大的差别体现为权利要求7的技术特征较多，结合上述分析得知，权利要求1 所享有的优先权为优先权文件2，其日期为2016-05。由于优先权文件2 并未记载权利要求7 中的新增技术特征，因此这项权利要求所享有的权利要求，不能是优先权文件2 中的优先权，与之相似的优先权情况，如果技术方案的权利要求，已经在新申请中明确记载，则具有优先权，如果先申请中并未记载技术方案，则不具有优先权。

2.2.2 创造性对比文件

案例中专利申请，可以作为创造性评价依据的文件为优先权文件1 和2，这样就构成了影响创造性的情形，简言之，优先权文件影响了后申请专利的创造性。据了解得知，该专利申请的时间为2016-05，假如不对优先权进行审核，则这个专利的申请时间与优先权文件1 相同，为2014-05，但这个专利申请的优先权文件不是在中国提出的申请，因此，需要判断其是否属于PE 文件[2]。

通过上述分析可知，优先权文件1 和2 的公开日，与专利申请的时间大致相同，这就构成了PX 文件，再加上，优先权文件没有对该专利申请的多项技术方案予以体现，因此优先权审核不通过。这样一来，7～20 的现有技术由优先权文件1 和2 所决定。但考虑到优先权文件2 和权利要求7 的技术文件大致相同，且权利要求14 的技术文件与优先权文件1 匹配程度较高，因此审查人员在审查阶段，将优先权文件2 作为了评价依据，实现对权利要求7 的评价，主要评价内容为创造性，在评价权利要求14 的创造性时，将优先权文件1 作为评价标准。

2.2.3 范围对创造性的影响

范围对创造性的影响，主要指权利要求范围越大创造性越强，对比时，需要以权利要求范围为主。以上述案例中权利要求4 和14 为例，在初次审核阶段，审核人员对权利要求4 较为认可，与权利要求4 相比，权利要求14 的范围较小，因此权利要求4 具备创造性，而权利要求14 则与之相反。与此同时，权利要求14 的限定也多于权利要求4。

在看到上述结论后，可能会产生一定困惑——审查人员在认可权利要求4 创造性的同时，有没有考虑到权利要求14 的限定，这种困惑很好解答，权利要求4 的限定之所以少于权利要求14，主要是优先权文件1 的优先权，被权利要求4 所享有，因此与其他权利要求相比，更具创造性。

2.3 案例启示

在科学技术发展背景下，对现有技术方案提出改进申请的情况必然会出现，但后改进的方案却不具备申请优先权，这种现象具有不可逆的特点，但在提前申请之前，后申请当前技术对专利申请创造性的影响却可以被规避，为此，需要注意以下方面的要点。

如果申请时间延后，并非是技术研发本身所致，则后申请的时间应该在先申请公布日之前。通过应用这种措施，避免先申请的文件成为后申请审查的对比文件。例如，在上述申请中，在优先权文件1 和2 尚未公布前完成优先权文件3的申请，则优先权文件3 的对比文件中就不会出现优先权文件1 和2，这是规避创造性问题的有效途径。若存在后续申请，杜绝提前公开的情况。以上述申请为例，据了解得知，优先权文件2 在申请日和公开日上差距较小，前后不超过3个月，显然是专利申请者提出的要求，如果没有特殊要求，申请日和公开日的间隔长达18 个月，如果按照这一时间标准公开优先权文件，则优先权文件2 的公开日必然滞后于文件3 的申请日，这样就可以对后续创造性问题进行规避。

3 结论

综上所述，在新时期背景下，科学技术实现了快速发展，诸多技术在融入科学技术后，出现了变动，在技术出现变动后，专利申请人员需要申请设计方案的变更。此时，可能会出现涉及多项优先权、申请人自身优先权文件成为对比文件等现象，这些现象的存在，必然会影响创造性。建议专利申请者调整申请时间和杜绝提前公开的方式，对上述现象进行规避，从而实现预期的目的。