专利侵权诉讼举证责任倒置研究

(中央财经大学 北京 100081)

在专利侵权诉讼中，部分侵权的技术方法、产品等证据掌握在被告手中，作为竞争对手的原告很难从被告的工厂处获悉其制造方法并且固定在特定的载体上保存作为证据使用。法律不强人所难，为了平衡双方当事人的诉讼利益，更为有效的保护专利权，法律在专利侵权当中特别规定了举证责任倒置制度。

专利侵权举证责任倒置适用的条件为依照专利方法生产的产品是新产品且被告依照专利方法生产的产品与其为相同产品。关于相同产品和新产品的认定标准，《专利法》没有明确规定，在具体适用中仍存在问题。本文将着重就新产品的认定问题和相同产品的认定进行讨论。

一、法律修改过程

1984年《专利法》第六十条第二款规定，在发生侵权诉讼的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其制造方法的证明。该条款规定了制造方法发明专利的侵权适用举证责任倒置制度，没有对制造方法生产的产品区分新产品与非新产品，而是对所有的产品统一适用举证责任倒置。不加区分适用举证责任倒置制度会使明明并非新产品的权利人却可以利用该制度要求先生产涉案产品的生产者承担举证责任，而专利权人趁此机会在举证期间窃取其独特的生产方法和技术步骤等，严重干扰了市场正常的竞争秩序。因此，1992年的《专利法》对此作出修改，规定“发明专利是一项新产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其制造方法的证明”，规定专利领域举证责任倒置的适用对象为新产品，但是没有限制被告人的举证责任。

不对被告的举证责任加以限制就意味着被告要将自己完整的生产方法与原告进行一一比对，实践中也存在被告因为没有完全展示自己的生产方法而被认为没有完成举证责任的情况。为避免发生权利人通过举证责任倒置规则强制获取被告的商业秘密，应该对被告的举证责任进行必要的限缩，保护被告的商业秘密。

因此，在2001年的《专利法》修改过程中对被告的举证责任范围进行了限定。在之后的《专利法》修改中，举证责任倒置的基本内容没有改变，只是对条文的位置进行了变动。2008年修改过程中，将原来的第五十七条第二款变更为第六十一条第一款，在2019年1月4日发布的《专利法(修正案草案)》将该条款的位置变更为第六十六条第一款。

因此，我国的专利侵权举证责任倒置适用于新产品制造方法发明专利，被告仅在原告充分证明生产的产品是按照制造方法方面专利生产的新产品、并且该产品与被告生产的产品是相同产品的前提下对证明自己的生产方法不同于原告的专利方法承担证明责任。

二、新产品是直接获得产品

《新专利法详解》规定利用专利方法生产的产品必须是直接获得的，不能进行二次加工。利用制造方法发明的原始产品多为生产过程中的中间产物，不易被直接使用和在市场上进行交易买卖，权利人更加不容易深入被告的工厂获取这一中间产物。这实际上加大了专利权的举证难度，也使得侵权人更容易就可以通过对产品的简单加工避免专利侵权。

在张喜田案中，一、二审法院认为药品制剂只有经过成盐处理之后才是可以作为认定直接产品的对象，中间形成的化合物不能被直接使用便不能够认定为依照制造方法发明专利“直接获得的产品”。再审中，最高院则认为只有使用专利制造方法直接生产的最原始的产品才是直接生产的产品，不能进行进一步加工。所以，最高院认为依照制造方法发明专利直接获得的中间产品化合物才是判定是否是新产品的对象。制造方法发明专利直接获得产品是中间产品化合物而非经过成盐处理获得的药品，而涉案中间产品化合物在制造方法发明专利申请之前不为国内外公众所知，所以依照涉案专利生产的产品才是新产品。最高院与一、二审法院的最终结论相同，但是判断方法并不相同。

通过一、二审法院和最高院的判决可以看出，对于什么是直接产品存在两种观点，一种观点认为直接获得的产品是通过制造方法生产的产品，包括不改变产品“本性”的进一步加工后获得的产品；另一种观点认为直接获得的产品是通过制造方法发明专利得到的原始产品，不能进一步处理。

大多数专利制造方法获得产品都是中间化学产品，必须经过后续的工业处理才可以成为市场上流通的产品。而其中的后续处理，有些只是简单的物理处理过程，有的只是简单的添加了化学添加剂，并不改变产品本来的性质。如果对这些后续加工过程不加以区分，许多领域的制造方法专利就可以轻易地被绕开，其保护就形同虚设。因此，可以采用“本性损害检验法”来判定什么是直接获得产品。如果后续处理步骤是物理上或是简单的化学反应的，并没有改变产品的本性，并且这一步骤并不需要经过创造性劳动就可以施行，则是“直接获得”；相反，则不构成“直接获得”。

三、新产品的认定标准

结合我国法院的规定以及司法案例，关于新产品的认定存在两种标准，即：认定在国内第一次出现的产品为新产品和认定在国内第一次生产的产品为新产品。

(一)以国内第一次生产出为认定标准

在北京毒药研究所诉北京四环制药公司案中，原告认为虽然醋酸奥曲肽产品是早已存在于国内的药品，但是由于受到我国药品行政保护而没有一家国内企业获得授权可以生产该药品。国家药监局2003年开始批准该类药品在国内进行生产后，原告是第一家获得授权生产该产品的企业，因此应当判定原告生产的该类产品是新产品。一审法院认为通过进口第一次在大陆销售的产品并非新产品，对新产品定义的界定提出了在国内第一次制造出的产品的观点。按照此种观点，如果我国已经进口该产品并且广泛销售，但是国内并没有生产者在国内实际进行生产，那么在国内第一次实际制造生产出来的产品仍旧可以构成专利法上的新产品。因此，法院最终认定虽然在原告生产醋酸奥曲肽之前国内早已经存在该进口产品，但是由于原告是第一次在国内生产该产品，所以原告的产品仍旧是新产品。

当前，我国很多药物是从国外进口来的，这些药品中有部分是在国内尚且没有技术可以实际生产的，或者是没有在国内获得行政审批条件授权生产的。虽然这些产品在国内没有进行生产，但是确实是在国内已经出现且被大部分人所知的，如果仍旧以在国内第一次进行制造生产为标准界定是否为新产品，会将所有进口销售的产品笼统的判定为一类，从而使得很多在国内出现了很多年的进口产品成为国内的“新产品”。这样的判定标准会不免造成对专利权过度保护的现象。

(二)以第一次为国内外公众所知为认定标准

张喜田诉石家庄制药集团等专利侵权案件中，张喜田认为石家庄制药集团等生产、销售左旋氨氯地平药品侵犯了自己专利权，并且因自己的产品为新产品，要求其承担举证责任。一、二审法院认为，目前国内市场上只有原被告生产涉案产品，且在张喜田之前没有相同产品出现，应该认为张喜田生产的涉案产品为新产品。最高院则认为在涉案专利申请前，依据专利制造方法直接获得的涉案中间产物并没有被国内外公众所知，因此就能够认为该中间产品为新产品。最高院所持观点与一、二审相反，对于新产品的认定不同于以往法院以国内市场为地域范围而是扩大到国内外，并且否定了“新产品是第一次在国内市场上市”的观点，采用了公开出现的标准。

最高人民法院在2009年12月公布的解释中曾明确将新产品的认定标准界定为国内外公众，该观点目前为大多数法院所采纳。将地域范围界定为国内外有助于我国的专利标准进一步与国际接轨，以国内公众所知替代第一次在国内出现或者第一次在国内生产也有助于提高专利的审查标准，从整体上推动专利制度的发展。

(三)新产品与新颖性的关系

广东冠豪诉天盛纸业案中，冠豪公司是“防伪纤维无碳复写纸及其生产方法”的专利权人，主张依照专利生产方法获得的产品为新产品。二审法院认为产品的发明专利证书可以作为证明依照制造方法发明专利生产的产品是新产品的初步证据，因为如果根据制造方法生产的产品获得了专利产品的证书，说明该产品已经被认可具有新颖性，在专利申请日以前并没有被国内外公众所知晓。在此，对于新产品采用了类似于新颖性的判断标准。在荷兰解决方案公司诉河北四友公司案中，法院则认为“方法具备创造性并不必然意味着依据该方法得到的产品具备新颖性、创造性”，方法新颖与产品新颖不能划等号。不能简单的认为方法具有新颖性，由此生产的产品一定具有新颖性，具有新颖性的方法可以是对以往旧产品生产方法的改进。

通过对比上述两个案例，新产品与新颖性的关系究竟是否可以划等号，本文认为还需要看具体案情。专利权人为了获得更多法律保护，一般会对产品制造方法和依该制造方法直接获得的产品同时申请专利。在这种情况下，如果产品能够获得发明专利，则证明该产品具有新颖性，可以依据专利产品的证书认定新产品，除非侵权人提出有力的反证证明。如果产品未获得发明专利的情况下，不能直接依据方法专利具有新颖性认定产品具有新颖性，对于非新产品也可以改进生产方法进而获得制造方法发明专利。

是否是新产品，专利权人很难穷尽国内外的情况进行举证，否则专利权人的权利无法保障。在此种情况下，对于专利权人的举证责任不宜规定过重，专利权人只需要提供初步的相关证据、足以证明涉案产品有很大的可能性是新产品就可以。在司法实践中，专利产品证书、查新报告等都可以做为初步证据证明依据制造方法发明专利生产的产品为新产品，侵权人对此有不同意见的可以提出反证。

因此，新产品的认定具有以下四个要点:①时间范围为专利申请日之前；②地域范围为国内外；③形式为公众所公知，具体包括国内外刊物发表、生产、销售以及使用等种种形态；④与已知产品相比不相同也不等同，在功能、结构等方面具有明显的区别。

四、相同产品的认定分析

被告需要证明自己生产的产品与专利权人按照专利方法生产的产品不同，若被告生产的产品与专利权人生产的产品是相同的产品，则专利侵权很可能成立。在认定是否构成相同产品的过程中，首先需要该产品为专利方法直接获得的原始产品。这一认定，使得方法专利权人无法证明侵权人生产了“相同产品”。因为方法专利载明的原始产品往往是生产环节中的中间产物。这些产物并不直接出现在市场流通领域中，被侵权方也不太可能深入对方厂区内部找出证据，这实际上增加了方法专利权人的举证难度。其次，方法专利所得产品与“相同产品”比较过程本身也存在障碍。对于方法专利权来说，权利要求只记载了得到产品的各个工艺步骤不记载产品本身的特征，当判断两个产品是否为同样产品时，只能将被控侵权产品与专利权人实施其专利方法所获得的产品进行比较。而一件具体的实物产品往往包含了无穷多个“技术特征”，其比较的困难程度很高且比较结果极易产生不确定性。

(一)相同产品并非“同类产品”

举证责任倒置适用的前提是相同产品，而非同类产品。同类产品的概念范围较相同产品大得多，以同类产品的概念判断案件无疑扩大了举证责任倒置适用的范围。

恒瑞医药股份有限公司与阿文—蒂斯药物股份有限公司专利侵权案中，该案一审判决中误将“同样”的产品理解为“同类产品”，从而判定被告制作的产品与原告的产品属于同类产品，因而符合专利法规定的举证责任倒置的适用条件，由被告承担举证自己产品的制造方法不同于原告专利方法的证明，从而将败诉的风险不适当地转移给了被告，这对被告来讲是不公平的。本案在二审判决中及时纠正了这个错误，指出一审判决的这个决定“没有法律依据”。是否是相同产品需要原告提供证据加以证明，在原告没有提供证据证明的情况下，法院不能强行适用举证责任倒置。在解释和执行法律规定的时候我们应该严格遵循法律的本意，不能任意扩大或缩小法律的适用范围，否则就可能侵犯原告或被告的实体权益。

(二)相同产品的认定方法

在判断是否是相同产品的上，实践中存在两种不同的认定方法。第一种方法是通过特征性技术步骤判断。《专利侵权判定指南》(2017)规定：所谓“同样产品”是指将被控侵权产品与专利权利要求所要求保护的产品相比，被控侵权产品采用了产品权利要求记载的全部技术特征。第二种方法是通过特征性物质或者组合。以被控侵权产品与依照专利方法获得的产品在“结构或者质量、性能”等方面是否相同综合考虑，如果二者基本相同或者没有质的区别就应该认定属于“同样产品”。一般情况下，只要原告产品与被告产品的销售市场、产品作用雷同，就可认定“同样产品”。

上述两种方法都有其合理性。以产品本身的技术特征为标准，将被控侵权产品的技术特征与专利权利要求所记载的全部技术特征进行比较，能真正从产品的内部属性来判断两种产品是否为功能和用途来判断产品是否相同。从产品的外在特征等对比是否是相同产品更为直接、方便，但是方法专利中所获得直接产品往往是中间化学物质，对比其产品的外观、功能、用途等比较困难，因此对此种相同产品的认定以其产品本身的技术特征为标准更具合理性。

五、趋势与反思

最高人民法院曾强调，对于非新产品也可以适用举证责任倒置。在这个意见当中，可以看到在专利法中只有新产品才可以适用举证责任倒置的情况有所松动，原告的举证责任有所减轻，指导精神也体现在了部分案例当中。

宜宾长毅公司案和亚什兰许可公司案中，两个案件的法院均认为原告已完成了涉案产品与涉案专利方法生产的产品相同的举证责任，为了证明被告的制造方法符合专利侵权中的全面覆盖原则用尽了法律规定的调查方法，尽了合理努力。但是被告并没有向法院提供相关的证据，且对于法院保全证据的过程不予配合。根据已查证的事实，考虑到案件的实际案情，虽然涉案产品并非是新产品，法院仍旧认定证明产品的制造方法不同与原告的专利方法的证明责任由被告承担。这两个案例不再严格要求专利方法获得的产品必须是新产品，充分考虑到原告的举证能力、举证可能性，妥善、合理的分配举证责任。在专利侵权纠纷中不应该仅仅将举证责任倒置原则局限于新产品，对于部分非新产品专利侵权纠纷案件，适当发挥法官的自由裁量权、合理运用证据调查制度，在原告能够形成明显的证据优势证明被告侵权的非新产品制造方法发明专利侵权案件中适用举证责任倒置可以更好的保护专利权人，规范我国的专利环境。

对于制造方法的专利权来说，其权利要求所要求保护的是方法特征，主要体现为生产步骤或流程，而不是产品本身所具有的特征。而生产步骤或者流程之类的技术特征无法直接与被诉侵权产品的技术特征进行比较。因此区别两个产品是否为相同产品，只能将被控侵权产品的技术特征与实施专利权人的专利方法所获得的产品的技术特征进行对比。然而从物理学角度来看，被诉侵权产品不可能与专利方法直接获得的产品完全相同。两者究竟相似到何种程度，就可认为是“相同产品”，法律对该“相同产品”的判断标准也未给出明确的指引。鉴于方法专利一般情况下不存在产品权利要求，没有确定、封闭的技术特征范围与被诉侵权产品进行比较，并且此处“同样产品”的判断结果并不直接影响侵权判定的结果，因此判断“同样产品”的标准不宜太严，只要两者采用的技术手段或者实现的技术效果基本相同，即可认为两者属于“同样产品”。如二者组份、物理形态或者其品质、功用、效果等基本相同或者没有本质区别，就应该认定二者属于“同样产品”。

综合前文所述，在我国目前没有改变立法转向TRIPs协议第三十四条第一款(b)项的前提下，进一步完善和落实新产品的认定才是重中之重。我国目前对于新产品的认定采用的是绝对新颖性的标准，对于原告的证明标准不可能要求其穷尽国内外的所有可能性，只需要其提供初步证据证明按照专利制造方法获得的产品为新产品即可。对于依照专利方法“直接”获得的产品，也应该允许不改变产品本质的简单后续处理，否则专利权人的合法权利便是一纸空谈。