从“磁力扣的前世今生”看专利审查中的证据运用

2020-01-10李东鹏孙晓妍等同第一作者

科学技术创新 2020年16期

李东鹏孙晓妍（等同第一作者）

（国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，天津300000）

1 概述

专利审查不仅需要审查员具备足够的专业技术素养，更需要审查员具备必要的法律素养。审查工作中，法律素养关键体现在法律思维运用上。而“证据意识”作为法律思维运用的重要组成部分，一直以来都是审查员审查能力建设的重要一环，近年来，专利局围绕“以证据为核心进行实质审查”做了很多工作，审查员证据意识普遍有所提升，但仍存在事实认定错误、证据无效及遗漏更优证据等问题，这些问题都反映出不是审查员缺乏“证据优先意识”而不去用证据，而是审查员的证据运用能力不足；同时，《专利审查与证据意识》第六章第三节中指出[1]：“审查结论是否准确，一方面取决于是否准确把握了申请人的发明构思和关键技术手段，另一方面还取决于是否能够准确解读现有证据并合理运用”，可见，要想作出准确的审查结论以提高审查质量和效率，“准确解读现有证据并合理运用证据”的能力是不可或缺的。针对上述问题，笔者通过一个实际案例谈一谈关于提升证据运用能力的一些思考。

2 案例及启示

2.1 案情介绍

该案例涉及一种珠链首饰磁力扣，这种磁力扣靠磁力吸合，现有技术中这种磁力扣磁铁表面易污损，降低磁力扣使用寿命，本申请通过在磁力扣磁铁表面设置防护层来避免磁铁表面污损，提高磁力扣使用寿命，其权利要求为“1、一种对开式珠链首饰磁力扣，其特征在于，包括左扣体和右扣体，所述的左、右扣体的空腔内分别设有极性相异的左、右磁体，左、右磁体表面分别设有防护层。2、根据权利要求1 所述的对开式珠链首饰磁力扣，其特征在于，防护层为金属片。”从权利要求中可以看出，独立权利要求1 限定其关键手段——左、右磁体表面分别设有防护层。从属权利要求2 限定防护层为金属片。

审查员在第一次审查意见通知书中使用一篇对比文件1，对比文件1 也是一种首饰磁力扣，同样也采用防护层对磁力扣磁铁表面防护，独立权利要求1 相对于对比文件1 不具备新颖性。而对于从属权利要求2，区别仅在于防护层具体方式不同，从属权利要求2 采用金属片防护，对比文件1 采用涂层防护，审查员在第一次审查意见通知书中认为金属片防护或涂层防护仅是具体防护手段的常规选择，从属权利要求2 不具备创造性。

申请人答复第一次审查意见通知书将从属权利要求2 并入独立权利要求1 中，并认为：采用金属片防护并非常规选择，理由是“没有证据表明金属片防护是常规选择，且金属片比涂层更耐磨，防护效果更好。”

基于申请人意见陈述，审查员进行证据衡量，确实没有充分证据表明用金属片防护磁铁就是常规选择，于是审查员进行补充检索，获得一篇对比文件2，对比文件2 也是一种首饰磁力扣，对比文件2 有磁铁一侧也采用金属片包覆磁铁来防护磁铁表面，审查员认为对比文件2 给出“使用金属片防护磁铁”的启示，因此，在第二次审查意见通知书中认为本申请相对于对比文件1 与对比文件2 的结合不具备创造性。

申请人答复第二次审查意见通知书并未修改权利要求，并指出：对比文件1 说明书第4 段背景技术中记载“现有技术中通过金属片密封磁铁防止磁铁污损。这样的金属片减弱扣件磁闭合力。本申请的目的在于寻求不减弱扣件磁闭合力的替代防护方案。”申请人认为基于对比文件1 的记载，对比文件1 存在反向教导：对比文件1 有意将金属片改进为涂层以避免使用金属片减弱扣件磁闭合力，基于对比文件1 的教导，本领域技术人员无动机再将涂层改为金属片。

审查员在第三次审查意见通知书中认为：虽然对比文件1记载“采用防护涂层替代金属片”，但对比文件2 也给出“使用金属片防护磁铁”的启示，基于该启示，本领域技术人员有动机把防护涂层替换为金属片。

申请人答复第三次审查意见通知书仍未修改权利要求，并指出：即便对比文件2 给出启示，对比文件1 也仍然没有改进动机，对比文件1 明确表明“放弃金属片而使用涂层”，强行使用对比文件1 弃用的手段违背了对比文件1 初衷，创造性动机与启示的认定不应脱离对比文件客观事实的指引。

接到意见陈述，审查员认为，虽然本申请方案明显属于现有技术，但意见陈述的反向教导问题确实存在，现有证据说服力不足。于是，审查员再次进行补充检索，又获得一篇对比文件3，这篇对比文件完全公开本申请技术方案，可以评述本申请新颖性。审查员以此发出第四次审查意见通知书后，申请人未答复，该申请视撤结案。

2.2 分析及启示

反思该案审查过程的一波四折，正好体现了目前审查员“证据运用能力不足”，而笔者认为，其原因至少包括以下方面：

（1）未对证据进行整体考量，忽视反向教导、结合障碍等影响因素和限制条件；（2）未从证据中的客观事实出发，为便于评述，主观臆断改进动机和结合启示；（3）该案直到第四次审查意见通知书才找到合适的新颖性文件，说明：审查员未对证据进行优选，检到对比文件即停止检索，忽视更优证据的检索获取，影响了审查效能。

同时，基于该案，笔者认为，“提升证据运用能力”可以从以下方面入手：

首先，还是要有“用证据”的意识，即，证据优先意识，审查中要摆证据、论事实，以事实为依据，以法律为准绳，明确事实胜于雄辩；

其次，还要关注证据有效性，要有“用好证据”和“把证据用好”的意识，要做到这两点就必须遵循证据使用的两个原则，整体原则和客观原则，另外，还要有证据优选意识。

整体原则是重要的审查原则，在证据使用中同样要遵循整体原则，要对证据做整体考量，对单个证据要立足对比文件的整体记载去看技术方案和技术手段，对多个证据之间也要整体考量，要考量现有技术是否整体上给出了技术启示，避免像刚才案例中的审查员一样只盯着对比文件中要用的技术方案看而忽视了对比文件整体上的反向教导，从而陷入一叶障目的误区，导致使用无效的对比文件进而影响审查质量和效能。

客观、公正、准确、及时是审查工作的基本原则。在证据使用中同样要遵循客观原则，从证据的客观事实出发来使用证据，避免像刚才案例中的审查员一样认为方案、手段公开了就一定能够结合，从而“想当然”的主观臆断，这样的证据使用就违背了证据使用的客观原则而变成了主观臆断下的强行拼凑。

最后，在遵循证据使用的整体原则和客观原则的基础上，还要有证据优选意识。要明确好用的证据不仅能评价原始权利要求的新创性，还能够在申请人对权利要求进行修改后继续评价修改后的权利要求的新创性，同时，好用的证据还应是说服力强、申请人容易信服的证据。提高第一次审查意见通知书的全面性和有效性是提高审查质量和效率的有效保障，而第一次审查意见通知书就基于整体申请文件从发明构思出发进行证据的全面检索和筛选就是提高第一次审查意见通知书全面性和有效性的坚实基础。