专利审查证据的首次与补充检索

顾 赟

（100088 国家知识产权局专利局 北京）

一、引言

《专利审查指南》[1]第二部分第七章“检索”中指出“每一件发明专利申请在被授予专利权前都应当进行检索。检索是发明专利申请实质审查程序中的一个关键步骤，其目的在于找出与申请的主题密切相关或者相关的现有技术中的对比文件，或者找出抵触申请文件和防止重复授权的文件，以确定申请的主题是否具备专利法第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性，或者是否符合专利法第九条第一款的规定”。

笔者发现，对于待审新案，审查员进行首次检索时往往花费较多时间，检索结果也较为完备，而出现需要补充检索的情况时，会存在重视不足、操作不当的问题。笔者通过研究，对“补充检索”的几个重要时机进行具体分析。

二、补检重要时机

1.当申请人答复通知书仅作意见陈述时

部分审查员收到申请人答复通知书时提交的意见陈述，首先考虑申请人未对申请文件做实质性修改，符合驳回时机，尤其在多通后，这一主观立场表现的较为明显，审查员在阅读意见陈述之前已作出了倾向性意见；此外，中通和驳回审查意见中“无视”申请人意见的情况十分普遍，“形式上”通知书中一般都会对申请人的意见陈述进行答复，但“实质上”并未回应申请人的质疑。简而言之，部分审查员过于想当然地依靠说理而不愿意花时间检索实际证据来确认观点。

然而，申请人在答复审查意见通知书时无论作何回应都是为了获得专利权，其不作修改尤其是多次答复都仅作意见陈述往往是十分不同意审查员的意见，一般申请人作为在相关领域多年学习工作的技术人员、作为对自己撰写申请十分熟悉的权利人，审查员需慎重考虑申请人的意见陈述，勿盲目坚持原对比文件和审查意见，应重视是否需要补充检索，寻找更优证据，即使未找到更优证据，在针对申请人的观点进行补充检索的过程中，也可进一步了解申请人的观点，加深对技术方案的理解，提高新颖性、创造性判断的准确性。

2.当需要补充公知常识性证据时

部分审查员认为，为证明公知常识而补充“公知常识性证据”需花费一定时间且对该证据的要求较高，审查员容易获取的专利文献一般无法作为直接证据，而“公知常识”是客观事实，即使不引入证据仅进行说理，只要站在本领域技术人员的角度，如申请人、复审合议组人员，都必然能够得出同样的是否公知的结论。

然而，《专利审查指南》第四部分第二章中指出原审查部门在前置审查意见中可以“对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据”、“在合议审查中，合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据”，在缺乏证据的情况下，仅靠思维判断，每一审查员到达“本领域技术人员”的程度有所不同，主观准绳难以保持一致。通过补充检索加入公知常识性证据无疑会对审查结论产生正面积极的影响。

3.当复审作出撤驳决定二次进审时

复审撤驳决定是针对驳回时或前审已采用的对比文件，判断当前权利要求具备新颖性和创造性，而不是相比于现有技术所有文献都一定具备新颖性和创造性，审查员收到复审回案时，客观上该案距首次结案已经过了一段时间，审查员不会花费与首次处理新案相同的精力去处理回案，往往想当然认为，既然复审都认为该案具备新颖性创造性，那么只需审查其它缺陷，将其授权就与复审意见保持一致。

然而，对于审查员个人，处理被复审撤驳的案件，不仅仅建议审查员，而且审查员应当主动进行补充检索，因为这些撤驳案件，大部分情况是审查员之前对技术方案理解有误，或者对对比文件公开的内容判断有误从而影响了终止检索的时机，都导致了原先的检索不完整、不准确，此时，属于审查指南规定的审查员“应当”对申请进行补充检索的情形。并且，可加强前后审交流机制，由于复审程序的特殊性，除了公知常识性证据，合议组难以引入其他证据，即使发明创造性高度有限，在驳回证据不是最优证据的情况下，合议组也可能做出撤销驳回决定，此时，复审可提醒前审注意该申请的创造性，甚至可提供相关文献供前审参考，以提高整个审查阶段结论的准确性。

三、结语

证据是审查之根本，并且，证据的获取和使用应贯穿于整个审查过程。对于新审查员来说，若一通存在一定的缺陷，特别是技术方案理解上深度不够的问题，在收到申请人答复一通的意见时，部分审查员无视申请人的意见、部分审查员不知如何反驳申请人的意见就直接进行授权、部分审查员不知如何反驳申请人的意见就坚持自己的意见盲目走向驳回，一通的缺陷通过中通处理失当的放大变成了最终结案的错误。当审查员经首次检索无法到达“本领域技术人员”的高度时，经过与申请人的沟通交流，通后再次检索学习，提高审查的准确性。具体来说，管理层面可统一采取以下措施：①提供补充检索时机和方式的体系培训，针对申请人的意见答复如何提取重点，弥补首次检索的不足，针对性找到对比文件或者补充技术知识；②加强申请人——审查员角色模拟，通过亲身体验与讨论，正视、准确理解申请人的意见陈述，针对意见陈述作补充答复，预期申请人的回复以验证补充答复的准确性；③加强中通的各级质检，重点检查中通是否对申请人意见做出了正面回应，是否属于应补充检索的情形，是否引导了正确的结案走向。通过上述措施，提高实审审查的完整性、准确性，减少申请人、审查部门的资源浪费，也为公众提供更为可靠的专利指导。