专利法中创造性的判断标准研究

刘 辉

清华大学，北京 100083

一项发明要想获得专利权，必须具备新颖性、创造性和实用性，其中创造性是最核心最重要的标准，但也是最容易被主观化的标准。我国的创造性判断标准主要源自欧美，但近年来变化不大，没有根据我国的发展进行调整，本文试图对这些不足之处进行研究，并尝试提出修改建议。

一、充实对技术启示的判断建议

在创造性的评判中，对于结合启示来源的分析与说理也是审查员与申请人主要的争议焦点。不管是从理论上还是实践上来讲，用于判断创造性的结合启示或动机的来源绝不能仅限于现有技术文献的明确教导或启示。因此，技术领域的划分、技术问题的确定和技术启示的表现形式将是在确定“技术启示”的过程中需要考虑的某些方面。

(一)技术领域的划分

技术领域可以被划分为“相同技术领域”、“相近技术领域”和“相关技术领域”。“相同技术领域”是指能够与申请文件中技术主题具有相同功能并且能够获得相同“商品通用名”的技术主题；“相近技术领域”是指能够与某个技术主题具有相近功能但获得不同“商品通用名”的其它技术主题，如果一个技术主题具有某种特定的应用领域，则相近技术领域应该是指与该应用领域相近的技术领域，通常是指工作原理相近、应用环境或条件相似、或者功能雷同的技术领域；“相关技术领域”是指某个技术主题具有某种特定的应用领域，则应当考虑该技术主题中具有通用功能的部件所属的技术主题，如果某个技术主题具有通用的功能，则应当考虑涉及该技术主题通常应用领域的“商品通用名”下的技术主题。我国在将来修改《专利审查指南》时，可以借鉴欧洲专利局的原则和判例，对技术领域的概念进行进一步的修改和明确。

(二)技术问题的确定

技术问题的确定应当是一种事后行为，即立足于申请文件中的技术主题，对比检索到的最接近现有技术，找出区别技术特征，进而确定申请文件中的技术主题实际解决的技术问题。

1.虽然技术问题的确定是立足于申请文件中的技术主题和检索到的最接近现有技术，但是在进行创造性评述时，需要重新进行判断判断，当本领域技术人员面对最接近的现有技术时，能不能合理地认识到或者提出该技术问题。通常情况下，现有技术的存在总是存在一定的目的性，也就是说该现有技术的提出者往往是为了某种目的而提出该现有技术。

2.在为了确定技术问题而考虑区别特征所能够带来的技术效果时，应当首先考虑在申请文件中记载的技术效果，其次可以考虑那些会与申请人所声称解决的技术问题有关的技术效果。尽管可以基于保护公众利益的角度尽可能地要求申请人将所寻求保护的技术主题限制在一个合理的范围之内，从而全面考虑所述技术主题所能够产生的技术效果，尤其是那些有利于进行创造性评述的技术效果。但是也必须注意尽量避免由此损坏申请人的合理权益。

(三)技术启示的表现形式

技术启示分为“明示”和“暗示”，明示来自于现有技术的明确记载，即另外一份现有技术中明确披露了区别特征，如果这两份现有技术属于相同或相近技术领域，则在所述技术启示下的结合相对更为容易，并且往往这种结合所能够获得的进步性(技术效果)也是能够被预期的，而如果另外一份现有技术与最接近的现有技术属于相关技术领域，则在所述技术启示下的结合相对较为困难，此时需要注意判断这种结合所能够获得的进步性(技术效果)是否是显著的(预料不到的)。

暗示相对就比较复杂，即另外一份现有技术中公开了区别特征，但没有明确公开此区别特征在这份现有技术中所起的作用，或重新确定的技术问题是否与所起的作用相同。当然，如果其它现有技术属于与最近的现有技术相同或接近的技术领域，那么被认为相同或相似的结构或结构通常会带来相同或相似的技术效果。

二、本领域技术人员的创造能力

我国的“本领域技术人员”不具有创造力，但这种标准不符合实际情况，因而有必要对其概念进行修改。就我国近两年的专利申请情况和审查情况而言，出现了大量低质量的专利申请，将多个现有技术拼凑、组合，甚至编造技术方案，这种专利申请不仅无法带来科技进步，还占用了大量行政资源，甚至影响了专利行政部门的形象。因此，可以适当修改“本领域技术人员”的标准，例如参照美国的标准，将其定义为还具有普通的创造能力，在试图解决技术问题时，能够将现有技术中的技术特征和用途组合来解决该技术问题。

当然，采用这种“普通创造能力”标准，赋予了审查员更多的自由裁量权，同时也有导致更多“事后诸葛亮”的风险。但这种修改的尝试仍然是积极的，一方面目前的创造性审查标准过于僵化，有调整的必要，另一方面近几年我国的垃圾专利有增多的趋势，如果使过多低水平的专利获得授权，对于社会公众来说是不公平的。

三、建立案例指导制度

作为专利制度的核心制度，创造性标准执行的一致性是保障公众与权利人利益的重要前提，标准执行不一给各方带来的利益损害是显而易见的。但由于上文中提到的多方面原因，目前的创造性执行标准还难以达到一致，而且标准本身也是不易操作的。特别是对我国来说，专利制度建立的时间不算长，很多方面还需要进一步探索和改进。体现在创造性判断中，就是相同或者类似的案件，在实审、复审、法院判决的各个阶段，可能形成了截然不同的判断意见，这些意见可能都存在合理之处，但那种做法更好，更有普遍适用性，无疑值得进一步讨论。鉴于此，对于创造性的问题，我国可以借鉴英美法系国家，在修改专利法和专利审查指南的同时，尝试建立案例指导制度，形成一些关于创造性的经典判例。

可以尝试采取以下措施：(1)建立梯级的创造性案例指导制度，探索在专利复审与无效的“类司法程序”中建立专利创造性案例指导制度，尝试在实质审查部门建立专利创造性典型案例报送制度；(2)建立案例指导工作长效机制，例如案例资源的发现机制，通过现有的优秀案例报送制度及其他途径，发现、收集案例线索或案例素材，并加强后继跟踪；典型案例的跟踪撰写及讨论，对于技术特征简单、对比文件结合具有典型性的案件，及时上报请示并组织讨论，为撰写较高质量的典型案例创造条件；疑难案例的专题研讨机制，对有共同特点的案件通过研讨形成共识，发现新问题新情况时，及时汇总总结，必要时进行相应的业务指导；案例信息定期反馈机制，实质审查部门，与复审部门、法院保持联系跟踪；(3)及时跟踪注意各级法院发布的相关规定或指导案例，专利审查标准在涉及创造性问题上最高法院还没有发布指导案例，专利审查系统应密切关注并跟踪各级法院发布的相关规定或指导案例。

四、创造性判断的其他问题和建议

创造性的概念中，“突出的实质性特点”意味着与现有技术相比，本发明有技术上的改进，并且在本质上有了明显的区别。这个标准实际上相当于欧美的“非显而易见性”，之所以名称不同，很大程度是因为立法时考虑到“非显而易见性”这种表述不太符合通常的汉语表达习惯。

然而，“显著的进步”作为创造性的判断标准，就显得有些另类。“显著的进步”相当于是技术方案的技术效果，但是，判断创造性的关键在于本领域技术人员在不运用创造力的前提下是否必然能得到发明的技术方案，而不是必须看技术效果。另外，“显著的进步”在审查实践中并没有非常明确的判断标准，实际是专利审查工作中，往往并不审查是否存在“显著的进步”，只要发明具备了“非显而易见性”，通常就认为具备创造性。因此，建议在修改专利法时，可以删除“显著的进步”，只保留“突出的实质性特点”即可。

对于创造性判断标准的尺度，无论从维护专利权的长期稳定性和均衡兼顾申请人和公众的利益出发，还是为了保持本国审批的专利在世界范围保持良好声誉且兼顾审查效率的目的，在确立发明专利权的阶段对创造性尺度的掌握应比维护发明专利权权利阶段稍加严格，尽管在上述不同阶段的创造性标准是一样的。这是因为在确立发明专利权的阶段，审查员在审查时只能获得申请人一方的反馈，所以在把握创造性尺度上，应比有双方反馈阶段更加严格才能平衡上述倾向。而且在确权阶段适当严格执行创造性审查标准，可以使得在创造性标准不变条件下，后续程序(复审或法院)在把握发明专利创造性尺度上有更多的灵活余地，这种处理方式也容易为发明专利权人接受。