知识产权贯标中关于专利转让和专利代理合同在企业实践中的探讨

贺育武

关键词

贯标

专利转让

专利代理合同

为了引导企业加强知识产权管理，提高知识产权创造、运用、保护和管理水平，提高企业知识产权管理的整体水平，2013年2月7日，《企业知识产权管理规范》由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准，并正式颁布，标准号为GB/T 29490-2013，正式实施日期为2013年3月1日。该规范提供了一套科学、实用的知识产权管理工作指南，对指导和帮助企业建立高效合理的知识产权管理体系具有十分重要的作用和意义。

案例分析一

在一次审核中，A公司于2018年受让了13项授权的知识产权，包括发明和实用新型专利。由北京某认证机构在审核时开具的不符合项记载如下受审核方2018年进行了13件专利转让的活动，提供不出转让前的调查和评估记录。不符合标准7.3.1 b知识产权实施、许可或转让前，应分别制定调查方案并进行评估的规定。”最终，笔者只能按照不符合项的要求进行整改，但笔者认为，该认证机构开具的此不符合项缺乏依据。

但GB/T 29490-2013作为我国首部知识产权规范类国家推荐性管理标准，从业人员对该标准的理解也各有不同。笔者将结合此前从事知识产权贯标辅导工作中亲身经历的一些问题（主要涉及《企业知识产权管理规范》7.3.lb以及7.5b的相关要求），对相关问题进行探讨。

笔者认为，A公司由于是受让知识产权，因此其是知识产权的权利继受主体，而非进行了知识产权的权利转让。合同权利转让是指合同权利人一方将其合同的权利全部或部分转让给第三人享有的行为。其中，合同权利人称为让与人，第三人称为受让人。专利权的转让虽然相比于一般的合同权利转让具有一定的特殊性，需要在国家专利管理部门进行备案，并以备案为权利转让生效要件，但对已经完成了备案手续或履行完毕的专利权转让合同而言，其完全可以视为一般的合同权利转让。

GB/T 29490-2013第7.3.lb条款并未要求标准实施主体在受让相关的知识产权前，也进行相应的调查或者制定评估方案。当然，笔者同意单从纯粹的受让法律关系上来看，如果受让的权利存在债权纠纷等权利瑕疵，受让人也会有一定的法律风险，但此类风险完全可以由《民法》《合同法》等调整实现。这类权利瑕疵可能包括：合同权利转让与债务人有利害关系，例如在合同权利转让后，债务人于未接受转让通知前向原债权人所为的履行，如果不发生清偿的效力，债务人便应负违约责任，对债务人不公平。有鉴于此，我国《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人;未经通知，该转让对债务人不发生效力，并且该通知不得撤销，除非受让人同意。

除此之外，专利权受让前的法律状态、是否有许可备案的记录、是否存在抵押权、专利权由谁享有等问题，均会对合同权利转让产生影响。只有专利权人，才有权处分其专利转让、专利许可等事宜，所以在进行专利权转让时，买方必须调查相关专利是不是由卖方享有。如果卖方是个人的话，买方还有必要确认相关专利是否属于非职务发明创造，防止发明人将职务发明创造申请为个人的非职务专利，从而可能造成未来的权属争议。对于从卖方受让而来的专利，买方不能只看其专利转让合同，还要查明相关专利转让是否已经过国家知识产权局的登记，否则卖方仍不是合适的专利权人，即还没有真正成为专利的所有人。

专利是否发放过对外许可，对买方利益也有极大的影响。如果专利权人已经对外发放了独占许可或排他许可，并已备案可以对抗第三人时，买方就不能再接受专利权人的任何形式的许可，否则买方即使付款后也不能使用该专利，只能去追究专利权人的违约责任。

另外，专利是否对外发放过许可等，也会影响最终的专利受让价格。这是因为在原专利权人对外发放过许可后，如果买方受让取得该专利权，那么将会受到前手专利许可的极大限制。在前手独占许可的限制之下，买方将无法实施该专利;在前手排他许可的限制之下，买方尽管可以自己使用，但无法再次对外开展许可业务，这显然会导致专利权受让人在行使专利权时受到极大限制。

专利如果已经被质押，也会大大增加受让人买下该专利的风险。一旦原专利权人无法清偿债务，債权人将有权以该专利折价或者以拍卖、变卖该专利的价款优先受偿，且根据《担保法》第八十条的规定，专利权出质后，出质人（专利权人）不得转让或者许可他人使用，除非经出质人与质权人协商同意的，才可以转让或者许可他人使用。

此外，受让主体还应该注意专利权是否存在共有人、何时到期，以及是否存在改进技术等诸多方面的风险，本文对此不再赘述。

案例分析二

B公司在接受知识产权管理体系认证审核时，由北京某认证机构在审核时开具的不符合项记载如下：“查见受审核方于**时间与**代理所签定的《**专利申请代理合同》，未约定知识产权权属的内容。以上事实不符合标准条款7.5b的规定，对检索与分析、预警、申请、诉讼、侵权调查与鉴定、管理咨询等知识产权对外委外业务应签订书面合同，并约定知识产权权属、保密等内容。”最终，笔者只能根据该审核意见进行整改，在与代理所签订的专利申请代理合同中增加知识产权权属为被代理人（申请人）的补充条款，以符合标准的要求，但笔者对该标准条款的规定和标准相关审核准则是否合理，则持有不同的意见。

我国《民法总则》第一百六十二条规定：代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。即，代理是一种归属规范，其通过代理人独立实施法律行为，将效果直接或间接归属于被代理人承担。在专利委托代理合同中，代理所基于专利申请人提供的技术交底文件，将其按照专利申请特定的格式要求，转化成法律文件。根据我国《民法总则》对于代理的规定，专利代理所及其代理人在代理权限内所产生的一切法律效果均归属于被代理人（即申请人），也就是说即使申请人在代理合同中未约定知识产权的权属内容，其最终的法律效力也归属于被代理人，自然专利权也归属于被代理人。

《民法总则》第一百七十一条规定：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。而我国《合同法》第四十八条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。”也就是说，代理人无权代理所发生的法律效力，需要被代理人追认后才发生效力，代理所及其代理人违规变更专利权权属的，其最终权利归属仍需获得原申请人的同意。如此，在专利委托代理合同中，无论是否对专利权属进行约定，其都依然归属于被代理人（即申请人）。

而对于被代理人在中途撤回未公开的专利申请文本，而后被第三人恶意申请的情况，可以参照“申俊诉被告王雅苹著作权侵权纠纷民事判决书”，明确其著作权归属于被代理人。根据《中华人民共和国著作权法》第五条第（一）项规定，该法不适用于其他具有立法、行政、司法性质的文件。因此，具有行政性质的文件，不受《著作权法》保护。具有行政性质的文件，一般是指由行政机关做出、由行政机关公布并由行政机关承担相应后果的文件。专利说明书作为专利申请文献，经过专利行政机关审查，并由专利行政机关以公告的形式予以公开，具有行政性质。但是，向专利行政机关提交，但因未缴费而被视为撤回，从而尚未成为授权公告的官方文件，也未进入专利行政机关以公告形式公开的阶段，不属于具有行政性质的文件，可以受到《著作权法》的保护。

此外，我国《专利代理人职业道德和执业纪律规范》规定，专利代理人在从事专利代理业务期间和脱离专利代理业务工作后的一年内，不得申请专利。也就是说，如果接受委托的专利代理人超出代理权限、违反保密义务，导致没有执业资格的第三人窃取申请文本成为不正当的申请人时，被代理人完全可以根据《民法总则》第一百七十一条的规定，拒绝对该代理行为产生的效力进行追认，如此，最终的专利申请权将仍然归属于被代理人。因此，笔者认为，在企业与专利代理所签订的专利申请代理合同中是否有对知识产权权属的约定，都不会动摇被代理人的知识产权权利归属。因而GB/T 29409-2013《企业知识产权管理规范》中7.51b条款中对专利代理合同中约定知识产权权属的要求，似乎并无必要。

结论

市场主体在受让知识产权前，虽然《企业知识产权管理规范》第7.3.lb条款规定“知识产权实施、许可或转让前，应分别制定调查方案，并进行评估”，并没有要求在知识产权受让前也進行相关的调查评估，但是市场主体在受让知识产权前，仍然应该从受让前专利权的法律状态、是否有许可备案的记录、是否存在抵押权、专利权由谁享有等诸多方面进行评估，以保证专利权受让时己方的合理利益。对于《企业知识产权管理规范》第7.5b条款的内容，无论代理机构是否与被代理人在代理合同中约定知识产权的权属，均不会对代理人的知识产权权属权利产生影响。