浅议如何基于专利审查意见视角提高申请文件撰写质量

吴慧 赵中英

摘 要：审查意见是基于申请人提交的专利申请文件发出的中间文件之一。通過对审查意见的解读，有助于专利代理师认识到撰写的专利申请文件存在的不足，有助于引导专利代理师以后撰写专利申请文件时对专利技术交底书进行深入的挖掘。基于审查意见视角，对审查意见中提出的问题进行研究，可反向指导专利代理师提高专利申请文件撰写质量。

关键词：专利三性;技术特征;独立权利要求;公开充分

中图分类号：G306 文献标识码：A 文章编号：1671-2064（2019）13-0223-02

随着“提高知识产权审查质量和审查效率”工作的开展，国家知识产权局以营造更好的营商环境和创新环境为导向，采取多项措施推动专利审查工作深入发展。在这样的背景下，专利代理工作也面临着全新的形势。因此，全面、准确、深入理解审查员针对专利案件发出的审查意见通知书，是配合专利提质增效工作、提高专利代理水平的重要措施。

笔者在从事专利代理工作中，通过对审查员发出的审查意见通知书中提出的问题进行总结发现，当前审查意见通知书中针对专利案件提出的问题主要集中在以下三个方面：（1）专利“三性”对专利案件的影响;（2）必要技术特征对专利案件的影响;（3）说明书公开的充分性对专利案件的影响。

《专利法》等法律法规对权利要求书和说明书的撰写提出了相当具体的要求。在专利代理工作过程中，笔者深刻体会到，申请文件撰写质量的好坏，在很大程度上决定了专利案件是否能够被授予专利权，申请人利益是否能够得到真正保护。本文将从以下三个方面论述如何利用审查意见反向指导专利代理师提高申请文件撰写质量，为专利代理工作贡献绵薄之力。

1 专利“三性”对专利案件的影响

专利“三性”是指：新颖性、创造性、实用性。专利申请能够获得授权的核心条件是要求保护的技术方案必须具备新颖性和创造性。与此同时，由于专利属于工业产权，也就要求其必须具备实用性。《专利法》对专利“三性”有明确规定，专利的新颖性、创造性和实用性是授予专利权的核心实质性条件，至关重要。

专利代理师在撰写申请文件之前，应对案件“三性”进行分析把握。

1.1 对专利技术交底书技术方案进行深入理解

专利代理师通过专利技术交底书确定专利申请内容及与专利申请技术方案最接近的现有技术。首先，专利代理师应根据技术交底书明确专利申请所要解决的技术问题;其次，根据技术交底书中记载的内容判断专利申请的技术方案是否能够解决其技术问题，罗列出技术交底书中为解决技术问题所需的所有技术方案并与现有技术中的技术方案进行比较;然后，找出现有技术方案与专利申请提出的技术方案之间的各项技术特征（区别技术特征、必要技术特征、特定技术特征和非必要技术特征），并找出与现有技术无关的技术特征，并进行对比。

针对专利申请的技术方案与现有技术中的技术方案，对于各项技术特征之间存在的主要差别和次要差别进行分析。专利代理师在判断各项技术特征之间存在的相关性时，应立足于本领域技术人员的角度，从整体上对各技术特征进行分析，判断其相关性。基于所要解决的技术问题找出现有技术和发明技术区别点，以便确定发明点和创新点。

1.2 判断专利申请产生的有益效果

专利技术交底书中记载的技术方案为克服现有技术中存在的不足所产生的技术效果即为专利申请发明点和创新点产生的有益效果，应当注意的是：技术方案也可能产生多种相关的技术效果，专利代理师要从整体出发全方位考虑。因此，专利代理师应利用现有技术存在的技术问题，理解、分析、核查专利技术交底书中所描述的技术问题、技术方案、技术效果，并合理的修正、更正、补齐相应的技术效果，确保技术效果必须与技术问题、技术方案相对应。

1.3 对现有技术进行检索

在充分理解技术交底书中记载的技术方案的基础上，专利代理师需要对现有技术文件进行检索并与专利申请中的技术方案进行对比。根据专利申请所解决的技术问题、提供的技术方案确定检索的范围、技术领和关键词，依次对专利文献、各类论文、文献、发行期刊、互联网络等进行检索。专利代理师检索找出最接近的对比文件，对专利申请中技术方案的新颖性、创造性和实用性进行分析，依据专业知识和执业经验判断是否满足专利申请的基本条件。

1.4 专利“三性”判断

在对专利的“三性”进行判断时，一般按照以下思路进行：首先确定技术方案的实用性，通过分析专利申请的技术方案是否能够制造、实现，是否具有积极的、有益的技术效果来判断。其次确定技术方案的新颖性，关于新颖性从两个方面进行考虑：（1）结合现有技术判断专利申请的技术方案是否存在抵触申请，若存在抵触申请，则影响专利的新颖性导致无法申请;（2）若不存在抵触申请，通过将技术方案中的所有技术特征与现有技术、对比文件、公知常识中的相关技术特征进行对比分析来判断技术方案的新颖性。最后判断技术方案的创造性以确定专利申报类型，专利交底材料能否申请专利的前提是技术方案是否具有创造性;这就要求专利代理师要明确技术方案所属技术领域，并站在所属技术领域的技术人员的角度，将专利交底书的技术方案与最接近的现有技术相比较，确定专利交底书的技术方案能够产生的有益技术效果，判断专利交底书的技术方案与最接近的现有技术相比是否具有（突出的）实质性特点和（显著的）进步，并初步判断专利交底书中技术方案的授权前景，判断技术方案是否满足新颖性和创造性的要求，评估其创造性程度，专利代理师根据执业经验给出专利申报类型的建议。

2 必要技术特征对专利案件的影响

必要技术特征是指：发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。必要技术特征包括两部分：（1）使独立权利要求相对于现有技术做出贡献的区别技术特征;（2）与现有技术共有的技术特征，这两部分特征构成解决基本问题的完整技术方案。

2.1 必要技术特征未写进独立权利要求

判斷某一技术特征是否为必要技术特征，应从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将具体实施方式中的技术特征直接认定为必要技术特征，要对具体实施方式中的技术特征进行适当的上位概括。在实际操作中，不宜为追求过大的保护范围而对独立权利要求做过分上位概括;专利代理师撰写完权利要求书后，应换位思考，从审查视角自查所写的独立权利要求能否解决现有技术存在的技术问题，即专利代理师应将自己独立于专利申请之外对独立权利要求中涉及的各个技术方案进行分析，在不考虑其它从属权利要求的情况下只考察独立权利要求中的技术特征是否能够独自构成一个完整的技术方案、构成的技术方案是否能够解决技术问题;此外，还要着重分析独立权利要求在解决技术问题的前提下是否还存在其它多余技术特征，多个技术特征之间是否有相同特征、相关技术效果能否进行上位概括。

2.2 非必要技术特征被写进了独立权利要求

一般存在以下两种状况：（1）由于专利代理师未能根据专利技术交底书中给出的技术内容准确地找到本申请的真正改进点，即专利申请的发明点;专利代理师在撰写权利要求时应找准本申请所要解决的技术问题，然后根据所要解决的技术问题去选择对本申请来讲必要的技术特征，独立权利要求撰写的原则是在确保独立权利要求满足新颖性、创造性和实用性的条件下做减法。（2）在保证独立权利要求具备专利三性的条件下，没有将多个具体实施方式进行上位概括，或者采用的上位词不合适，无法对发明点进行有效的保护。

因此，专利代理师在撰写专利申请文件时应当从以下几个方面布局：（1）以专利申请所要解决的技术问题为主线撰写权利要求书，适当确定独立权利要求的保护范围，确保解决每一个技术问题对应的技术方案的完整性和清楚性。（2）从属权利要求中应当包含所有改进、优化技术，其涉及的技术特征是对独立权利要求的层层细化，且保护范围小于独立权利要求的保护范围。（3）如果审查员提出权利要求存在缺少必要技术特征的理由，应仔细核实并与专利申请人进行交流和确认，若独立权利要求确实存在缺少必要技术特征的缺陷，专利代理师应当在规定的期限内提交相应的修改文本。

3 说明书公开的充分性对专利案件的影响

《专利法》规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。《审查指南》中关于清楚的解释是：说明书的内容应当清楚，关于完整的解释是完整的说明书应包括有关理解、实现发明或实用新型所需的全部技术内容。

3.1 专利代理师撰写专利申请文件时的自我定位

说明书应当对权利要求书中的每条权利要求均进行充分地展开式说明，即对于每条权利要求尽可能多地去列举多个实施例，以满足充分公开的要求，并解决相应的技术问题。因此，专利代理师在撰写说明书时，（1）需要将自己看成是产品设计人员，将撰写说明书的过程作为对应产品的设计过程，需要清楚该产品为解决其声称的技术问题需要哪些部件，以及各个部件的组合方式。（2）需要将自己看成是一名产品的测试人员，将撰写说明书的过程作为对应产品的测试过程，需要清楚该产品在解决其声称要解决的技术问题的过程中各个部件的工作方式。（3）技术交底书不属于法律文件，专利代理师是将发明人的发明构思转化成法律文件的中间枢纽，专利代理师对专利技术交底书中技术方案的理解和挖掘，对于撰写专利申请文件和专利申请质量影响重大。

3.2 专利代理师与发明人进行技术沟通

对于专利代理师而言，在撰写专利申请文件前，需要做好充分的准备，认真阅读专利技术交底书，根据其记载的内容准确地找出创新点。对于疑惑或是不理解的内容，需要带着问题和发明人沟通。在沟通过程中，（1）需要和发明人确认本申请所要解决的技术问题是什么，主要用于验证代理师是否准确找到了本申请的核心技术点;（2）专利代理师经过和发明人沟通，相较之前能够更加准确、透彻地理解技术方案，这时，专利代理师应该给出更多、更好的等同替代的技术方案，无形中相当于拓展了专利技术交底书中的内容。因此，在撰写专利申请文件前与发明人沟通非常必要，沟通过程就是对技术内容进行挖掘、进行再次理解的过程，也是对权利要求进行合理构架的过程。

4 结语

本文基于笔者从事专利代理工作的经验，从审查意见视角出发，从“三性对专利案件的影响”、“必要技术特征对专利案件的影响”、“说明书公开的充分性对专利案件的影响”三个方面阐述了专利代理师在撰写专利申请文件时的注意事项，望对于提高专利申请文件撰写质量有所帮助。由于笔者水平有限，如有不当之处，还望方家不吝指正。

参考文献

[1] 中华人民共和国专利法[M].知识产权出版社，2008.

[2] 中华人民共和国专利法实施细则[M].知识产权出版社，2010.

[3] 专利审查指南[M].知识产权出版社，2010.