专利法中优先权原则和分案申请制度对比

摘 要 优先权原则和分案申请制度分属专利法中不同条款的规定，存在诸多相似之处和不同之处，本文介绍了两者的缘由，对两者的多个不同方面进行了深入的对比，分析了两者的适用性，提供了具体的专利申请参考方案对二者的结合使用如何为申请人争取最大的利益作出了详尽的说明。

关键词 专利 优先权 分案 申请日 授权

作者简介：高鸿姝，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，专利审查员。

中图分类号：D923.4                                                        文献标识码：A                         DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.08.246

一、引言

优先权原则和分案申请制度分属专利法中不同条款的规定，在专利申请制度中显得相对独特也颇具重要性，且在专利申请中使用频繁。优先权原则是指申请人可向专利局要求其在先提出的专利申请为基础享有优先权，分案申请制度是指一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可提出分案申请。两者从不同的角度保护了申请人的利益，虽然两者之间存在某些相似点，但实质上却具有极大的不同之处。

二、优先权原则和分案申请制度的缘由

（一）优先权原则

优先权原则是《保护工业产权巴黎公约》规定的原则，具体指申请人在一个缔约国第一次提出专利申请后，在一定的期限内又以相同的发明创造向其他缔约国提出申请的，该申请人有权要求该缔约国以其第一次提出专利申请的缔约国的申请日作为在其它缔约国的申请日，第一次的申请日被称为优先权日。

我国《专利法》第29条规定了优先权的内容，具体包括外国优先权和本国优先权。外国优先权是指申请人在外国第一次提出专利申请后，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约等，可以享有优先权;本国优先权是指申请人自在中国第一次提出专利申请后，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

由于专利具有地域性、时间性等特点，优先权原则能给予缔约国的申请人充足的时间准备申请文件向外国进行专利申请。基于专利的先申请原则，即某项专利权的授予是针对最先申请的人可知，申请日对于申请人而言至关重要，相对于其他申请人尽早提出具有某种发明构思的专利申请，在满足授权条件时就有可能获得相应的专利权。而优先权原则能够为申请人尽早抢占申请日提供支持，便于申请人提出第一次申请后还能对申请中不完美的地方能够进行完善和修改。

（二）分案申请制度

根据《专利法》第31条的规定，一件专利申请应当限于一个发明构思。对于一件专利申请包括两个以上发明构思的情况，依据《专利法实施细则》第42条的规定，申请人可向国务院专利行政部门提出分案申请。可见，分案申请制度为申请人提供了保护不同发明构思的机会。

《专利法》第31条的规定涉及专利申请中的单一性原则，单一性原则设立的原因在于为了系统地进行专利的分类，提高检索和审查的效率。单一性的审查针对的是权利要求书，因此，當权利要求书中记载了两个以上的发明构思时，审查员通常会指出单一性缺陷，申请人可据此提出分案申请;在审查员未指出单一性缺陷的情况下，申请人如若希望通过不同的专利申请保护不同的发明构思（包括记载在权利要求书和说明书中的不同发明构思），也可以主动提出分案申请。

三、优先权原则和分案申请制度的对比

（一）相似之处

1.对于优先权而言，能够给予申请人在第一次申请，即在先申请提出之后一定的时间进行修改;对于分案申请而言，能够给予申请人在原申请，即母案提出之后一定的时间进行修改。

2.对于优先权而言，修改内容应当基于在先申请文件记载的内容;对于分案申请而言，修改内容应当基于原申请文件记载的内容。

3.对于优先权而言，在后申请享有在先申请的申请日;对于分案申请而言，其享有原申请文件的申请日。

（二）不同之处

1.提出类别。

优先权：对于外国优先权，在先申请的类别可为发明、实用新型、外观设计，对于本国优先权，在先申请的类别应当是发明或实用新型，不应当是外观设计，也不应当是分案申请。并且，在先申请为发明的，在后申请可为发明或实用新型，在先申请为实用新型的，在后申请也可为发明或实用新型。

分案：分案申请的类别应当与原申请的类别一致。此处的类别包括：发明、实用新型、外观设计。

2.提出时机。

优先权：由申请人主动提出。对于外国优先权，发明或实用新型的在后申请的提出时间应当是其在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，外观设计的在后申请的提出时间应当是其在外国第一次提出专利申请之日起六个月内;对于本国优先权，发明或实用新型的提出时间应当是在其第一次提出专利申请之日起十二个月内。

分案：可由申请人主动提出或依据审查员意见提出。分案申请的提出时机与母案的结果状态密切相关，一般情况下，母案可能存在四种结果状态：授权、驳回、撤回、视为撤回。对于撤回和视为撤回而言，在母案撤回或视为撤回且权利未恢复后，不得提出分案申请，在此之前可以提出分案申请;对于授权而言，在授权办登后，即授权通知书发出两个月后不得提出分案申请，在此之前可以提出分案申请;对于驳回而言，在驳回通知书发出且后续救济程序时间用尽之后，不得提出分案申请，在此之前可以提出分案申请。其中，由于驳回的救济程序包括复审和行政诉讼，因此，具体而言，当申请人未提出复审请求的情况下，则在驳回通知书发出三个月后，后续救济程序时间用尽;当申请人提出复审请求但未提出行政诉讼的情况下，在复审决定发出三个月后，后续救济程序时间用尽;当申请人提复审请求且对复审决定不服而提起行政诉讼的情况下，在行政诉讼期间，也可以提出分案申请。

3.在先申请或原申请的存续情况。

优先权：在后申请提出后，在先申请撤回，该情况针对的是本国优先权。

分案：分案申请的提出不会影响母案的状态，即两者通常情况下分别正常审查。

4.在后申请能否作为优先权基础，分案能否再次分案。

优先权：由于作为优先权基础的在先申请为申请人的第一次申请，因此，享有优先权的在后申请不能作为其他申请的在先申请被要求优先权。

分案：分案可在特定条件下再次分案，该特定条件包括：一是首次分案的母案处于可分案的状态;二是首次分案申请收到审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见或者分案通知书。

5.申请人、发明人的有关规定。

优先权：对于外国优先权，要求优先权的在后申请人与在先申请文件副本中记载的申请人应当一致，或是在先申请文件副本中记载的申请人之一;对于本国优先权，要求优先权的在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人应当一致。发明人未作规定。

分案：申请人应当与原申请的申请人相同，发明人应当是原申请的发明人或其中的部分成员。

四、优先权原则和分案申请制度的适用性

优先权原则主要用于申请的开始阶段，其目的是为了让申请人有充分的时间准备申请文件，分案申请的使用一般是在申请的结束阶段，其目的是为了继续审查。在常见的专利申请中，二者通常分别单独使用，即有的申请享有了优先权，有的申请进行了分案。

虽然二者的适用阶段不同，但可结合使用，并且，二者的结合使用能够为申请人争取更大的利益。由于作为优先权基础的在先申请要求为首次申请，而分案并未要求母案为首次申请，因此，享有优先权的在后申请可以作为母案提出分案，但不能要求分案申请的优先权。根据上述特点，可将优先权原则和分案申请制度结合用于专利申请。

二者的结合使用可参考以下方案：申请人在具有最初发明构思时，为了争取较早的申请日，在较为仓促的情况下提出最初的专利申请（如提出一项发明专利申请或实用新型专利申请），此时专利申请文件中还存在需要完善的地方，如权利要求书不够完美;根据优先权原则，申请人可要求该最初的专利申请（即在先申请）的优先权，且能够在该在先申请的申请日（即优先权日）起十二个月内对该在先申请进行修改和完善并提交在后申请。该在后申请进入审查后续阶段时，可对其分案，此时，该在后申请成为母案，分案申请日与母案申请日相同，由于该母案又作为在后申请享有在先申请的申请日，因此该分案的申请日为上述优先权日。如该在后申请获得授权，可通过对该在后申请分案来争取获得多项专利，如该在后申请被驳回，可通过对该在后申请分案来实现继续审查以争取获得授权。

由此可见，优先权原则和分案申请制度的结合使用相比于二者的单独使用而言，不仅增加了尽可能获得多项授权的可能性，还使得授权的专利能够占有较早的申请日。

五、结语

虽然优先权原则和分案申请制度由专利法不同的条款规定，针对不同的情况、基于不同的立法精神建立，存在诸多不同之处，但二者也有诸多相似特点，存在内在联系，将二者结合使用能从尽早确定申请日和尽可能多地获得授权两方面来为申请人争取更大的利益，能够极大限度地保障和扩张申請人的权益。

参考文献：

[1]专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010.

[2]周长玲.知识产权法[M].北京：中国政法大学出版社，2017.