商标俗称问题的法律保护

金 宁

(华东政法大学 知识产权学院,上海 200042)

商标俗称,是指社会公众给予某一商标通俗的称呼,其一般能够与特定经营者之间建立稳定的指向联系。与传统意义上的商标不同,这些商标俗称并非是特定经营者自己有意使用,而是由社会公众广泛使用,于是当第三人注册该商标俗称时,对商标俗称是否应保护以及如何保护这一问题就引发了大的争议。在我国关于商标俗称被抢注的案件中,许多案件案情相似,而判决结果却迥异(见表1)。同时,我国理论界对该问题应如何规制也尚无统一认识。

本文以此争议为背景,尝试从商标结构的符号学分析入手,对商标俗称案件中是否应当允许第三人注册商标俗称、商标俗称所指向的经营者能否对该俗称享有权益,以及若享有权益应适用何种法律依据实现保护等问题进行探讨,以期为商标俗称的法律保护提出更为合理的方案。

表1 国内商标俗称纠纷案件总结表注笔者在无讼案例网上以“商标”“俗称”“在先使用”“注册”为组合关键词，检索到30份判决/裁定书。在此基础上，选取了符合以下任一标准的案例作为分析样本(标准一：诉讼程序较为完整，经历了一审、二审及再审程序；标准二：案件在社会上具有一定影响力；标准三：判决书说理比较充分)；并在此基础上在商标评审委员会网站上查找了相关的商评委裁定书。检索时间为2018年7月6日。

表1 国内商标俗称纠纷案件总结表(续)

一、规制抢注商标俗称的必要性

(一)司法实践及理论界对此问题的看法

当第三人注册特定经营者的商标俗称时,对于是否允许第三人注册,我国司法实践判决态度不一,且发生了较大转变。在相关案件中,商标权人几乎都是主张依据(旧)《商标法》第三十一条,认为俗称构成“在先使用并有一定影响的商标”。但法院则存在不同的认识:最早的索爱案一审,法院认为“索爱”俗称构成索尼爱立信公司未注册、已经使用的商标,应当受到保护,不允许第三人注册;而二审和再审法院都反对这一看法,认为“在先使用”必须是权利人自行使用,“索爱”这一俗称没有能受法律保护的民事权益。伟哥案和巴黎之花案延续了不保护商标俗称、允许第三人注册的思路,然而到了广本案和广云贡饼案,法院一改以往不保护商标俗称的态度,较为统一地认为特定经营者通过商业经营,已经与俗称建立了稳定联系,因此商标俗称是特定经营者已经使用并有一定影响的商标,应当受到保护,不允许第三人擅自抢注。

早期认为商标俗称没有受法律保护的民事权益的判决,过于拘谨在法条的表面文义,忽视了“商标使用”的真正内涵;同时,此种看法只注重讨论商标权人的一方权益,忽视了消费者权益以及对竞争秩序的影响。而近几年强调“商业经营+特定联系”的判决在禁止第三人抢注的结果上体现了对消费者利益和竞争秩序的维护,但在判决说理上,对于为何将商标俗称权益赋予特定经营者,而非创造使用者这一问题,并未作出有力的论证。

不同于司法实践,我国理论界对商标俗称是否应当受保护这一问题认识较为统一,理论界普遍认为承载着特定经营者商誉的商标俗称应当受到保护,不应允许第三人擅自注册。但是学者们对于商标俗称保护的法律依据却发生了分歧:有学者认为俗称与原商标[注]本文将经营者自己享有商标权的商标称为“原商标”。之间构成近似关系,因此依据(新)《商标法》[注]下文如无特指,《商标法》均为2013年修正《商标法》。第五十七条第一项,他人注册商标俗称侵权了原商标的商标权;[注]持此观点的学者有:王坤:《商标俗称注册行为的实体法思考——以巴黎之花商标侵权纠纷案为分析对象》,载《法学论坛》2011年第5期;李琛:《对“商标俗称”恶意注册案的程序法思考》,载《知识产权》2010年第5期;黄汇、谢申文:《驳商标被动使用保护论》,载《知识产权》2012年第7期。也有学者认为社会公众对商标的使用使得商标俗称与特定经营者形成了稳定的对应关系,因此可以适用《商标法》第三十二条,将商标俗称作为商标权人在先使用且有一定影响的商标。[注]持此观点的学者有:邓宏光:《为商标被动使用正名》,载《知识产权》2011年第7期;王晓芬:《论商标俗称私益保护及其实现进路》,载《成都理工大学学报(社会科学版)》2018年第2期;高荣林:《商标权产生的第三种方式——社会公众的使用》,载《中华商标》2012年第6期;杨敏:《“HYSTERIC”商标行政纠纷案引发的《商标法》第三十一条适用的再思考》,载《电子知识产权》2010年第11期。

“商标近似保护说”在实现结果公正的基础上,强调文义解释、体系解释达成和谐的一致性,但这种看法并没有看到第三人抢注俗称行为背后的逻辑;同时“在先使用保护说”之所以没有成为主流观点,是因为其颠覆了传统的“商标使用”理解,却未充分论证为何经营者没有自己使用俗称,却可以对俗称享有权益的正当性。

商标俗称是否存在应受法律保护的民事权益以及具体如何保护,笔者认为,解决此问题必须立足商标的结构本质以及第三人抢注商标俗称行为的实质,在此基础上确定抢注商标俗称应否受到规制以及如何规制。

(二)商标的本质是能指与所指的关系

商标是由能指、对象和所指组成的三元结构,能指即有形的外在符形,对象是符形所附着的商品,而所指则是商业出处或商誉。[1]有学者认为商标符形(能指)只是一种媒介,商标的灵魂是出处或商誉(所指),[2]商标权的客体是商标符形所承载的商誉。[3]对此,笔者有不同看法:将商标所指当成商标最重要、最核心部分的观点,无法解释商标能指本身的识别功能和价值,其忽视了能指与所指之间的关系。在现代符号学中,符号是一种关系,一种二元或三元关系。索绪尔认为符号就是能指与所指构成的二元关系,[4]皮尔斯则把符号解释为符形、对象和解释的三元结构。[5]作为一种符号,商标的本质就是有形的能指、体现为出处或商誉的所指之间的联系。[6]麦肯锡教授也尤为强调商誉与商标符形之间的联系,他认为商标标志与商誉是一对连体婴,至死不能分离。[7]

意指行为赋予给定符形以特定意义,使得能指和所指结合成为符号这一统一体,而符号能指和所指之间的关系就是意指关系。[8]没有所指的能指只是一个空壳符形,不具有任何社会意义;而在意指作用发生前,所指也只是一片混沌,无法为人感知。在商标领域,赋予了意义后的商标标志可以代表出处或商誉,将其用在商品上能够激起消费者对相关商誉信息的联想,商标标志与商誉之间稳定一致的意指关系,是商标法保护的客体。当一个商标标志与特定经营者建立起稳定联系后,正是基于这一稳定联系,消费者依靠商标能指即能找到对应经营者提供的商品;对于经营者而言,这一稳定联系能够帮助其实现商标所产生的利益。[9]因此,只有商标能指与商誉所指之间稳定的联系不被破坏,商标背后无形的商誉才能受到保护。

(三)抢注商标俗称破坏了意指

符号产生后,其生命在于社会认可这个符号的能指和所指之间的意指关系约定,如果一个符号诞生后不能得到社会对其约定的认可,其就会走向衰亡;另一方面,无论是群体性的约定俗成,还是权威约定,一旦约定成功,它都要求符号使用者严格遵循这种约定,如果符号使用者违背了社会约定,这些符号往往会给正常的认知交集活动造成障碍,而且很难得到社会的认可。

商标俗称被社会公众广泛使用,已经与特定经营者建立起强烈稳定的对应联系,其已然成为一个事实上的实质商标。然而在商标俗称抢注纠纷中,法院判决允许第三人注册俗称,强行切断商标俗称与特定经营者已经形成的客观联系,破坏了商业环境中既有的符号秩序。第三人注册商标俗称成功后,新意指关系并没有得到社会的“约定”和认可,该俗称仍然对应着原经营者,第三人正是想要利用商标俗称与原经营者的意指关系来实现牟利目的:对消费者来说,商标俗称在其心里仍然代表着原经营者,其遵循着原有的意指关系去购买商品或服务,这必然会导致产生混淆和误导;对于原经营者来说,其附着在俗称上的商誉被第三人不正当侵占,如果第三人的产品质量低下,还会导致社会对其评价降低,损害其商誉;对于俗称这一商标来说,第三人的使用违背了社会约定,消费者按照商标俗称去购买商品或服务,却买到了第三人的商品或服务,在发现上当受骗后,其往往会极为厌恶该第三人的行为以及该商标俗称,其也不会再次购买载有该俗称的商品或服务,而待第三人将原有意指关系的价值榨取干净后,该俗称也会失去意义,造成极大的浪费。

第三人抢注商标俗称的行为既损害了特定经营者的经营利益以及消费者的信赖利益,同时,其企图利用欺骗来达到混淆的目的,并非商标法所鼓励的诚信经营和竞争法所鼓励的以经营实力取胜的公平竞争,该行为恰恰是商标法所要规制和解决的混淆意指关系、侵犯商标权的行为。

图1 商标俗称被抢注后的意指结构

二、保护商标俗称的路径选择

在规制抢注商标俗称的路径选择上,理论界有“商标近似保护说”和“在先使用保护说”两种主张。对于究竟应该如何保护商标俗称,规制抢注俗称行为,笔者认为有必要在厘清这两者的差异基础上,探究第三人抢注俗称真正损害的对象后给出合理妥适的结论。

(一)近似保护与在先使用保护

“商标近似保护说”首先明确反对将《商标法》第三十二条作为保护商标俗称的法律依据,其认为商标权取得意义上的商标使用,不包括社会公众的使用,只能是经营者自己主动地将某一标志作为商标进行使用。其理由主要在于:(1)我国商标法和商标实施条例中对商标使用规定的方式都表明“实际使用”应当是经营者自己实施使用行为,因此商标使用的主体只能是商标权人自己;(2)商标俗称是由社会公众创造,其与特定经营者的联系也是社会公众使用产生的结果,根据洛克的劳动财产学说,将社会公众的劳动成果赋予该特定经营者显然不公;(3)商标权是一种私权,根据私法自治原则,权利的取得必须尊重商标权利人的自由意志,将社会公众的使用结果强加给经营者有违意思自治原则。虽然“商标近似保护说”反对将商标俗称之上的权益赋予给特定经营者,但其认为允许第三人注册商标俗称将导致特定经营者的商誉受损,造成消费者产生混淆,因此其主张商标俗称与原商标是近似关系,构成原商标的近似商标,虽然有些俗称与原商标在音形义等直观意义上并无直接近似关联,但俗称的使用会产生混淆的结果,混淆结果可以放宽对商标近似度的要求。[10]

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“在先使用保护说”则认为社会公众使用商标俗称产生了与经营者自己使用商标相同的法律效果,对于通过使用取得商标权益的,可以是经营者自己的使用,也可以是社会公众的使用[注]理论界把社会公众的使用称为“被动使用”,但笔者认为不妥,下文将会对此作出解释。。其理由主要在于:(1)社会公众对商标识别作用的认可,是一个标志能够成为商标的核心因素,即使是经营者自己使用商标,也有赖于社会公众对商标的使用才能最终成为商标;(2)商标俗称承载着经营者的商誉,俗称背后的商誉是经营者的劳动结果,保护商标更重要的是保护商誉,因此经营者享有商标俗称的权益完全符合财产劳动学说;[11](3)商标的显著性可以违背经营者的意志而独立存在,社会公众对商标的认知效果比经营者的意志更为重要。在先使用保护说认为俗称所指向的经营者可以依据《商标法》第三十二条,主张商标俗称是其在先使用的商标,以此来禁止他人注册。

上述两种模式虽然都主张禁止第三人注册俗称,但实则是对商标俗称有着完全不同的定性,导致在保护方式和后果方面也相差巨大。“商标近似保护说”是一种间接保护方式,通过经营者对原商标的商标权来禁止他人注册近似商标俗称,此时经营者对商标俗称是不享有任何权益的;而“在先使用保护说”则是一种直接保护方式,经营者基于社会公众的使用而享有对该俗称的先用权益,此时俗称是一种直接可以受到法律保护的民事权益。在后果上,如果第三人未注册俗称而仅仅是将俗称使用在了自己的商品上,如果认为俗称是近似商标,那么经营者就可以以自己的商标权主张第三人构成商标侵权,寻求《商标法》的救济;而如果将俗称认定为是一种在先使用的商标,那么经营者只能寻求《反不正当竞争法》第六条禁止仿冒条款,或者第二条一般条款来寻求救济,如果经营者想要获得《商标法》上的救济,则必须先将商标俗称注册为自己的商标。

(二)抢注俗称破坏的是俗称与商誉间的意指关系

如下面的图2和图3所示,商标俗称通过社会公众的使用,已经稳定地与特定经营者形成了意指关系2,商标俗称与原商标具有同一指向性,是多符同义的关系。但原商标与特定经营者之间的意指关系1并不能代替意指关系2,社会公众建立起来的意指关系2有时甚至会弱化或暗化意指关系1。比如在我国提起“伟哥”,相关公众都知道这是一种治疗男性性功能障碍的药品,而“万艾可”却不被人熟知;提起“路虎”,消费者能立刻联想到是一种性能极佳的越野车,而“路华”却不为人知。同样,在“索爱案”中,法院认为“索爱”商标不是驰名商标也是因为不能将原商标索尼爱立信标志与索尼爱立信公司之间的意指关系1,用到证明“索爱”与索尼爱立信公司的意指关系2上去。这些都表明原商标与商誉的意指关系1与俗称与商誉的意指关系2是不相同的,也不能相互替代。

商标法并非保护能指本身,而是保护能指与所指所建立起来的稳定意指关系。也因此,商标法所要禁止的就是破坏或者干涉这种联系的行为。[12]根据“商标近似保护说”,第三人抢注俗称的行为,滥用并破坏了原商标与其出处信息或商誉之间的联系,侵犯的是特定经营者对原商标的专用权。但是如下图所示,商标俗称通过社会公众的使用,已经稳定地与特定经营者形成了意指关系2,第三人抢注俗称想要利用的也是意指关系2,而非意指关系1,事实上第三人干涉或破坏的是商标俗称与特定经营者之间的意指关系2,并没有干涉或者破坏原商标与所指之间的意指关系1。真正影响了意指关系1的是社会公众的俗称使用行为,因此第三人抢注俗称的行为不构成对原商标商标权的侵犯。由此,“商标近似保护说”要保护的对象并未受到侵害,不能适用《商标法》第五十七条第一项。

(三)经营者享有俗称权益的正当性

商标俗称客观上与特定经营者之间形成了稳定的对应联系,其应受到商标法的保护这一点应当毋庸置疑,但为何可以将商标俗称作为特定经营者的在先使用商标,使之享有商标俗称之上的权益,这一点仍需充分论证。

根据“制造商激励理论”,赋予经营者以商标专用权,阻止他人盗用或侵占其商誉,能够提高经营者进一步扩大生产、提升商品质量和水平的动力。[13]当商标标志承载着经营者的商誉,商标标志与经营者的商誉之间存在着稳定的意指关系时,商标法就是通过保护商标标志与商誉之间的意指关系来实现对无形商誉的保护。对商标俗称而言,虽然俗称这一符号,以及俗称与经营者商誉之间的联系是社会公众所做出的贡献,但该俗称稳定指向地是特定经营者,其背后体现的也是经营者努力建造的商誉。[14]试问倘若俗称对应的特定经营者自己去注册了该商标俗称,其应当是可以获得注册的,然而俗称这一符号并非其设计,俗称与商誉之间的联系也非其自己使用建立起来的,该经营者却可以通过注册获得该俗称的商标权以及俗称之上的全部利益。如此,过分强调社会公众对俗称符号和对联系建立的贡献又有何意义?可见,将符号选用和建立联系的努力看得重于创建商誉的努力,是一种本末倒置、颠倒手段与目的的做法。作为财产权的商标权,保护商标的核心价值就在于保护商标之上承载的良好商誉,而这一商誉正是源自于经营者的辛苦经营。当商标俗称已经成为经营者商誉的象征时,使经营者享有对该商标俗称的民事权益符合制造商激励理论的要求。

在商业环境中,具备识别来源功能的符号才可以成为商标,因此可以说与所指形成稳定意指关系是商标的一个必要条件,但这一要件是否足以成为商标的充分必要条件,还需要考察经营者使用是否是一个必须的条件。

同时,《最高院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第26条[注]《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第26条:商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用,均可认定为商标法第四十九条第二款所称的使用。规定“其他不违背商标权人意志”的使用,均可认定为是商标法意义上的使用;《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第2条[注]《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第2条在商业活动中,使用商标标识标明商品的来源,使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式,均为商标的使用方式。也规定商标使用是“表明商品的来源,使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体”的行为。《商标法》第四十八条以及相关司法解释都意在强调商标使用是一种能够发挥商标标志识别商品来源作用的行为,从而区别于规避“三年不使用撤销”的象征性使用和合理使用中的叙述性使用。

最后,笔者认为学界一直在探讨“主动使用”与“被动使用”是有误导性的。经营者自己使用与社会公众使用只是使用主体的不同,并不能区分主动和被动,“被动”一词含有违背当事人意愿的意思,具有贬义评价。而实际上,如果将商标俗称作为一种在先使用权益赋予给特定经营者,并非都是违背其意愿的,只有当其明确反对社会公众用俗称指代其时,社会公众的使用才能被评价为是“违背其意愿”。

我们说,商标的生命在于使用。[16]“使用”的核心是发挥商标的识别来源作用,也即商标意指实现的过程,意指并不仅指官方或社会第一次将所指赋予能指即宣告完成,而是每一次使用都是意指实现的过程,这一次意指实现实质上都是社会对该商标意指关系的认可,得到社会普遍认可的符号具有稳定的意指关系,即具有商标所必须的识别来源功能。由此可见,通过使用取得商标权益的,不应将重点放在对使用主体的关注上,而应该是看使用有无产生商标法所必须的稳定一致的意指关系。社会公众对商标俗称的使用使得商标俗称已经与特定经营者之间形成了稳定的意指关系,构成了商标法意义上的实质商标,经营者自己的使用并非一个必不可少的条件。

因此,依据《商标法》第三十二条认为经营者可以基于社会公众的使用而对商标俗称享有先用权益具有完全的正当性。对于有学者认为如果允许违背经营者意志而独立成立商标使用行为,其会导致权利人可以以第三人的侵权行为构成自己的商标使用,从而导致“撤三”制度设置落空。笔者不同意这种看法,三年未使用的商标之上没有与经营者之间形成意指关系,该商标之上也很难说有任何商标权人的商誉可言,他人使用这一商标对应的是自己的商誉,实现的是不同的意指关系,商标权人无论如何也不能将指向他人商誉的使用行为解释成自己的使用。

三、完善公众使用规则的建议

(一)正确解读公众使用行为的法条

商标俗称保护问题之所以在学界一直争论不休,原因在于我国商标法对商标使用的规定不够明晰。《商标法》第三次修改在第四十八条中指出了商标使用的内涵,即商标使用是一种识别商品来源的行为,但是其列举的商标适用情形都主要是经营者自己使用的情形,外延过于狭隘,才会导致相关案件的法院和学者认为公众使用行为是商标使用行为没有法律依据。

笔者建议在法条表述上,将商标使用的定义和使用方式分开,具体可修改为:“本法所称的商标的使用,是指将特定标志作为区分商品或服务来源的行为。它包括但不限于下列使用方式:(1)使用在商品、商品包装或容器上;(2)使用在商品或服务交易文书上;(3)使用于广告宣传和展览以及其他商业活动中”。这样修改的意义在于既突出了商标使用的本质属性是识别来源功能的发挥,又澄清了商标使用既包括经营者自己使用,也包括社会公众使用,社会公众使用能够产生商标使用的事实效果和相应法律效力。

(二)尊重经营者的意愿

在支持在先商标保护说的学者中,有人主张社会公众使用行为可以完全不考虑商标权人的意志。但笔者认为此种做法有失妥当。在“广云贡饼”案的二审判决文书中,最高院指出某一标志是否成为商标关键在于标志与商品之间的联系是否已稳定存在,不在于使用方式是主动还是被动。本案与之前索爱案案情事实有较大差异,因此判决结果不同,这里的差异就是经营者的主观态度。

将商标权益赋予特定经营者必须考虑经营者的主观意愿。例如国际著名奢侈品商标Louis Vuitton,其在商品上使用的商标主要是Louis Vuitton的简称LV,因LV在中国用拼音读起来与“驴(lv)”同音,故在中国时尚界LV也被戏称为“驴牌”。LV的定位是卓越品质、杰出创意的艺术象征,而“驴牌”则显得又土又低端,与其奢侈品的典雅气质完全不相配。即使通过社会公众使用,“驴牌”与LV公司形成了稳定对应的意指联系,LV公司也不会想要对“驴牌”享有任何权益,如果此时法院一纸判书判决“驴牌”为LV公司的在先使用商标,不仅完全违背了LV经营者的主观意愿,还会给LV公司和LV商标在社会上造成负面影响。

既然商标是一项民事权益,就应当允许经营者放弃对于其商标俗称所享有的权益。但基于保护消费者不受混淆和公平自由的竞争秩序,也不应当允许第三人将俗称注册据为己有,笔者认为如果经营者放弃对俗称的权益,此时俗称就是公有领域一个具有稳定意指关系的符号,商业环境下,任何人都不能主张对其享有权益,如果第三人使用或者注册了该俗称,经营者可以通过《反不正当竞争法》第六条禁止仿冒条款或第二条一般条款来寻求保护。

四、结语

互联网时代的发展使得商品销售渠道大大增加,也使得消费者对商标有了更多主动运用的机会,消费者不再是单一的商标接受者,他们也成为了商标的开发者和传播者。商标俗称这一现象在今后会越来越多地出现,这就要求我们法律人对此有足够充分和理性的认识。

商标俗称经社会公众广泛使用,已经与特定经营者及其商誉形成了强烈稳定的指向关系,是一个事实上的商标,对其进行法律保护是商标法的应有之义。第三人意图通过抢注商标俗称将其占为己有,就是看中了该俗称与原特定经营者之间稳定的意指关系,以此可以实现侵占商誉牟取不当利益的目的,因此抢注商标俗称破坏了该俗称与特定经营者商誉之间的联系,对此行为必须予以制止,保护商标俗称也是打击恶意抢注的必然要求。当商标俗称已经承载着特定经营者的商誉时,使经营者享有对该商标俗称的民事权益能够实现保护经营者商誉,促使其提高生产经营效率的目的。让经营者对商标俗称享有在先使用权益符合实质正义的要求,也未违背商标法规范文本的可能文义。