论专利诉讼中的禁止反悔原则

陈源成

本文论述了专利诉讼中的禁止反悔原则的起源，在我国的适用上应以法官职权主义适用为主，被控侵权人适用为辅的做法，灵活适用禁止反悔原则。同时，也论述了禁止反悔原则在审批过程中以及在诉讼中权利人的注意事项

一、禁止反悔原则的起源

禁止反悔原则，亦即禁反言（prosecution history estoppel），该原则源于美国最高法院对禁止反悔原则作出解释的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，因此该原则又被称为Festo estoppel。它是专利侵权判定及专利诉讼中的一项基本原则，其含义是，专利权人如果在专利审批（包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序）过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩（如限制性的修改或解释），则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。

Festo判例确立了禁止反悔原则在专利侵权诉讼中的适用。在美国专利商标局的审批程序中，审查员曾指出，第一个专利申请对工作过程的叙述不清楚不符合美国专利法第112条的规定且一些权利要求多重引用。于是发明人的该申请进行了修改，权利要求增加了新的限制：该装置包括一对单路密封环并且其外套由可磁化材料制成。第二个专利申請也在复审程序中增加了对单路密封环的限制。此后，这两份专利申请获得了批准。

此案还引申出了两个不同的全面禁止反悔原则，即美国法院系统多年来所采用的灵活禁止反悔原则和联邦巡回上诉法院在此案中确立的全面禁止反悔原则（Complete Bar或Absolute Bar）。后者相对于前者的区别在于是否严格遵守对在专利审查过程中放弃的权利要求全面禁反言，不考虑任何因素的严格排除在专利保护范围之外。但最终，联邦最高法院还是以灵活禁止反悔原则为参照判决联邦巡回上诉法院判决无效，即自始不发生效力。

二、禁止反悔原则在我国的适用

我国《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这是我国明确在法律层面上规定了禁止反悔原则。

禁止反悔原则实际上是对等同原则的限制，是为了防止专利权保护范围的无限扩大而作的平衡原则，平衡的是被控侵权人在专利侵权诉讼中引用等同原则时能够使法官更客观的确定专利的保护范围。

而对于适用该原则是采用灵活禁止还是全面禁止的适用方法，笔者认为灵活禁止更符合马克思主义主客观相统一的原则。主观上，权利人对其放弃或承认区别于讼争专利的陈述很可能在当时并非是其真实意思表示，也并未预见有可能在将来专利侵权案件中因适用禁止反悔原则而导致败诉的后果。客观上，若权利人放弃或修改的意思表示是基于当时的技术无法预见的可能出现侵权等同物的后果而作出的，且其并非是为了取得专利权而作出的放弃，而是由其它原因致使专利权人不可能被合理地要求在权利要求中表述该等同物，此种情况也不应适用禁止反悔原则。总之，如由于权利人基于当时的技术不能预见，若预见就不会作出该放弃或修改的意思表示，而又基于审查程序的限制不得不作出的权利修改或放弃，此种情况，应排除禁止反悔原则的适用，否则，权利人应对其放弃或修改权利的行为负责。

三、禁止反悔原则在专利审批过程中的注意事项

禁止反悔原则能适用的前提，是专利权利人在专利审批过程中为了满足法定的授权要求而不得不对专利权利作出相应的修改，包括修改或放弃已有的专利技术，而这种修改或放弃的后果就可能导致禁止反悔原则的适用。因此，权利人若想最大限度的降低因适用禁止反悔原则带来的不利影响，则要在审批过程中不得不作对权利技术修改或放弃时注意以下几点：

（一）在修改权利技术要求时应充分论证可能出现的等同物

（二）修改后的技术描述应尽可能的接近原有技术描述

（三）若有可能，还应在修改权利描述时作市场调研

四、在专利诉讼中适用禁止反悔原则时权利人的注意事项

即使在审批前对专利权利技术作出修改时作了充分的预见和准备，也难免将来真的出现等同物导致侵权时而被引用禁止反悔原则的情形，因此，在专利诉讼中若被提出适用禁止反悔原则，则权利人应注意以下几点：

（一）审核书面证据看是否证据充分能证明权利人确有对权利要求技术描述作出修改。

现实中，能提出适用禁止反悔原则，基本上是都有去国家知识产权局调取过相关档案，里面肯定有明确的记录权利人有做过的修改或承诺，否则权利人自可不予认可，虽此种不予认可情况出现的可能性不大，但审核书面证据对权利人来说是必要的，这也为后面进一步提出抗辩意见提供基础。

（二）权利人的重心应放在现有侵权物使用的技术是否与权利人当初放弃或修改的技术相符上

权利人当初作出的是对专利技术的限制性解释，被控侵权物是否就利用了权利人当初放弃或修改前的技术，还是只是利用了与权利人放弃或修改前的技术相似的技术，则是权利人要重点论证的对象。且这种放大的解释也不利于国家制定专利法保护专利的初衷，因此对法律在不允许权利人反悔而适用禁止反悔原则的时，也应防止等同原则被多重适用。（作者单位：福建闽佑律师事务所）